美國預先發明轉讓協議的分析及啟示

唐素琴 周軼男

2014年4月1日國家知識產權局向社會公布了《職務發明條例（送審稿）》（以下簡稱《條例》），社會各界特別是企業界認為《條例》相關內容有干預企業經營自主權的嫌疑，這也成為《條例》出臺受阻的主要原因之一。有學者認為，美國作為市場經濟發達的國家，法律對雇主的權益沒有進行過多干預，我國更不應該通過立法對企業經營自主權予以過多干預。事實上，美國在“雇員優先”模式下對雇員權益有特殊的保護措施，突出表現在預先發明轉讓協議及其限制上。

美國預先發明轉讓協議產生的背景

1790年美國國會通過的第一部《專利法》第111條規定：“申請專利，除本編另有規定外，應由發明人書面向專利與商標局局長提出。”這一規定奠定了美國“雇員優先”的發明制度的基礎。1793年修改后的《專利法》同樣強調專利權僅授予美國公民個人。在1840年“雇員發明”概念被正式提出以前，美國發明專利以個人創意為主，鮮有個人發明家愿意受集體組織束縛進行發明創造的。1840年以后，雇員與雇主之間的發明專利權利歸屬和利益分配問題逐漸走進法官的視線。19世紀末期，以研發為目的的雇傭大量出現，雇主與雇員間因發明創造產生的矛盾愈來愈激烈。到了20世紀初，為解決與日俱增的雇主與雇員之間的發明權屬矛盾，美國雇員發明制度開始嘗試在契約的基礎上按貢獻分配專利利益的方法。其中以1924年高等法院審理的Standard Parts co.vs.Peck（標準件公司訴派克）案為代表。法院認為，只要企業在契約中明確該發明專利屬于受雇發明的性質，且企業為該發明的產生作出了貢獻即付給雇員相當數額的酬金，并為發明人提供了足以使發明產生的物質技術條件，企業就應當擁有與該雇傭意圖相關的發明專利的完整權屬。此后，越來越多的企業選擇在雇傭合同簽訂之時，確定雇傭的性質或明確雇傭期間產生的發明專利的歸屬問題，預先發明轉讓協議隨之廣泛出現。

預先發明轉讓協議的合法性及正當性分析

預先發明轉讓協議的法律依據。

不同于針對已有專利簽署的發明專利轉讓協議，預先發明轉讓協議（Pre-invention Assignment Agreement）多是就未來雇傭關系發生期間或者雇傭關系結束后的一段合理期限內就雇員發明做出的權屬約定，通常在私營企業中普遍存在。在雇傭發明的權屬分配和利益分配過程中，此類協議產生的糾紛具有普遍性、典型性。

20世紀90年代，美國《專利法》未對專利應當授予雇員發明人還是雇主作出明確的規定，而是將雇員和雇主視為一個統一的發明實體，并籠統地授予其專利權，美國專利法相關規定的缺失使得其難以在雇員發明糾紛上直接適用。實踐中，雇主通常會在簽訂雇傭合同時提出與雇員簽署發明轉讓協議，要求其書面同意將其在雇傭期間所做出的發明轉讓給雇主。或者將預先轉讓發明的條款寫進雇傭合同作為“能否入職”的決定性條款，同時雇員還有協助轉讓專利運營的義務等。除此之外，盡管預先發明轉讓協議中約定的條款多樣化，但其權屬分配方案大多都傾向于雇主利益，雇員的專利權屬以及利益空間常常受到不公正的擠壓，這為意思自治原則在勞動合同領域的適用增加了障礙。一直以來，法律工作者們試圖在此類協議上找到一個雙方利益的平衡點，法官也通過判例確定了一系列的普通法規則來分配這些預先權利，但具有私人性質的雇傭協議在意思自治原則下大多會巧妙地規避這些普通法規則。當這些避開法律規定的預先發明轉讓協議產生糾紛后被呈上法庭時，除非雇主在簽訂協議時過分擴大其可以獲得的發明專利權屬范圍，法庭反而很可能會支持這些預先發明轉讓協議，因為他們認為這些合同未超出雙方意思自治的范圍，并恰好填補了《專利法》中相關規定的空缺。

20世紀70年代以來，各個州試圖通過立法限制雇主濫用雇傭合同談判中的優勢地位，分別對預先發明轉讓協議作出嚴格的限制，其中有三個州出臺法案禁止將某種專利的預先轉讓作為簽署雇傭合同的前提條件。1977年明尼蘇達州首次對雇員“自由發明”、雇傭發明權屬可分配的范圍及發生糾紛后的證明責任作出界定：雇員發明人享有對雇傭發明范圍之外的發明專利權利歸屬，且負有證明該項發明落入法令禁止的雇傭分配范圍的義務；華盛頓州則規定此種情況下的證明責任應歸雇主承擔；不同于其他的州立法，加利福尼亞州通過縮小“雇主”的范圍以減少該類協議附搭雇傭合同的適用。雖然這些州立法都試圖平衡雇主與雇員在此類協議中的地位，但其結果都只是對預先發明轉讓協議的適用現狀帶來微小的影響，且各個州立法均未涉及雇員發明的獎酬問題，雇員發明人仍須在無任何獎酬的情況下和雇主簽訂專利權屬分配協議。

預先發明轉讓協議的正當性分析。

將預先發明轉讓協議作為雇傭合同的前提條件是否有其正當性？本文認為其正當性仍然有待考量。

首先，預先發明轉讓協議本質上是一種射幸合同，在簽訂預先發明轉讓協議時具有極大的不確定性，雇主無法期待雇員百分之百作出有價值的發明專利，雇員也無法絕對地保證其未來的創造性智力成果的產生和智力成果的價值。倘若雇員的發明成果價值產生的收益遠高于預先發明轉讓協議中約定的收益，使得協議中約定的收益分配方式顯失公平，或者入職后雇員并沒有產生有價值的創造性智力成果，這些情況都會使得先前的預先發明轉讓協議陷入難以調和的糾紛。

其次，依一般社會經驗，雇員有提供一般性智力勞動的合同義務，而由于創造性智力成果是一項具有極大隨機性和偶然性的特殊智力勞動凝結物，在雇傭合同中簡單地將特殊的創造性智力成果同一般性智力成果看待并約束雇員或者雇主，將導致極不穩定的、不合理的甚至不平等的雇傭關系。

再次，企業是以實現其自身利益最大化為目的的，對于給付雇員薪金之外的其他獎勵，若無法律的規制則并無其他動力來源，企業可能會通過提高獎勵門檻、故意貶低發明人發明專利的價值等方式暗中否定自己設定的雇員獎勵措施，防止雇員主張雇傭關系期間產生的發明專利歸自己所有而帶來的專利權屬糾紛。

有學者建議將原本由雇主享有的“工場權”反轉，賦予雇員發明人，倘若協議約定專利權屬部分或者全部歸雇主所有，雇員得以無償、非獨占的方式使用該發明，但雇員發明人不得將該“工場權”轉讓給第三人或允許第三人實施該發明專利。通過這樣的方式，一方面可以使得雇員獲得獎酬的權利間接地得到保障，雇員獲得的收益很大程度上由其自由支配，雇員可得利益會有很大的彈性空間。但是，這種解決方案缺乏可行性的考慮，雇主完全可以通過制定類似于競業限制等的規則為雇員發明人的可得權利設置障礙，使得雇員發明人的“工場權”難以有效實施，相應地，雇員發明人的應得利益也就難以得到保障。

結 論

無論是美國的“雇員優先”模式還是我國“雇主優先”模式的雇員發明制度，在制度安排上都是雇主利益與雇員利益博弈的結果。如何在這對矛盾中尋求平衡，是不同制度國家不斷探究的問題，因為其制度設計優劣直接關系到科技創新的成效。相比較美國，我國雖然在雇員發明獎酬方面作了相對具體的規定，但以往這些規定適用的情形過于單一，報酬計算方式難以操作。2015年修訂后的《中華人民共和國促進科技成果轉化法》及其配套規定盡管對職務發明的獎勵比例做了下限規定，但對獎勵的落實仍然缺乏具體程序保障。《職務發明條例草案（送審稿）》在第四章第十九條中專門規定了雇主應聽取職務發明人對獎酬意見的義務和單位對職務發明人就其職務發明產生的經濟效益的告知義務，第二十三條具體規定了雇主發放獎酬的時間節點等等，草案的這些規定能夠幫助雇主確定一個合理的獎酬標準并使得行政機關發揮相關行政監管職能行之有據，也會給司法審判提供依據。

基金項目：本文為中國專利保護協會2017年委托課題《職務發明相關政策性文件梳理》階段性成果，課題編號（Y7530181G4）。

（來源：《法制與社會》2017年30期）

（作者單位：中國科學院）