“337調查”中ITC如何對待PTAB的專利無效判決

Joshua Goldberg 臧晨 Anthony Berlenbach

在《進出口經理人》雜志2017年9月刊上，我們發表了一篇題為《使用雙方復審機制應對“337調查”》的文章，討論在美國國際貿易委員會（ITC）專利訴訟案件（即“337調查”）中ITC如何對待專利審判及上訴委員會（PTAB）的專利無效判決。本文繼續探討ITC及上級法院在過去1年中有關這個問題的最新案例。如下文闡述，這些案例進一步支持我們之前提出的建議，即早日開始雙方專利復審（IPR）可以幫助“337調查”的被告減少ITC不利判決帶來的負面影響。

“337調查”可對被告產生很大的負面影響。美國國會授權ITC對侵犯美國專利的產品下達排除令，以命令美國海關拒絕任何侵權產品進入美國市場。此外，該排除令甚至會延及非當事人的產品。通常情況下，ITC會在發起調查后的16～19個月內做出最終裁定。因此，“337調查”具有速度快、威力大的特征。

另外，美國國會在美國專利商標局確立了一項快速高效的專利無效程序，即IPR，允許專利復審的請求人在PTAB挑戰專利的有效性。近期判決數據顯示，通過IPR無效專利的成功率高于其他法律程序。因此，在聯邦地區法院的專利侵權案件中，被告通常將發起同期IPR作為應訴策略，以爭取在IPR審理期間暫停地區法院案件的進程。當IPR判決專利無效時，地區法院的案件隨即會結案，從而幫助被告節省大量時間和訴訟費。

然而，尚不明確IPR判決如何影響ITC進程。IPR的速度不及“337調查”。PTAB一般會在復審請求人提出復審請求6個月后決定是否應啟動IPR，并在決定啟動后的12個月內做出最終裁決。因此，考慮到“337調查”的被告通常在調查開始后才提出IPR請求，當PTAB決定啟動IPR時，ITC行政法官的初審可能已經進行了大半。

在2017年的文章中，我們討論了在ITC的“939號”調查案中，ITC排除令涵蓋的專利中有兩項權利要求在IPR中被PTAB判決無效。2016年8月，ITC宣布暫停執行排除令中涉及這兩項權利要求的部分。ITC做出該決定時使用了自由裁量（discretionary）權，并強調如果被告的產品使用其他未被無效的涉案專利，其仍然會被排除在美國市場以外。

然而，在隨后的“945號”調查案中，ITC對PTAB的專利無效判決卻采取了不同的處理方法。2017年8月，ITC拒絕了被告Arista在PTAB判決涉案專利無效后提出的暫停執行排除令的動議。直到Arista在PTAB的無效判決被上訴至聯邦巡回上訴法院并被維持原判后再次提起動議，ITC才同意暫停執行排除令中涉及無效專利權利要求的部分。

根據相關法律，若排除令基于的條件不復存在（如涉及的事實、法律或公眾利益發生變化），ITC可暫停排除令。ITC通常將聯邦地區法院的專利無效判決視為可以觸發暫停執行排除令的條件。但是在“939號”和“945號”調查案中，ITC卻沒有對PTAB的專利無效判決采取同樣的態度。

在2016年的Cuozzo Speed Techs.， LLC v. Lee一案中，美國最高法院指出PTAB關于撤銷專利的判決通常與聯邦地區法院的專利無效判決具有同等效力。此外，早在2013年，在解釋經過上級法院核準的美國專利局關于專利無效和撤銷權利要求的最終判決所具有的約束效力時，聯邦巡回上訴法院就指出：沒有依據認為法院和專利局做出的最終的并經過上級法院核準的專利無效判決具有不同的約束力。因為相關法律規定專利局必須撤銷無效權利要求，國會也據此明確賦予專利局進行專利復審的權力，并且因為撤銷后的權利要求不能再作為專利侵權案件的基礎，所以最終的并經過核準的專利局無效判決理應對其他相關專利侵權案件具有法律約束力。

當ITC在“945號”調查案中最初拒絕暫停排除令時，其認為：（1）PTAB判決并不禁止ITC對專利有效性作出相反的結論；（2）在專利局正式撤銷無效權利要求前ITC都有權下達排除令，并稱“IPR或專利再審程序中被無效的權利要求在所有上訴途徑窮盡和專利局正式撤銷該權利要求前仍然應該視為有效”。

ITC尚未就其在2018年4月做出的暫停“945號”調查案排除令的決定給出明確理由。但是，ITC在其暫停意見書中指出原告Cisco上訴PTAB無效判決至最高法院的期限已過。因此，盡管專利局尚未正式撤銷被PTAB判決無效的權利要求，ITC意識到Cisco已經窮盡所有上訴渠道，使得權利要求的撤銷變得不可避免。

當ITC在“945號”調查案中做出上述兩個相反的決定期間，相關的聯邦巡回上訴法院判例法也發生了變化。2018年5月，在XY， LLC v. Trans Ova Genetics， L.C.一案中維持PTAB就涉案專利無效的原判時，聯邦巡回上訴法院自發地討論了PTAB專利無效判決對其他法律程序的影響：“無論是地區法院還是PTAB的專利無效判決，在經過上級法院核準后，都具有‘禁止反言作用，即禁止其他相關未決案件就專利有效性做出相反的判決。”聯邦巡回上訴法院的解釋表明：所有可能上訴渠道（例如，上訴至最高法院）窮盡前，ITC應尊重聯邦巡回上訴法院的對上訴案件的自由裁量權，并應將聯邦巡回上訴法院核準的PTAB判決視為足以導致立即暫停排除令的條件。

雖然聯邦巡回上訴法院明確PTAB判決對相關專利侵權案件具有“禁止反言”作用，但是ITC在此的立場并不明朗。這是因為在“945號”調查案中，ITC先前拒絕暫停排除令時暗示PTAB的無效判決沒有“禁止反言”作用， 而在后來暫停排除令時既未提到上述XY案件，也未詳細闡述暫停的原因。此外，ITC對暫停排除令享有自由裁量權，且“945號”調查案顯示ITC在所有可能上訴渠道窮盡前或在專利局正式撤銷權利要求前可能會暫停排除令。所以，人們并不明確ITC究竟認為何時才可以暫停排除令。當然，我們相信當PTAB判決和ITC排除令越來越頻繁地相互影響時，ITC將會進一步考慮并闡明其在PTAB判決爭議專利無效時將如何運用該自由裁量權。

綜上所述，最新的案例繼續表明“337調查”的被告值得將IPR程序作為應對策略的一個重要環節。如果“337調查”的潛在被告在調查開始前就發起IPR，PTAB有可能在ITC判決前做出專利無效判決，從而有助于減少或消除ITC訴訟對被告的不利影響。“945號”調查案顯示ITC愿意在聯邦巡回上訴法院維持PTAB無效判決后或者甚至在專利局正式撤銷無效權利要求前暫停排除令。此外，早日開始IPR可以產生連鎖效應，影響相關未決訴訟。專利被IPR無效的概率很高，因此，IPR有助于被告減少可能陷入“337調查”的爭議專利的數量，縮小權利要求的范圍，并提高和解的可能性。

Joshua L. Goldberg （高叔華）

美國飛翰律師事務所合伙人。高叔華律師的主要執業領域為在美國專利審判和上訴委員會（PTAB）和美國專利商標局（USPTO）的雙方復審（IPR）、覆蓋商業方法專利復議（CBM）、和授權后復審（PGR）程序，及隨后在美國聯邦巡回上訴法院的上訴。作為首席顧問或后補顧問，他在超過150件的雙方復審（IPR）、覆蓋商業方法專利復議（CBM）、和授權后復審（PGR）程序中代表請愿人和專利所有人處理涉及軟件、圖像處理、消費電子產品、移動應用程序、制造業、半導體、電子金融、互聯網、云計算、汽車、醫療儀器以及化學等技術的專利。他還曾合著《專利審判和上訴委員會庭審從業者指南》（美國律師協會知識產權法分會）。

臧晨

美國飛翰律師事務所律師。臧晨博士在專利執業領域的范圍很廣，包括撰寫及申辦與電子和機械工藝相關的專利；為客戶提供咨詢意見和組合管理；在訴前調查，州法院訴訟及與通信技術和機械裝置相關的國際貿易委員會（ITC）調查中給予協助。此外他還根據客戶的獨特需求，幫助他們制定商業秘密規則和流程。

Anthony Berlenbach

美國飛翰律師事務所法務助理。Anthony Berlenbach的執業領域涵蓋專利法的各方面，包括專利訴訟、專利申請和知識產權許可。他的技術領域包括機械、電子系統、醫療器械、制藥、化妝品和游戲產業。