不正當行為抗辯制度之移植可行性及設計構想

徐棣楓

內容摘要：《專利法》第四次修改中增加了“申請專利和行使專利權應當遵循誠實信用原則”的內容，但尚缺乏具體的制度設計，將難以發揮其應有的遏制惡意訴訟、促進建立和維護創新市場公平競爭秩序的積極作用。從制度設計上來看，可借鑒美國的不正當行為抗辯制度，當有證據表明原告違反了誠信與善意義務、不正當地獲取專利時，被告可在專利侵權訴訟中主張這一抗辯，如果法院認定不正當行為成立，則會判定涉案專利將不具有可執行力。中國可參考已有的現有技術抗辯制度，來移植美國的不正當行為抗辯制度，并進行相應的制度設計。

關鍵詞：誠實信用原則不正當行為抗辯制度 專利權行使 專利法修改

《專利法》第四次修改送審稿第一次引入了“誠實信用原則”，體現在第14條中新增加了一款，即“申請專利和行使專利權應當遵循誠實信用原則”。此條被普遍認為是引入了《民法總則》第7條“民事主體從事民事活動，秉持誠實，恪守承諾”中所規定的基本原則。此次在《專利法》中植入“誠實信用原則”雖然彌補了原則性條款的缺失，對促進專利領域的公平競爭秩序具有重要指導作用，但要發揮其應有作用，離不開相應的具體制度設計的構建。

一、“誠實信用原則”之涵義及植入《專利法》之意義

“誠實信用原則”是以實現在制定法的解釋適用中的具體的妥當性為目的而生成發展起來的。〔1 〕學界一般認為其起源于羅馬法中的誠信契約和誠信訴訟。如羅馬法《法學階梯》第1卷第1篇第3條就宣示羅馬法的準則是“誠實生活、不犯他人、各得其所”。〔2 〕1804年《法國民法典》首先規定了契約之履行必須遵守誠實信用原則，此后，《德國民法典》 〔3 〕《瑞士民法典》 〔4 〕等國法律也相繼對該原則進行了明確規定。“誠實信用原則”的內涵與外延相當寬泛，其不僅適用于債權債務關系，而且隨著該原則的發展，其適用范圍被擴充至了民法中的一切權利義務關系。正因為此，其被視為民法的基本原則，并被譽為民事活動的“帝王條款”。根據該原則的內涵，民事主體進行民事活動必須意圖誠實、善意、行使權利不侵害他人與社會的利益，履行義務信守承諾和法律規定，最終達到所有獲取民事利益的活動，不僅應使當事人之間的利益得到平衡，而且也必須使當事人與社會之間的利益得到平衡。由此可見，“誠實信用原則”涉及兩重利益關系，即當事人之間的利益關系和當事人與社會之間的利益關系；“誠實信用原則”的目標，就是要在這兩重利益關系中實現平衡。〔5 〕專利制度不僅要充分維護專利權人的合法利益，也要充分顧及社會和公眾的合法利益，需要在兩者之間實現一種合理的平衡。〔6 〕

知識產權具有私權的根本屬性，是民事權利體系的一部分，民事制度中的相關學說、理論與規則可以為知識產權制度與規則提供理論上的支撐，并對完善知識產權法律救濟體系起到重要的補充作用。〔7 〕專利制度作為一項基本的民事法律制度，在民事活動領域中所遵循的基本原則理應同樣適用于專利領域。專利權作為一項法定的民事權利，民事主體雖可依其意志進行獲取和行使，但并不可隨心所欲，必須遵循“誠實信用原則”，在法律允許的范圍內、以法律允許的方式進行，并不得損害公共利益或者不合理地排除、限制競爭。將民事制度中的基本原則“誠實信用原則”移植入《專利法》進行明確規定：首先，進一步強化了專利法的民事私法地位和專利權的民事私權地位，強化了“私法自治”在專利法這一部門法中的存在感，民事主體可依其自由意志對專利相關活動進行自治。其次，有針對性地在專利法這一部門法框架下引導人們樹立誠實信用觀念，強調專利申請人在申請專利、專利權人在行使專利權的過程中必須誠實、守信；在追求自己利益的同時，必須兼顧他人權益和社會公共利益。再次，使法院能夠合理處理立法者所未預見或難以預見的社會發展或倫理價值變遷所產生的利益沖突，〔8 〕賦予法院自由裁量的權利，給予司法活動以創造性和能動性。法院不僅可以對已有專利立法條款進行限制、補充和協調，使得即使在缺乏具體法律規定的情況下，亦可依此原則斷案。同時，亦可依其所追求的衡平原則，對個體之間或個體與社會之間的利益進行衡平。此外，將“誠實信用原則”移植入《專利法》，對于遏制實踐中廣泛存在的惡意專利申請、惡意專利訴訟將具有重要的現實意義。

從《專利法》第四次修改送審稿第14條所規定的“申請專利和行使專利權應當遵循誠實信用原則”這一內容來看，在專利法框架下，需要遵循誠實信息原則的行為分為兩類：其一是申請專利的行為；其二是行使專利權的行為。對于第二類即行使專利權的行為應當遵循“誠實信用原則”在現行《專利法》和專利司法實踐中已經有所體現，例如現行《專利法》對假冒專利行為的懲罰制度的規定，最高法院司法解釋對廣泛使用的“禁止反悔原則”的確立以及司法實踐對“多余指定原則”的拋棄等。而對于第一類即申請專利應當遵循“誠實信用原則”，在現行的專利相關立法中并不存在相應的制度安排，司法實踐難以對違反“誠實信用原則”的專利申請行為加以規制。當一個在專利申請程序中，通過違反“誠實信用原則”而獲得專利權的專利權人行使專利權將他人告上法庭時，《專利法》雖然提供了專利無效宣告程序以及現有技術抗辯，但前者程序復雜時間冗長，后者適用條件限制嚴格，無法涵蓋所有違背“誠實信用原則”的行為，效力也僅及于個案，被告無法對原告進行直接有效的抗辯。因此，有必要研討將“誠實信用原則”如何落實到具體制度層面，從而有效發揮“誠實信用原則”對規范專利申請，遏制惡意訴訟的作用。一個較為可行的方案是借鑒美國的不正當行為抗辯進行具體制度設計。

二、美國《專利法》的不正當行為抗辯

在美國的司法實踐中，為了防止相關權利人對專利制度進行濫用，衡平法院通過個案創設了不正當行為原則。〔9 〕此原則是一種衡平規則，來自于一項更為基礎的普通法原則——“不潔之手”，該原則反對任何欺詐或不誠信行為，并拒絕向那些實施欺詐或者不誠信行為的主體提供禁令或公平救濟。〔10 〕

不正當行為原則是專利侵權訴訟中的被告可在專利侵權訴訟中針對原告的專利權主張行為提出的一項抗辯原則。該原則是一項司法創制原則，其可追溯至美國最高法院審理的三起案件：Keystone Driller v. General Excavator案、〔11 〕Hazel-Atlas v. Hartford案 〔12 〕和Precision v. Automotive案，〔13 〕這三個案件均涉及專利申請人隱匿證據，在這些案件中美國最高法院認為專利權人的“不潔之手”可使他們的專利不具有可執行力。〔14 〕

依據美國37 C.F.R. §1.56之規定，專利申請人有義務向美國專利商標局披露其所知道的對可專利性有重要影響的信息，如果其有意未披露，那么就有可能導致不正當行為的成立。〔15 〕當有證據證明專利權人在向美國專利商標局申請專利的過程中，違反了其應向美國專利商標局所承擔的誠信與善意義務，實施了實質性失實陳述或疏漏了可能對美國專利商標局授予專利權的決定有不利影響的信息時，被告可在訴訟中主張該抗辯。不正當行為一旦成立，其后果將相當嚴重，不僅會使涉案專利的全部權利要求都不具有可執行力，〔16 〕而且在特定情形下，還可能會導致其他相關專利亦不具有可執行力；〔17 〕更有甚者，不正當行為還可能會使該專利權人專利資產中的主要部分均不可執行，尤其是專利權人的專利資產中有較多專利是涉案專利的同族專利或續展專利。〔18 〕由此可見，此項原則比因缺乏新穎性或創造性而被宣告無效的后果要嚴重，因為后者僅對受到質疑的特定的權利要求產生影響。〔19 〕

專利侵權訴訟中的被告在進行不正當行為抗辯時，需要證明專利權人：（1）對重要信息進行了誤導性陳述、未披露重要信息或者提供了錯誤的重要信息；（2）有對美國專利商標局進行欺騙的意圖。〔20 〕為了進行有效抗辯，被告首先需要證明專利權人進行誤導性陳述的、未披露的或者提供錯誤的信息是“重要”信息，即如果不是因為這一“信息”，專利就不可能被授權。關于何為“重要”，美國法院通過司法實踐形成了不同的測試標準。有些法院使用客觀“例外”測試，如果所述信息能夠在客觀上阻止專利被授權則它就是重要的；〔21 〕有些法院則使用主觀“例外”測試，該測試的關注點在于所述信息是否使得審查員對本不應該授權的專利進行了授權。〔22 〕此外，還有“但可能有……”測試，該測試標準則檢測對信息的誤導性陳述或者未披露是否合理地影響了審查員對專利申請可專利性的認定。〔23 〕此外，依據美國37 C.F.R. §1.56之規定，重要信息包括美國專利商標局未擁有的任何下列信息：（1）該信息獨自或與其他信息結合能夠導致該專利無效的初步證據；（2）該信息駁斥或不符合專利申請人針對美國專利商標局作出的不具有可專利性的審查意見而提出反駁或爭辯意見的立場。〔24 〕但美國后期的司法實踐又表明，重要信息的范圍又不僅限于此，在確定信息是否“重要”時，法院通常還會使用“理性審查員”測試，該測試檢測是否存在一種實質性可能會使理性審查員認為該信息對于其決定是否給予一項專利申請以授權時很重要，〔25 〕即重要信息應包括任何理性審查員在決定申請是否具有可專利性時所認為的重要信息。〔26 〕

除了需要證明信息“重要”以外，還需要證明專利權人在申請專利時有意對美國專利商標局進行了欺騙。關于何謂“欺騙”，在Kingsdown Medical Consultants， Ltd. v. Hollister， Inc.案中，美國聯邦法院認為至少得有“重大過失”才能證明存在欺騙意圖；〔27 〕大部分的司法實踐都需要被告能夠證明專利權人知曉或應當知曉其忽略未提供的信息或提供的失實陳述信息為重要信息。〔28 〕由于很難直接證明專利權人曾有對美國專利商標局進行欺騙的意圖，法院也允許通過客觀事實以及與案件相關的環境證據來推測該意圖。〔29 〕早期的司法實踐亦允許當有強勢證據證明信息的重要性非常高時，即使并沒有充足的證據證明專利權人曾有向美國專利商標局意圖進行欺騙的意圖，不正當行為亦可成立。〔30 〕寬松的不正當行為的認定標準，使得專利申請人開始向美國專利商標局提供大量的IDS（Information Disclosure Statement）文件，這無形中大大增加了美國專利商標局的文件審查壓力。2007年專利改革法案對不正當行為的認定標準進行了限縮，該法案要求對重要性和欺騙意圖需要進行分別證明，被告除了需要提供證據對誤導性陳述的或者未披露的信息的重要性進行證明，而且在此證據之外，還需要證明有事實表明專利權人存在為了誤導或者欺騙審查員而不披露重要信息或者提交誤導性的重要信息的誤導或欺騙行為。〔31 〕

由此可見，不正當行為原則是一項美國司法創制原則，其賦予專利侵權訴訟中的被告以抗辯權，以對抗通過欺騙或者誤導而不正當地獲取專利的專利權人所提出的專利侵權訴訟主張。該原則只規制通過不正當行為獲取專利后的權利行使行為，究其原因在于即便是通過不正當行為獲得專利，但若不經行使，其對社會也不具有現實的危害性。為了審查專利權人在專利申請過程中是否存在不正當行為，法院需要以“理性審查員”的標準來審視專利權人誤導性陳述或者未披露的信息是否足夠重要以致使專利申請不具有可專利性。不正當行為抗辯一旦成功，將會導致涉案專利不具有可執行力，即法院將不會支持專利權人提出的禁令、賠償等侵權訴訟主張。

三、不正當行為抗辯制度的正當性及移植可行性

（一）不正當行為抗辯制度的正當性

專利契約論是專利制度的一項基礎性理論，其揭示了專利制度的本質是發明人與社會公眾之間達成的一種契約。按照該理論，專利制度實質上是一種發明人與社會公眾之間訂立的契約，按照這種契約，發明人以公開其發明創造作為代價，來換取社會對其專利權的承認。〔32 〕發明人向社會公眾公開其專利與國家代表社會公眾向發明人授予專利是一種對價關系，而且這種對價必須做到充分，專利制度對專利要進行充分公開的要求就體現了這種對價關系的充分性：根據該要求，專利說明書應對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準；當本領域的普通技術人員根據說明書的記載不能實現發明或實用新型所記載的技術方案的時候，發明人對專利的公開程度就沒有達到這種對價關系的要求，即對價不充分，專利申請不符合授權條件，依法不能被國家授予專利權。對價不僅需要做到充分，而且還需要做到有高度。對價的“高度性”要求權利人向社會作出的其發明具備新穎性、創造性及實用性的承諾必須實現，在其違背諾言時，社會理所當然地可以撤銷其已經獲得的權利或宣告已經獲得的權利無效。〔33 〕此外，對價還應當具有正當性。專利制度將對發明創造作出實質性貢獻的人規定為發明人，并規定發明人對其發明享有申請專利的權利，并要求發明人向社會公開的發明必須是親自作出的，而非從他處竊取所得，體現的是其對社會的實質性貢獻，唯有此才有獲得專利授權的正當性。“正當性”體現的是發明人不得獲得超過其對社會所作出的實質貢獻以外的排他權利，也不能獲得本不屬于他的排他權利。上述理論體現的是一種宏觀社會契約論，揭示了發明人披露發明的社會義務以及獲取專利的正當性要求。

專利契約論除了宏觀層面上的社會契約論，還存在微觀層面上的契約論——民事契約論，其將發明人申請專利與國家授權專利過程視為是合同的要約與承諾過程。在1911年美國的Century Electric Co.v.Westinghouse Electric & Mfj.Co.案件中，法院將專利表述為是政府與申請人之間通過要約與承諾的方式簽訂的契約：申請人向政府發出公開發明的要約，而政府承諾保證其享有17年的專有使用權和銷售權。〔34 〕在美國司法實踐看來，專利申請人向美國專利商標局申請專利的過程就好比是個體與政府進行合同談判一樣，正如合同詐騙成立可使合同無效或者被撤銷一樣，針對美國專利商標局所為的不正當行為亦可使專利不具有可執行力。〔35 〕在這種民事契約論下，專利申請人不正當獲取專利的行為被視為是一種合同惡意欺詐行為，依法可產生欺詐所為合同行為的法律效果。民事契約論揭示了專利申請人在申請專利的過程中必須誠實守信，不得行惡意欺詐以不正當地獲取專利，否則，依法將產生欺詐之民事行為的法律效果。

由此可見，無論是依宏觀社會契約論，還是依微觀民事契約論，專利披露都是專利申請人的一項契約義務，而且其對這項義務的履行必須能夠實現對價：從“量”的維度來看，對價必須充分，必須充分公開其技術方案以使本領域的普通技術人員能夠實現其專利；從“質”的維度來看，對價必須有質量，所公開的發明應當符合可專利性授權條件（新穎性、創造性和實用性）；從“正義性”維度來看，對價必須具有正當性，向社會公開的必須是其親自作出的發明創造，體現的是對社會的實質性貢獻，不得不正當地獲得超出其社會貢獻的非正當性利益。

（二）移植不正當行為抗辯制度的可行性

1.中、美專利法都規定專利申請人有提交參考資料之義務

不正當行為原則規制的是違反誠信與善意義務的行為。依據美國37 C.F.R. §1.56的規定，與專利申請的提交和審查程序有關的任何個人對美國專利商標局均負有誠信與善意義務，包括向美國專利商標局披露其所知的、與可專利性相關的所有重要信息。而中國《專利法》也對專利申請人規定有提供參考資料的義務，體現在《專利法》第36條第1款之規定：“發明專利的申請人請求實質審查的時候，應當提交在申請日前與其發明有關的參考資料。”這些參考資料主要是指發明人在完成發明過程中所參考借鑒的與其發明相關的技術資料，包括專利文獻、科技書籍、科技期刊等，申請人應當選擇其中與發明關系最為密切的資料提交國家知識產權局。〔36 〕同時，《專利法》第四次修改送審稿亦規定了“誠實信用原則”的義務，即兩國都規定了“誠實信用原則”，同時，又對申請人規定了提交有關資料的義務。

2.違反“誠實信用原則”的后果

根據美國專利司法實踐，如果專利申請人違反法定的誠信與善意義務，通過欺詐而獲得專利權，那么這項權利將不具有可執行性，即在專利侵權訴訟中，法院可依被告對不正當行為原則的主張而駁回專利權人之侵權主張。中國《專利法》第36條第2款只規定了已經在外國提出過申請的申請人在指定期限內無正當理由逾期不提交該國為審查其申請進行檢索的資料或者審查結果的資料的，該申請被視為撤回，并未對除此之外的其他未提交參考資料的后果做出規定。

專利權是一種民事權利，專利申請人申請專利的行為亦是一種民事法律行為。依據《民法總則》第148條的立法精神，如果專利申請人故意向國家知識產權局告知虛假情況，或者故意隱瞞真實情況，誘使國家知識產權局作出授予專利權的錯誤意思表示的，此行為依法可被認定為欺詐。欺詐行為是旨在引起、強化或維持對方不正確看法之行為；該行為可表現為明確告知錯誤事實的積極作為，即“告知對方虛假情況”，亦可表現為消極不作為（消極欺詐），即“隱瞞真實情況”；但并非所有“隱藏真實情況”的行為均構成欺詐，消極不作為之構成消極欺詐，以告知義務之存在為前提。〔37 〕在專利申請人提交參考資料已經成為一項法定義務之情形下，無論專利申請人積極提交包含錯誤事實的參考資料之行為，還是以隱瞞真實情況而消極不提交參考資料之行為，均應構成民法上的欺詐。依據專利民事契約理論，違背“誠實信用原則”通過欺詐行為不正當地獲取專利之行為實質上是一種合同欺詐行為。《合同法》第54條第2款則規定，因欺詐而訂立的合同可被變更或撤銷，但如果該合同損害的是國家利益，則應認定為無效。由此可見，中國當前之相關立法已經為引入美國不正當行為原則創造了制度環境。

3.移植不正當行為抗辯制度的體制障礙

不正當行為原則是專利侵權訴訟中的被告可在訴訟中進行主張的一項司法抗辯原則，法院需要審查專利申請人是否實施了實質性失實陳述或疏漏了可能對美國專利商標局授予專利權之決定有不利影響的重要信息，而重要信息則應包括任何理性審查員認為的影響專利的可專利性的一切信息，由此可見，美國法院是以理性審查員的身份來審查涉案專利的可專利性問題。美國的司法體制，使得法院不僅能夠在訴訟中審理專利的侵權問題，還可在同案中審理涉案專利的可專利性問題，即美國法院可結合相關證據來審查涉案專利的新穎性、創造性、實用性等問題，這與中國的情況截然不同。在中國，專利侵權問題是由法院來審理的，而審查授權專利是否具有可專利性問題則是專利復審委員會的法定職責，在專利侵權訴訟中，即使被告提出涉案專利不具有可專利性的質疑，審理法院亦不能針對可專利性問題進行司法審查。中國專利侵權與可專利性問題的分權審查體制，使得移植美國不正當行為原則存在著一定的制度障礙，在專利分權審查體制不變的情況下，如何有效規避制度障礙則是決定能否移植不正當行為原則這一制度的關鍵。

四、中國不正當行為抗辯制度的設計構想

（一）相關司法指南嘗試——濫用專利權抗辯

中國《專利法》等相關立法雖然尚未規定不正當行為抗辯制度，但北京市高級人民法院《專利侵權判定指南（2017）》卻規定了濫用專利權抗辯。該《指南》第126條規定，“被訴侵權人提供證據證明涉案專利為專利權人惡意取得的，可以判決駁回原告的訴訟請求”。同時，該《指南》第127條將惡意取得專利權定義為：是指將明知不應當獲得專利保護的發明創造申請專利并獲得了專利權的行為。此外，該《指南》還列舉了五種惡意取得專利權之情況。〔38 〕由此可見，該《指南》規定的濫用專利權抗辯實質上就是美國的不正當行為原則，所規制的也是通過訴訟主張其惡意取得的專利權的行為，針對惡意專利權人的訴訟主張，賦予被告擁有對抗其訴訟主張的抗辯權。在筆者看來，該《指南》將此類行為規定為濫用專利權的行為似有不妥。從法律語義學的維度來看，有濫用專利權之情景，就必然應有正當行使專利權的情景。因此，此處之“專利權”應當是經過法定授權程序獲取的正當性權利，權利本身不存在瑕疵，并非權利人惡意取得之權利。從美國的專利立法與實踐來看，將企圖擴充專利權的法定保護范圍和法定期限的行為（如強行將非標準專利與標準專利進行一攬子許可，或者專利權到期后仍然要求支付許可費）規定為濫用專利權。〔39 〕由此可見，濫用專利權情景下的專利權應當是非惡意取得的專利權。而該《指南》所規定的幾種情形都屬于不正當獲取專利的行為，權利本身存在瑕疵，將其認定為美國法上的不正當行為可能更準確。

同時，該《指南》規定了濫用專利權抗辯成立的法律后果：可以判決駁回原告的訴訟請求，即使涉案專利不具有執行力，與美國不正當原則的法律后果是一致的。

（二）有益的相關司法嘗試

雖然不正當行為抗辯制度在中國專利立法中缺失，但是在相關司法實踐中早已進行了有益嘗試。在南京市中級人民法院審理的原告袁利中使用早已在國家標準中披露的技術方案申請的專利提起的侵權訴訟中，法院認為原告作為閥門制造加工行業從業多年的專業人士，應當知道我國《專利法》關于專利授權的規定和水暖用內螺紋連接閥門國家標準，但其卻利用我國專利授權制度對實用新型專利申請不進行實質審查的規定，將該國家標準早已充分披露的技術方案申請為“消防用球閥”實用新型專利，進而起訴他人，對他人的正常生產經營活動造成了干擾，可推定原告主觀上缺乏誠實信用，惡意申請專利并惡意提起訴訟。因此，法院依法駁回了原告的訴訟請求并判令原告賠償因此而給被告造成的損失。〔40 〕

2013年8月30日審議通過的《商標法》修正案中第一次明文規定了“誠實信用原則”，修改后的《商標法》第7條第1款規定，“申請注冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則”。隨后，最高人民法院在其再審的申請人寧波廣天賽克思液壓有限公司與被申請人邵文軍侵害商標權糾紛案中對“誠實信用原則”進行了適用。最高人民法院指出：以違反誠實信用原則惡意取得的注冊商標專用權，對他人的正當使用行為提起的侵害商標權之訴，不應得到法律的支持和保護。〔41 〕由此可見，在商標侵權訴訟案件中，也已經出現通過適用“誠實信用原則”否定惡意取得的注冊商標專用權的侵權主張，與美國不正當行為原則有著異曲同工的法律效果。商標侵權領域對“誠實信用原則”的司法適用對今后的專利相關司法實踐具有重要的風向標作用。

（三）以現有技術抗辯制度為模型設計中國版的不正當行為抗辯制度

美國不正當行為抗辯制度為遭受惡意獲取專利權的專利權人的侵權指控的被告提供了有效的救濟措施，被告無需另行提起專利無效請求，在訴訟中只需通過主張不正當行為原則即可進行抗辯，抗辯一旦成功，涉訴專利權就不再具有可執行力，專利權人的訴求也不再被法院支持。為有效發揮“誠實信用原則”對遏制非正常專利申請行為及其后的惡意訴訟行為的作用，在專利侵權與專利確權采司法和行政分離體制的中國，參考現有技術抗辯制度，將不正當行為抗辯制度移植至中國，將專利申請中的不正當行為作為違反“誠實信用原則”的一種具體類型，設計中國版的不正當行為抗辯制度，可能是一個行之有效的方法。

2008年修訂的《專利法》第62條規定了現有技術抗辯制度。依據該條規定，在專利侵權訴訟中，被告只要有證據證明其實施的技術屬于現有技術的，就不構成對原告專利權的侵犯。現有技術抗辯并非是要與專利權的效力相爭辯而去否定原告專利權的存在，僅僅是通過審查被控侵權物與現有技術之間的關系來否定原告專利權的行使。換言之，現有技術抗辯是否認原告專利權行使的抗辯。〔42 〕由此可見，現有技術抗辯與不正當行為原則抗辯都是一種針對原告專利權主張行為的抗辯權，兩者否定的都是原告專利權的可執行力而非專利權的有效性。

現有技術抗辯起源于德國的“自由技術水準抗辯”，出現該抗辯的原因是由于1891年《德國專利法》規定對專利權進行無效的除斥期間是5年，經過該期間，即使專利存在被無效的理由——比如將現有技術申請為專利——公眾亦不得對其提起無效。5年無效除斥期間的規定，妨礙了公眾使用現有技術的自由，“自由技術水準抗辯”應運而生。〔43 〕1941年德國修改《專利法》，刪除了對專利無效5年除斥期間的限定，但德國仍繼續沿用現有技術抗辯制度，以解決其專利分權審查體制下專利侵權訴訟的被告無法在侵權訴訟程序中對原告的專利提出無效質疑、而另行提出的專利無效程序又不能給被告提供及時救濟的問題。由此可見，現有技術抗辯與不正當行為原則抗辯又有著相同的制度設計原因：各種授予的專利權中都或多或少地存在不當授權現象，這導致公眾即使實施現有技術，也有可能落入他人被授予專利權的保護范圍，這是設立現有技術抗辯原則的主要原因。〔44 〕

現有技術抗辯制度與不正當行為抗辯制度有著共同的制度出發點，性質上都是針對專利權主張行為的抗辯權，但這并不意味著可以通過現有技術抗辯制度來實現對不正當行為的規制，這是因為兩者存在著本質的不同，其體現在：現有技術抗辯制度意在保障公眾自由使用現有技術的權利，而不正當行為抗辯制度則意在懲治通過不正當行為而獲取專利的行為；不正當行為抗辯需要對行為人的主觀惡意進行審查，而現有技術抗辯并不關注當事人的主觀方面；現有技術抗辯成立的后果只會影響權利人所主張的特定權利要求的可執行性，而不正當行為抗辯成立的后果不僅會影響權利人所主張的特定權利要求的可執行性，還會影響到同一專利中其他權利要求甚至是同族專利的可執行性。

雖然在適用現有技術抗辯原則時，法院審理的焦點在于被控侵權的技術方案是否使用了現有技術方案，并不要求依據現有技術方案來評判涉案專利的可專利性問題，表面上看法院并未涉及專利效力問題的審查。但是，將現有技術授予專利，理應屬于不當授權，其實質仍是可專利性問題，其背后仍然存在著對相對于現有技術不具有可專利性的涉案專利進行否定性評價的法律邏輯。設立現有技術抗辯制度的主要法律邏輯應是免除對不當授權的專利構成侵權的行為的法律責任，其所要解決的理想化模型應當是被控侵權的技術方案對涉案專利技術方案構成侵權的情況，通過賦予被告以抗辯權來使涉案專利權不具有可執行力。在此種情況下，將被控侵權技術方案與現有技術方案進行對比，其背后隱藏的邏輯應該是基于現有技術來審視涉案專利是否存在不當授權的問題，即此種對比本質上應是一種可專利性問題的評判，在理論上應與美國不正當行為原則的評判是一致的。

無論是將被控侵權技術方案與現有技術進行對比，還是將專利技術方案與現有技術進行對比，從理論上來講，其解決的都是不當授權問題，而不當授權問題體現的是技術方案不具有可專利性的問題。因此，法院在適用現有技術抗辯的理想模型應當是其以普通技術人員的身份來審視被控侵權技術方案是否針對于現有技術具有新穎性、創造性等可專利性問題，美國的Wilson案就體現了這一論證思路。Wilson案在美國現有技術抗辯制度的發展中具有重要意義。在該案中，美國聯邦巡回上訴法院發展出了“假想權利要求法”。法院認為可以想象一個“假想權利要求”，該權利要求在字面上覆蓋被控侵權產品，這樣問題就變成了“假想權利要求”是否具有專利性的問題：如果該權利要求不能被授予專利，則現有技術抗辯成立；如果該權利要求能夠被授權專利，則現有技術抗辯不成立。〔45 〕但是，中國的專利分權審查體制以及法院對技術的理解能力使得法院不能越權審理本應由專利復審委審理的可專利性問題，其不能使用在評判專利新穎性、創造性時所使用的評判標準來審視現有技術抗辯是否成立。因此，在司法實踐中，發展出了另外一套評判標準。這體現在2009年最高人民法院頒布的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第14條的規定：“被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征，與一項現有技術方案中的相應技術特征相同或者無實質性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實施的技術屬于專利法第六十二條規定的現有技術。”而北京市高級人民法院《專利侵權判定指南（2017）》又規定了更寬松的標準，該《指南》137條規定：“現有技術抗辯，是指被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征，與一項現有技術方案中的相應技術特征相同或者等同，或者所屬技術領域的普通技術人員認為被訴侵權技術方案是一項現有技術與所屬領域公知常識的簡單組合的，應當認定被訴侵權人實施的技術屬于現有技術，被訴侵權人的行為不構成侵犯專利權。”從“無實質性差異”標準到“等同”標準以及允許進行簡單組合的“公知常識“標準，這體現了現有技術抗辯的評判標準越來越寬松，雖然其與評判可專利性的標準還有一定差距，但卻越來越靠近可專利性的標準。

現行的“現有技術抗辯制度”給我們的啟發是：理論上應當采用可專利性評價標準的現有技術抗辯標準，受限于中國的專利分權審查體制以及法院對技術的理解能力的限制，發展出了不同于可專利性評價標準的其他評判標準（“無實質性差異”標準、“等同”標準以及允許進行簡單組合的“公知常識“標準）。這一司法實踐的發展路徑顯示出：法院依其職權可審、依其能力能審的，剝離依其職權不可審、依其能力不能審的。這給我們的啟示就是可以參考“現有技術抗辯制度”來移植和設計中國版的不正當行為抗辯制度。具體而言，在評判專利權人進行誤導性陳述的、未披露的或者提供了錯誤的信息是否符合不正當行為抗辯成立所要求的“重要”標準時，雖然法院不能采用《專利法》所規定的新穎性、創造性和實用性等專利授權審查標準來審視信息是否“重要”，但是法院可以采用“現有技術抗辯制度”所創立的“無實質性差異”標準、“等同”標準以及允許進行簡單組合的“公知常識”標準來審查所述信息是否是理性審查員在決定專利申請是否具有可專利性時所認為的重要信息。更為具體地，專利侵權訴訟的被告只能基于一份對比文件或者一份對比文件與公知常識的結合，而不能基于兩份或兩份以上的對比文件來主張該抗辯；法院在審理該抗辯是否成立時，應參照北京市高級人民法院《專利侵權判定指南（2017）》、最高人民法院的相關司法解釋、《專利審查指南》中分別有關“無實質性差異”“等同”以及“公知常識“的規定來審查所述信息是否屬于“重要”信息。這不僅適應中國的專利分權審查體制以及法院的技術理解能力，而且還具有一定的合理性，體現在專利申請人并不像專利審查員一樣能夠準確評判專利是否具有可專利性，從一個技術理解能力不如專利審查員的法官的角度來審視專利權人申請專利行為的正當與否具有更強的合理性。此外，對于不正當行為抗辯成立所要求的另一個要件——“欺騙意圖”，法院可按照民法中的民事欺詐的構成標準來進行評判。

《專利法》引入“誠實信用原則”，需要有具體化的制度設計，否則這一原則性規定將難以發揮規制專利申請和專利權行使的不當行為的作用。經由我國現有技術抗辯制度的確立和發展路徑，將美國專利司法實踐形成的不當行為抗辯移植到中國，在遵守專利確權和專利侵權職能分離的現有體制下，既可豐富和具體化《專利法》中的“誠實信用原則”，也可在實踐中有效遏制不當專利申請和其后的惡意專利訴訟行為。