英國專利檢索與實質審查程序初探與思考

許慧，劉笑明，趙小植

摘 要：本文介紹了英國知識產權局（UKIPO）在發明專利申請的檢索和實質審查程序方面的法律規定和審查實踐，分析了中英兩局在檢索方式及流程、檢索系統、客體審查程序等方面的差異，并結合在中英兩局均獲得授權的實際案例，對比其審查過程和結論，總結中英兩局不同的審查流程和考量角度。

關鍵詞：UKIPO；檢索；審查程序；客體審查

隨著我國科技的飛速發展，中國在國際上的影響力不斷提升，國內創新主體的知識產權保護意識也不斷加強，在申請專利時也傾向于通過PCT或巴黎公約途徑申請國外專利，以便為占領國外市場做好法律上的準備。歐洲市場一直是國內企業搶占的地方之一，在歐洲專利局獲得授權的專利在歐盟成員國內都自然獲得專利權，但伴隨英國“脫歐”進程，英國專利和歐盟其他國家專利的授權效力會有所變化，因而英國的專利制度也越來越受到重視。下面著重針對英國知識產權局（以下簡稱UKIPO）在專利的檢索和審查流程方面進行分析和探討。

1 檢索方式和流程

檢索是發明專利審查中的關鍵。根據英國專利法[1]第17條以及專利法實施細則第27條[2]關于檢索的規定，依申請人的請求，審查員應當對專利申請進行檢索。其中，對于不具備單一性的主題只檢索第一發明，其它部分需繳納檢索費方可進行檢索。

在UKIPO的審查實踐中，申請人提交申請文件后，自申請日或優先權日起4-6個月內，會先由檢索員進行首次檢索（first search），并在檢索記錄中詳細記載檢索的關鍵詞、分類號以及檢索式等檢索過程信息；接下來，申請人可以根據檢索結果進行修改或選擇放棄該申請（不再公開以及實質審查），相應地也不用繳納后續費用；在距離申請日或優先權日的18個月后公開，在距離申請日或優先權日至少21個月之后，由實審審查員參考首次檢索記錄報告的情況，進行進一步檢索（top-up search）并實質審查，也就是說，首次檢索和審查是分開進行的，檢索員與實質審查員不是同一人，實質審查中進行的top-up檢索會重點關注首次檢索日之前6個月內公開的文獻，以避免首次檢索時還未公開的相關文獻的遺漏；在審查過程中，根據申請人的修改以及案件事實等的改變還可以進行補充檢索（supplemental search）。

在UKIPO的檢索流程可以看出，其檢索通常是多次的，每件申請至少經過兩輪檢索，而且每次的檢索過程會詳細地記錄在系統當中，以便下一位檢索或審查該申請的審查員查看，這種多人式的檢索可以實現更充分的檢索，并通過不同人的檢索對檢索思路和策略做到補充，從流程設計層面避免漏檢的可能，也給予申請人一個最全面的檢索報告以及最具說服力的結論。并且，其在公開之前即進行首次檢索，比中國早很多，中國只能在公開以后進行實質審查程序后才進行檢索，除非提交了優先審查請求，UKIPO的這種做法，有利于申請人盡早根據檢索的結果來確定是否繼續該申請的后續程序，如果選擇放棄則不會公開其申請，這樣可以更好地保護申請人的利益。

2 實質審查程序

UKIPO對于發明專利申請的實審審查程序與中國基本相同，也是在檢索的基礎上對申請文件中存在的問題與申請人通過通知書和答復的形式進行交流，最終走向授權、駁回或視撤。然而，我們注意到，UKIPO對于客體的審查與另國有著很大的不同，尤其體現在客體審查的程序上。

在UKIPO，客體條件規定在英國專利法[1][2]第1條第（2）款：“包含如下主題的發明不是本法意義上的發明：

（a）發現、科學理論或數學方法；（b）文學、戲劇、音樂或藝術作品或任何其它美學創作；（c）智力活動、游戲或商業的方案、規則或方法，或計算機程序；（d）信息的表達。”

可見看出，在法律規定及立法思想上與中國基本一致。但具體到審查實踐中的程序卻有很大不同。

由于英國是判例法國家，在專利審查實踐中，UKIPO對于不授予專利權客體的審查主要來自法院的判例指導，目前通常采用的是Aerotel/Macrossan“四步法”[3]：

1、正確理解權利要求（properly construe the claim）；

2、確定實際的貢獻（identify the actual contribution）；

3、判斷該貢獻是否僅僅落入被排除的主題范圍內（ask whether the contribution falls solely within the excluded subject matter）；

4、判斷所述實際的貢獻或者聲稱的貢獻是否具有技術性（check whether the actual or alleged contribution is actually technical in nature）。

其中，步驟2是四個步驟中最關鍵也是最困難的步驟。需要在現有技術的基礎上，確定權利要求的實際貢獻，審查實踐中的重點在于“關注實質而非形式”，需要參考對比文件及公知常識，考慮發明“要解決的問題”、“發明如何運作”，“發明的優點”以及“發明實際對人類知識增加的內容”，也就是非公知常識和非現有技術的內容[3]。這種判斷有時是要基于檢索的結果或審查員站位本領域技術人員的專業知識來進行的，因而這一過程往往與檢索和新穎性、創造性的審查同步，這也是我們在UKIPO的通知書中經常看到可專利性與新穎性、創造性或其它實質性問題同時指出的原因。

我們知道，在中國對于客體的審查是在檢索和新穎性、創造性等其它實質問題的審查之前，如果申請的全部主題都屬于不授權專利權的客體，則屬于不必檢索的情形之一，那么審查員不必檢索即可發出通知書；對于一項權利要求，只有在屬于專利保護的客體前提下，才對其進行檢索以及后續的新穎性、創造性和其它問題的審查。這也是兩局在審查流程上的較大差異。對比兩種審查程序，可以看出，UKIPO對于客體的審查更側重技術方案的實質，即相對現有技術的“貢獻”所在，這有利于從發明構思的實質出發來判斷一件發明的可專利性，但對流程上的要求比較高，一般要基于檢索和對現有技術的把握。而中國的做法更利于程序的節約，客體條件作為其它實質性條件的前提來進行判斷，使得只有滿足客體條件時再進行檢索和接下來的審查，有利于節約審查資源。

3 總結

從中英兩國的專利法和專利審查指南，結合案例中審查過程和結論的對比可以看出，UKIPO在檢索的流程設計和系統數據庫方面有很多我們可以學習和借鑒之處，而在實質審查程序方面，尤其是對于客體的審查方面，兩局審查實踐中存在著很大的差異，審查標準和審查程序上的差異也導致了同族專利在兩局不同的審查結論。

參考文獻

[1]Intellectual Property Office， The Patents Act 1977（as amended）， 1 October 2014.

[2]Intellectual Property Office， The Patents Rules 2007（as amended）， 6 April 2017.

[3]Intellectual Property Office， Manual of Patent Practice， March 2017.

（注：第二作者對本文貢獻等同于第一作者）