“Bilski案”及其對我國商業方法專利審查標準制定的啟示

董遠溪

【摘 要】2009年6月美國最高法院再審“Bilski案”，宣布由State Street案確立的“具體、實用、有形”測試法不再作為商業方法專利的判斷標準，同時也否定了“機器或轉換”測試法作為商業方法專利審查的唯一標準。論文分析總結該案脈絡，并討論該案對我國商業方法專利的審查標準制定帶來的啟示。

【Abstract】In June 2009， the US Supreme Court re-examined the "Bilski Case"， and announced that the "useful，concrete，tangible" test method established by the State Street case was no longer a criterion for determining business method patent， meanwhile， it also denied the "machine or conversion" test method as the sole standard for patent review of business methods. The paper analyzes and summarizes the context of the case， and discusses the implications of this case for the establishment of the standards for the examination of business method patents in China.

【關鍵詞】商業方法；Bilski案；“機器或轉換”標準

【Keywords】 business method； Bilski case； "machine or conversion" standard

【中圖分類號】D923.42 【文獻標志碼】A 【文章編號】1673-1069（2018）09-0107-02

1 引言

《美國法典》第35篇第101條規定了四種法定專利對象：方法、機器、產品、組合物。此外，一個發明若想獲得專利權還必須滿足第102條規定的新穎性、第103條規定的非顯而易見性、以及第112條規定的適當開示三個要件。根據美國聯邦最高法院的先例，屬于自然法則、物理現象、抽象概念的發明類型屬于非法定主題，不可授予專利權，而商業方法是否具有可專利性一直是個頗具爭議的話題。

美國早期不保護商業方法專利，1908年的Hotel Security Checking案確立了商業方法除外原則。然而，1998年的State Street案推翻了商業方法除外原則，并確立了“實用、具體和有形的結果”的判斷標準。審理法院認為，雖然涉案專利的算法本身屬于抽象概念，但當實際應用該方法時，如果能夠產生“實用、具體和有形的結果”，則該方法屬于可專利主題。

State Street案后， 美國商業方法專利申請和授權量顯著增加。然而，迅猛增長的商業方法專利似乎并未使金融、電子商務的研發投入顯著增加，反而導致更多的訴訟糾紛，使經營者的商業經營產生更多不確定性。聯邦巡回上訴法院（CAFC）一直在找尋機會對State Street案所確立的商業方法判斷方式進行修正，而Bilski案正為CAFC提供了這樣的契機。

2 Bilski案裁判要點總結

2.1 案件背景介紹

Bilski和Warsaw申請了一種與買賣商品相關的對沖風險控制方法（專利申請號為08 / 833，892，在后文中被稱為“‘892專利”），其發明點在于通過一系列商業操作固定相關價格以減少市場波動帶來的潛在經營風險。

在‘892專利申請的審查過程中，審查員認為其權利要求不符合法定專利對象。審查員指出，該發明沒有實施在具體的裝置上而是僅涉及操控抽象概念，并且其旨在解決純粹的數學問題而不受實際應用的限制；因此，本發明不涉及技術技藝。

審查員認為：①所要求保護的主題由不構成法定專利對象的基本原則（即，數學算法）組成；②根據“技術技藝”測試，‘892專利申請并未體現“將科學和工程應用于機器和方法的開發中，以增強或改善人類條件，或至少在某些方面提高人類效率”。據此，審查員駁回了‘892專利申請。Bilski向專利上訴及沖突委員會（BPAI）提出上訴。

上訴過程中，BPAI在考慮該專利申請是否要求保護一種基本原則時，并未采用審查員所使用的“技術技藝”測試。相反，BPAI基于“有用、具體和有形”測試并以抽象概念不是法定專利對象為由維持了對‘892專利申請的駁回。Bilski繼而向聯邦巡回上訴法院提出上訴。

2.2 聯邦巡回上訴法院判決

聯邦巡回上訴法院于2007年10月1日以三人合議組的形式舉行聽證會。法院尤其關注以下五個問題：①‘892專利申請中的權利要求1是否屬于第101條規定的法定專利對象；②在確定某一方法是否屬于第101條規定的專利對象時應采用何種標準；③要求保護的主題是否因其包含抽象概念或心理活動而不具備專利適格性，以及包含有心理和物理步驟的權利要求怎樣才可以成為可專利主題；④根據第101條，一種方法或工序是否必須導致事物發生物理轉換或與機器相關聯才可以成為法定專利對象；⑤是否應重新考慮State Street案和AT&T;案，若是，應按照何種理由將其推翻。

聯邦巡回法院于2008年10月30日做出判決，宣告State Street中的“有用、具體和有形”測試不再適用，并且進一步確立了“機器或轉換”標準。

法院指出，如果存在以下情況，則“方法”具有可專利性：①它與特定的機器或設備相關聯，②它將特定物品轉換成不同的狀態或物品。除了“機器或轉換”測試的基本要素外，法院還對法定方法提出兩項額外要求：①使用特定的機器或物品的轉換必須對權利要求的范圍施加有意義的限制，②要求保護的方法中機器參與轉換不可以僅僅是微不足道的、不用于解決技術問題的活動。

具體到‘892專利，由于該專利權利要求不涉及轉換成任何物理對象，也不代表任何物理對象，該專利未通過“機器或轉換”標準測試，法院維持駁回‘892專利。

可見，聯邦巡回上訴法院認識到State Street案所確立的“實用、具體和有形的結果”測試標準過于寬泛，這直接導致產生大量權利穩定性并不確定的商業方法專利。聯邦巡回上訴法院確立“機器或轉換” 標準，其在一定程度上以限縮的方式解釋了第101條中的“方法”，使得商業方法專利的審查更為嚴格。

2.3 最高法院判決

原告不服聯邦巡回上訴法院的裁決，繼續上訴。2010年6月28日，美國最高法院對Bilski一案做出判決，維持聯邦巡回上訴法院的判決，認定相關發明不構成第101條所規定的法定專利對象。

最高法院多數意見認為，聯邦巡回上訴法院所采用的“機器或轉換”測試是判斷專利對象適格性的一項重要線索，但是該標準不是判斷專利對象是否適格的唯一判斷標準。至于如何認定方法是否具有可專利性，最高法院并未規定任何新的判斷標準。

除了最高法院多數意見，筆者認為法官Breyer的并存意見也很好地體現了法院對商業方法可專利性及商業方法審查標準的綜合考量。Breyer在該意見中稱：

首先，雖然第101條的內容很廣泛，但并非沒有限制。長期以來，法院一直堅持認為，自然界現象、心理活動和抽象知識概念不具有可專利性。

第二，眾多先例表明，法院認為，將物品轉換成不同的狀態或物品是用于判斷不包含特定機器的方法權利要求是否為法定專利對象的重要線索。

第三，雖然“機器或轉換”測試一直是“有用且重要的線索”，但它從未成為確定可專利性的“唯一測試”。

第四，雖然“機器或轉換”測試并不是判斷可專利性的唯一測試，但這絕不表示產生“有用、具體和有形結果”的對象即可被授予專利權。

可見，一方面，最高法院認可“機器或轉換”測試仍然是判斷專利適格性的重要標準，另一方面，最高法院也考慮到可能需要制定嚴格性低于該測試的新的審查方法，因此未將該測試作為專利適格性的唯一判斷標準。

3 Bilski案對我國商業方法專利審查標準的啟示

通過Bilski一案可以看出，在美國商業方法專利制度的實踐中，法院一直注重貫徹法律應具有可預見性的基本理念。

任何法律分支的一個基本問題在于，它提供的機制是否使得參與者在做出實際決定之前能夠合理地預測該決定的結果。法律本身應該是可預測的，就專利法而言，只有對專利的有效性和預期訴訟結果可以有統一預測時，才可以更好地鼓勵商業投資、促進科技創新。

針對商業方法專利，美國司法實踐表明，State Street案中確立的“有用、具體和有形”測試標準導致商業方法專利的審查標準過于寬泛，并未實際達到促進商業發展的效果。由于商業方法專利中的術語經常涉及常識性概念， 相關權利要求的描述難以限定這些術語的邊界，過于寬松的審查標準容易導致商業方法專利的保護范圍不確定，這會使得商業方法本身的權利穩定性變差，同時增加其他個體或企業的潛在侵權風險。

筆者認為，相較于State Street案確立測試標準， Bilski案確立的更為嚴格的“機器或轉換”標準更有利于限定商業方法專利權利要求的保護范圍，從而提高授權專利的權利穩定性，使得社會公眾能夠更好地預測專利的有效性和相關訴訟的結果。

反觀我國商業方法專利審查制度，目前，我國仍堅持以“技術特征”作為考察商業方法可專利性的基本標準， 要求專利申請應通過技術手段解決技術問題，從而實現預期的技術效果， 否則相關主題可能因屬于“智力活動的規則和方法” 而不具備專利適格性。筆者認為，在當前發展背景下，這種嚴格謹慎的審查標準可以為商業方法專利提供更為統一的預測性，是判斷商業方法專利適格性的合理選擇。