歐盟法院判決明確歐盟商標通過使用獲得顯著性的地域認定標準

張昊鈺 黃若微

2002年，Société des produits Nestlé SA（下稱“雀巢公司”）遞交了一件歐盟三維商標申請（下稱“涉爭商標”，形狀為Kit Kat巧克力棒）。2007年，Cadbury Schweppes plc（即吉百利公司，其后被Mondelez UK Holdings & Services Ltd即億滋國際收購，并由其繼續作為本案當事人，下稱“億滋國際”）以《歐盟商標條例》第7（1）（b）條“商標缺乏顯著性的絕對注冊障礙”為由，向當時的歐盟內部市場協調局（現為歐盟知識產權局，下稱“EUIPO”）提起商標無效程序。后經EUIPO無效部門、申訴委員會、歐盟普通法院多輪審理，當事各方（雀巢公司、億滋國際和EUIPO）仍對結果不滿，分別向歐盟法院提起了上訴，歐盟法院對其進行合并審理（Joined Cases C-84/17 P，C-85/17 P，C-95/17 P）。

在歐盟法院前，各方爭議焦點集中于：根據《歐盟商標條例》第7（3）條，試圖證明涉爭商標通過使用獲得顯著性時，商標申請人或權利人提供的證據的地域范圍應達到何種標準。

在聽取了當事各方和總法務官意見后，歐盟法院指出，按照法院現有判例所確立的原則，如果一個商標并非自始就在所有歐盟成員國具備天然的、固有的顯著性，那么只有當商標權利人提供的證據能夠證明其在歐盟全境內均已通過使用獲得了顯著性時，才能夠克服自始存在的顯著性障礙。雖然法院在判決中也承認，為了證明前述待證事實（在歐盟全境內均已通過使用獲得顯著性），要求申請人或權利人就每個歐盟成員國逐一提供通過使用獲得顯著性的證據的做法是不合理的，但法院特別強調，務必要將待證事實（在歐盟全境內均已通過使用獲得顯著性）和證明方法（是否要就每個成員國逐一提供使用獲得的顯著性證據）區分開來。就《歐盟商標條例》第7（3）條而言，盡管針對每個成員國逐一提供證據并非必要，但所提供的證據最終必須足以證明該商標在整個歐盟地區通過使用獲得了顯著性，而不能遺漏任何一個成員國，當然也不是如雀巢公司或EUIPO所認為的僅需證明在歐盟“大部分地區”通過使用獲得顯著性即可。

綜上，歐盟法院駁回雀巢公司以及EUIPO的上訴，認定雀巢公司提供的證據不足以證明其涉爭商標在歐盟全境內均已通過使用獲得了顯著性。

從本案判決結果來看，在涉及到商標顯著性這一商標核心要素時，歐盟的司法實踐仍然在地域范圍認定中堅持了最為嚴格的標準，即在適用《歐盟商標條例》第7（3）條時，若一個商標并不自始在整個歐盟境內具備固有顯著性，則需要證明其通過使用在整個歐盟境內——且不能有任何一個成員國例外——獲得了顯著性。因此，歐盟商標所有人想要證明其商標通過使用在歐盟全境內獲得顯著性時，需要特別注意其舉證責任，對于部分較難舉證的成員國市場，可以參考本案判決和總法務官意見提及的思路，即根據成員國之間的地理、文化、語言等方面的近似程度，建立成員國市場之間的相似性和關聯度，爭取將顯著性證據充足的成員國市場的情況推廣至證據不足的成員國市場，從而符合《歐盟商標條例》第7（3）條規定的“通過使用獲得顯著性”的要求。反過來，對于相對方而言，一方面要仔細分析對手證據，找到其提供的顯著性證據的地域覆蓋面的漏洞；另一方面，即使在對手采取了前述做法（建立市場關聯并將顯著性證據推廣適用到部分沒有直接證據的成員國市場），也仍可以考慮對相關市場之間的相似性、關聯度進行攻擊。只要有一個成員國沒有被涵蓋進對手的證明對象中，就能夠摧毀其所聲稱的通過使用在歐盟全境獲得顯著性的基礎。