在先使用存爭議，一二審判決大不同

文/鄭斯亮

近日，陜西省高級人民法院（下稱“陜西高院”）就西安衛爾康安市場營銷服務有限公司（下稱“衛爾康安公司”）起訴西安飲食股份有限公司（下稱“西安飲食公司”）、西安大業食品有限公司（下稱“大業公司”）侵犯其商標權一案作出二審判決，判令兩被告立即停止侵權，并賠償原告經濟損失及合理開支約30萬元。

酒類名稱被訴侵權

圖/東方IC

衛爾康安公司于2008年6月10日申請注冊了“玉浮梁”文字商標，并于2010年4月14日獲得核準注冊。隨后，衛爾康安公司發現西安飲食公司在明知“玉浮梁”系其注冊商標的情況下，將“玉浮梁”“玉浮粱”交替使用在3款稠酒產品上，相關產品由西安飲食公司下屬西安飯莊食品分公司（下稱“西安飯莊”）、大業公司負責生產，并在西安飲食公司下轄的8家店鋪銷售。衛爾康安公司遂以西安飲食公司、大業公司侵犯其商標專用權為由，訴至西安市中級人民法院（下稱“西安中院”），請求判令兩被告立即停止侵權，并賠償經濟損失及合理開支210萬元，收繳侵權產品及生產侵權商品的材料、設備等。

西安飲食公司辯稱，其生產和銷售的被控侵權產品“玉浮梁”稠酒在外包裝上均顯著標明“西安飯莊”字樣，不會造成相關公眾混淆、誤認，故未侵犯衛爾康安公司商標專用權。大業公司則同意西安飲食公司的答辯意見。

西安中院經審理查明，2001年，西安飯莊已在稠酒類產品上使用“玉浮梁”字樣，2008年，衛爾康安公司申請注冊了“玉浮梁”商標，西安飲食公司的使用行為早于衛爾康安公司申請注冊商標的日期。此外，西安飯莊自2001年起一直銷售“玉浮梁”稠酒產品，使用時間較長。西安飲食公司在衛爾康安公司注冊“玉浮梁”商標前，其所生產、銷售的“玉浮梁”稠酒產品在相關地域范圍內已經獲得了一定影響力，故西安飲食公司對“玉浮梁”商標的使用構成在先使用。大業公司作為西安飲食公司的下屬單位，其對于涉案稠酒產品的生產和銷售主要來源于西安飯莊的授權，故在先使用規則仍適用大業公司。據此，西安中院判決西安飲食公司、大業公司不構成侵權，駁回衛爾康安公司的全部訴訟請求。

二審判決構成侵權

一審判決后，衛爾康安公司不服，上訴至陜西高院。

衛爾康安公司訴稱，西安飲食公司在稠酒產品上單獨和突出使用“玉浮梁”“玉浮粱”商標，且兩公司同在市場銷售“玉浮梁”酒產品，雙方品牌相同，區域重疊，相關公眾一致，勢必會引起市場混淆、誤認。西安飲食公司明知其擁有“玉浮梁”在先商標專用權仍舊持續使用的行為，構成惡意商標侵權行為。“西安飯莊”字樣的標識不能證明“玉浮梁”具有一定社會影響力。此外，西安飲食公司和大業公司對“玉浮梁”商標的使用遠遠超出了“原使用范圍”，不具有在先使用抗辯權，故共同侵犯其注冊商標專用權，應共同承擔賠償責任。

西安飲食公司辯稱，其使用“玉浮梁”商標的時間早于衛爾康安公司的商標注冊申請日，故對該商標享有在先使用權，且有權在原使用范圍內繼續使用；其生產、銷售的“玉浮梁”稠酒外包裝上顯著標明“西安飯莊”字樣，不會造成相關公眾的混淆、誤認，不構成對衛爾康安公司注冊商標專用權的侵犯。大業公司辯稱，其在生產稠酒方面得到了西安飲食公司的授權，不構成侵權。

陜西高院經審理認為，西安飲食公司的稠酒在本地具有一定的影響力，但需要注意的是，該影響力的取得很大程度上是來自于“西安飯莊”這一注冊商標，并非來自于西安飲食公司對于“玉浮梁”商標的使用。西安飯莊銷售的稠酒的知名度、影響力與“玉浮梁”商標的知名度、影響力不是同一個范疇，應當區別分析。在先使用的抗辯，需要在先使用人已經在在先使用的商標上積累了有一定影響的商譽，該案中，西安飲食公司需要證明其在衛爾康安公司申請日前已經在使用的“玉浮梁”商標上取得了一定影響，但西安飲食公司未能對此進行充分舉證證明。此外，西安飯莊同時銷售了使用“玉浮梁”和“玉浮粱”商標的稠酒和未使用涉案商標的稠酒，并無證據證明涉案商標的使用對西安飲食公司不同稠酒產品銷量的大小具有影響。據此，陜西高院判令西安飲食公司、大業公司停止侵犯衛爾康安公司商標專用權的行為，并賠償衛爾康安公司經濟損失及合理開支約30萬元。

如何認定在先使用

對于該案判決，北京市京師律師事務所律師鐘蘭安表示，一審法院和二審法院對該案作出了不同認定，主要涉及商標侵權訴訟中“在先使用抗辯”認定標準的問題。一審法院查明的第一點事實為：西安飲食公司的使用行為早于衛爾康安公司申請注冊“玉浮梁”商標的日期；第二點事實為：“玉浮梁”稠酒產品通過西安飯莊這一平臺進行銷售，本身就是獲得“一定影響力”的方式。一審法院最終認定“玉浮梁”稠酒產品已經獲得了“一定影響力”，應構成商標法第五十九條第三款規定的在先使用。一審法院在認定第二點事實上，存在明顯的邏輯錯誤。因為被告系當地具有較高知名度的企業，那么被告銷售的產品當然具有“一定影響力”，其中邏輯推理存在斷裂，不能想當然地推理出這樣的結論。二審法院的改判糾正了一審法院的這一錯誤，從而對整個案件的認定產生了完全不同的結果。

“該案主要關注點是西安飲食公司與大業公司對‘玉浮梁’和‘玉浮粱’的使用是否為在先使用行為。我國商標注冊實行自愿制度，存在注冊商標和未注冊商標。登記注冊的商標需經過嚴格的審查和公示，具有較強的公信力，法院對未經注冊的商標需要經過嚴格的審查，比如其是否構成商標意義上的使用。對未注冊商標的權利人提出的在先使用抗辯，則需要更加嚴格的審查，比如要求未注冊商標的使用應當是實質性、持續性使用而非象征性、間歇性使用，并且該在先使用使未注冊商標具有一定的影響力。”江蘇縱聯律師事務所律師蘇仕偉表示。（據《中國知識產權報》）※