在先使用存爭(zhēng)議，一二審判決大不同

鄭斯亮

近日，陜西省高級(jí)人民法院（下稱“陜西高院”）就西安衛(wèi)爾康安市場(chǎng)營(yíng)銷服務(wù)有限公司（下稱“衛(wèi)爾康安公司”）起訴西安飲食股份有限公司（下稱“西安飲食公司”）、西安大業(yè)食品有限公司（下稱“大業(yè)公司”）侵犯其商標(biāo)權(quán)一案作出二審判決，判令兩被告立即停止侵權(quán)，并賠償原告經(jīng)濟(jì)損失及合理開支約30萬元。

酒類名稱被訴侵權(quán)

衛(wèi)爾康安公司于2008年6月10日申請(qǐng)注冊(cè)了“玉浮梁”文字商標(biāo)，并于2010年4月14日獲得核準(zhǔn)注冊(cè)。隨后，衛(wèi)爾康安公司發(fā)現(xiàn)西安飲食公司在明知“玉浮梁”系其注冊(cè)商標(biāo)的情況下，將“玉浮梁”“玉浮粱”交替使用在3款稠酒產(chǎn)品上，相關(guān)產(chǎn)品由西安飲食公司下屬西安飯莊食品分公司（下稱“西安飯莊”）、大業(yè)公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)，并在西安飲食公司下轄的8家店鋪銷售。衛(wèi)爾康安公司遂以西安飲食公司、大業(yè)公司侵犯其商標(biāo)專用權(quán)為由，訴至西安市中級(jí)人民法院（下稱“西安中院”），請(qǐng)求判令兩被告立即停止侵權(quán)，并賠償經(jīng)濟(jì)損失及合理開支210萬元，收繳侵權(quán)產(chǎn)品及生產(chǎn)侵權(quán)商品的材料、設(shè)備等。

西安飲食公司辯稱，其生產(chǎn)和銷售的被控侵權(quán)產(chǎn)品“玉浮梁”稠酒在外包裝上均顯著標(biāo)明“西安飯莊”字樣，不會(huì)造成相關(guān)公眾混淆、誤認(rèn)，故未侵犯衛(wèi)爾康安公司商標(biāo)專用權(quán)。大業(yè)公司則同意西安飲食公司的答辯意見。

西安中院經(jīng)審理查明，2001年，西安飯莊已在稠酒類產(chǎn)品上使用“玉浮梁”字樣，2008年，衛(wèi)爾康安公司申請(qǐng)注冊(cè)了“玉浮梁”商標(biāo)，西安飲食公司的使用行為早于衛(wèi)爾康安公司申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的日期。此外，西安飯莊自2001年起一直銷售“玉浮梁”稠酒產(chǎn)品，使用時(shí)間較長(zhǎng)。西安飲食公司在衛(wèi)爾康安公司注冊(cè)“玉浮梁”商標(biāo)前，其所生產(chǎn)、銷售的“玉浮梁”稠酒產(chǎn)品在相關(guān)地域范圍內(nèi)已經(jīng)獲得了一定影響力，故西安飲食公司對(duì)“玉浮梁”商標(biāo)的使用構(gòu)成在先使用。大業(yè)公司作為西安飲食公司的下屬單位，其對(duì)于涉案稠酒產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售主要來源于西安飯莊的授權(quán)，故在先使用規(guī)則仍適用大業(yè)公司。據(jù)此，西安中院判決西安飲食公司、大業(yè)公司不構(gòu)成侵權(quán)，駁回衛(wèi)爾康安公司的全部訴訟請(qǐng)求。

二審判決構(gòu)成侵權(quán)

一審判決后，衛(wèi)爾康安公司不服，上訴至陜西高院。

衛(wèi)爾康安公司訴稱，西安飲食公司在稠酒產(chǎn)品上單獨(dú)和突出使用“玉浮梁”“玉浮粱”商標(biāo)，且兩公司同在市場(chǎng)銷售“玉浮梁”酒產(chǎn)品，雙方品牌相同，區(qū)域重疊，相關(guān)公眾一致，勢(shì)必會(huì)引起市場(chǎng)混淆、誤認(rèn)。西安飲食公司明知其擁有“玉浮梁”在先商標(biāo)專用權(quán)仍舊持續(xù)使用的行為，構(gòu)成惡意商標(biāo)侵權(quán)行為。“西安飯莊”字樣的標(biāo)識(shí)不能證明“玉浮梁”具有一定社會(huì)影響力。此外，西安飲食公司和大業(yè)公司對(duì)“玉浮梁”商標(biāo)的使用遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了“原使用范圍”，不具有在先使用抗辯權(quán)，故共同侵犯其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，應(yīng)共同承擔(dān)賠償責(zé)任。

西安飲食公司辯稱，其使用“玉浮梁”商標(biāo)的時(shí)間早于衛(wèi)爾康安公司的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)日，故對(duì)該商標(biāo)享有在先使用權(quán)，且有權(quán)在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用;其生產(chǎn)、銷售的“玉浮梁”稠酒外包裝上顯著標(biāo)明“西安飯莊”字樣，不會(huì)造成相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)，不構(gòu)成對(duì)衛(wèi)爾康安公司注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。大業(yè)公司辯稱，其在生產(chǎn)稠酒方面得到了西安飲食公司的授權(quán)，不構(gòu)成侵權(quán)。

陜西高院經(jīng)審理認(rèn)為，西安飲食公司的稠酒在本地具有一定的影響力，但需要注意的是，該影響力的取得很大程度上是來自于“西安飯莊”這一注冊(cè)商標(biāo)，并非來自于西安飲食公司對(duì)于“玉浮梁”商標(biāo)的使用。西安飯莊銷售的稠酒的知名度、影響力與“玉浮梁”商標(biāo)的知名度、影響力不是同一個(gè)范疇，應(yīng)當(dāng)區(qū)別分析。在先使用的抗辯，需要在先使用人已經(jīng)在在先使用的商標(biāo)上積累了有一定影響的商譽(yù)，該案中，西安飲食公司需要證明其在衛(wèi)爾康安公司申請(qǐng)日前已經(jīng)在使用的“玉浮梁”商標(biāo)上取得了一定影響，但西安飲食公司未能對(duì)此進(jìn)行充分舉證證明。此外，西安飯莊同時(shí)銷售了使用“玉浮梁”和“玉浮粱”商標(biāo)的稠酒和未使用涉案商標(biāo)的稠酒，并無證據(jù)證明涉案商標(biāo)的使用對(duì)西安飲食公司不同稠酒產(chǎn)品銷量的大小具有影響。據(jù)此，陜西高院判令西安飲食公司、大業(yè)公司停止侵犯衛(wèi)爾康安公司商標(biāo)專用權(quán)的行為，并賠償衛(wèi)爾康安公司經(jīng)濟(jì)損失及合理開支約30萬元。

如何認(rèn)定在先使用

對(duì)于該案判決，北京市京師律師事務(wù)所律師鐘蘭安表示，一審法院和二審法院對(duì)該案作出了不同認(rèn)定，主要涉及商標(biāo)侵權(quán)訴訟中“在先使用抗辯”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的問題。一審法院查明的第一點(diǎn)事實(shí)為：西安飲食公司的使用行為早于衛(wèi)爾康安公司申請(qǐng)注冊(cè)“玉浮梁”商標(biāo)的日期;第二點(diǎn)事實(shí)為：“玉浮梁”稠酒產(chǎn)品通過西安飯莊這一平臺(tái)進(jìn)行銷售，本身就是獲得“一定影響力”的方式。一審法院最終認(rèn)定“玉浮梁”稠酒產(chǎn)品已經(jīng)獲得了“一定影響力”，應(yīng)構(gòu)成商標(biāo)法第五十九條第三款規(guī)定的在先使用。一審法院在認(rèn)定第二點(diǎn)事實(shí)上，存在明顯的邏輯錯(cuò)誤。因?yàn)楸桓嫦诞?dāng)?shù)鼐哂休^高知名度的企業(yè)，那么被告銷售的產(chǎn)品當(dāng)然具有“一定影響力”，其中邏輯推理存在斷裂，不能想當(dāng)然地推理出這樣的結(jié)論。二審法院的改判糾正了一審法院的這一錯(cuò)誤，從而對(duì)整個(gè)案件的認(rèn)定產(chǎn)生了完全不同的結(jié)果。

“該案主要關(guān)注點(diǎn)是西安飲食公司與大業(yè)公司對(duì)‘玉浮梁和‘玉浮粱的使用是否為在先使用行為。我國(guó)商標(biāo)注冊(cè)實(shí)行自愿制度，存在注冊(cè)商標(biāo)和未注冊(cè)商標(biāo)。登記注冊(cè)的商標(biāo)需經(jīng)過嚴(yán)格的審查和公示，具有較強(qiáng)的公信力，法院對(duì)未經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)需要經(jīng)過嚴(yán)格的審查，比如其是否構(gòu)成商標(biāo)意義上的使用。對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利人提出的在先使用抗辯，則需要更加嚴(yán)格的審查，比如要求未注冊(cè)商標(biāo)的使用應(yīng)當(dāng)是實(shí)質(zhì)性、持續(xù)性使用而非象征性、間歇性使用，并且該在先使用使未注冊(cè)商標(biāo)具有一定的影響力。”江蘇縱聯(lián)律師事務(wù)所律師蘇仕偉表示。（據(jù)《中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)》）※