關于審查階段如何認定權利要求保護范圍的思考

楊華 王昱宸

摘要：本文通過對一個實際案例的分析，引出了權利要求保護范圍的認定對專利審查的重要性，并從法條依據、對后續程序的意義和專利審查階段的認定原則對權利要求保護范圍的認定進行闡述，為審查過程中準確認定權利要求保護范圍提供相關參考。

關鍵詞：權利要求保護范圍;《專利法》第五十九條第一款;最大合理解釋

中圖分類號：D923.42 文獻標識碼：A 文章編號：1003-5168（2019）21-0050-03

Abstract： Based on a real case， it shows the importance and explains determining the protection range of claims from the view of patent law， the meaning for later process and determining principle， playing a role as reference in patent examining process.

Key words： protection range of claims; article 59 paragraph 1 of the patent law; maximum reasonable explaining

專利審查實踐中，準確清晰的權利要求保護范圍是專利審查的基礎。然而，由于語言文字表述的局限性以及不同人的理解角度差異，同一個權利要求往往被解讀出不同的保護范圍，從而影響了一件專利申請的最終審查結論。那么，在專利審查階段如何認定權利要求的保護范圍就顯得尤為重要。本文以一件專利申請為例，對審查階段如何認定權利要求保護范圍進行了探討。

1 案例介紹

本案涉及一種地連墻缺陷滲漏止排水結構及其施工方法。地連墻，是在基坑工程（如地下商場、地下隧道等）的周邊采用多個單元鋼筋混凝土墻壁形成連續的墻體，用于截水、防滲、承重。但是在每個單元鋼筋混凝土墻壁間會存在接縫缺陷、地連墻本身也會存在混凝土離析而產生裂縫，從而導致仍會有部分滲水問題產生。目前，背景技術采用如圖1所示的灌漿法解決該問題。

圖1中的地下連續墻1上的注漿封堵體3的位置即裂縫產生處，灌漿法會在連續墻1的裂縫周邊上挖槽，然后在槽內采用預制封堵鋼板7周邊包裹遇水膨脹橡膠8進行封堵，并在預制封堵鋼板7上設置導流注漿管9，該導流注漿管9延伸到地下連續墻1相對基坑的一側，首先將積水排出，然后再注入注漿封堵體3將裂縫處封堵，從而避免滲水，最后修復槽體使連續墻平整。但是，該方法由于需要注漿作業并且注漿管需穿過連續墻，導致存在施工設備大而重，且施工時擾動土體和墻體本身的問題。

本申請為了解決上述問題，采用如圖2所示的發明構思：其在基坑連續墻1內側裂縫缺陷7周邊也設置周邊設置止水帶2的鋼板4，并在鋼板4上設置排水止水閥6，該排水止水閥6只貫穿鋼板4，并不深入到連續墻外側進行注漿封堵，只進行及時止水排水，不需要大型施工設備且不破壞土體和墻體。

申請人所要求保護的原始獨立權利要求1如下：

1.一種地連墻缺陷滲漏止排水結構，具有支護基坑的地下連續墻（1），該地下連續墻存在接縫或缺陷（7），其特征在于：在基坑內側的地下連續墻（1）缺陷（7）周邊擴大范圍內安裝止排水結構，所述止排水結構由橡膠止水圈帶（2）、長條形鋼板（4）、排水止水閥（6）和緊固件組成，其中橡膠止水圈帶（2）緊貼地下連續墻（1）內側且四周須連續閉合，長條形鋼板（4）通過緊固件固定在橡膠止水圈帶（2）的外側，排水止水閥（6）安裝在長條形鋼板（4）上并貫穿該鋼板。

由于權利要求1中只限定了排水止水閥6貫穿鋼板4，并未具體限定是否貫穿連續墻，審查員采用了背景技術作為對比文件1評述了本申請的創造性，認為背景技術中的導流注漿管9也貫穿鋼板，區別在于背景技術中是焊接在鋼板上，而本申請是安裝于鋼板上，而這是簡化結構的常規方式。可見審查員認為權利要求1的保護范圍由于撰寫的原因，涵蓋了背景技術中的技術方案。

申請人在后續流程中一直認為對比文件1是本申請的背景技術，發明構思完全不同，審查員最終在堅持了兩次一通觀點后，于三通后改變了對權利要求保護范圍的認定，最終認可了創造性從而做出授權。

2 法條依據

由上述案情介紹可知，在審查過程中由于申請人的意見陳述，審查員對權利要求的保護范圍的解讀發生了改變，從而使該案由駁回轉為了授權，由此可見權利要求保護范圍的界定對專利申請的最終走向起著決定性的作用。

在專利審查中，提起權利要求的保護范圍，會自然地想到《專利法》第五十九條第一款：發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。由于該法條中允許說明書及附圖可以對權利要求的內容進行解釋，在審查過程中往往由于對該解釋的時機和程度把握不一，導致對權利要求保護范圍的解讀也不同，最終導致審查結論不一致。那么，專利審查過程中是否應該以《專利法》第五十九條第一款為準，對權利要求保護范圍進行解釋呢？筆者認為不能，理由如下：

1.適用程序不同

由《專利法》第五十九條第一款內容中的“專利權的保護范圍”可知該條款針對的是侵權程序，即已經形成專利權后的程序，而非專利審查的授權程序（此階段并未形成專利權）。因此，無法從法律條文的解讀上找到該條款適用于專利審查的依據。

2.不同法律程序對修改的要求不同

雖然，《專利法》第五十九條第一款在條文上規定是適用于專利權保護范圍的解讀，而非審查階段專利申請文件的保護范圍的解讀。但是，從理論上講，在授權、確權和侵權程序中，對權利要求保護范圍的解釋標準應當是一致的，這樣才能最大限度地確保專利權人和社會公眾對于專利權的保護范圍建立統一的預期，從而保障社會公眾的可期待利益，所以在司法實踐中也存在判決將《專利法》第五十九條第一款類推適用于專利授權程序。然而，筆者認為由于授權程序中，申請人可以在不超出原說明書和權利要求書記載的范圍內修改，只要能夠通過修改權利要求而將權利要求記載的方案與其發明本申請對現有技術的貢獻所匹配，就不宜引入說明書及其附圖對權利要求進行解釋。而侵權程序中，由于權利要求不能發生改變，因此只能從平衡專利權人和社會公眾之間的利益角度，引入說明書及其附圖對權利要求的保護范圍進行一定程度上的解釋。

具體到本案，由于申請人對現有技術的貢獻點在于排水止水閥6不貫穿連續墻，從而不需注漿，不破壞墻體，而這一技術特征可以通過添加對排水止水閥長度的限定來清楚地將背景技術中的技術方案排除在權利要求的保護范圍之外，那么這時就應當引導申請人進行修改，而不應引入說明書及其附圖中的內容對權利要求進行解釋，也就是說本案授權的權利要求的保護范圍并不穩定適當。

3 對后續程序的意義

前文介紹了侵權程序中，可以從平衡專利權人和社會公眾之間的利益角度，引入說明書及其附圖對權利要求的保護范圍進行一定程度上的解釋。那么，就存在一種觀點，即使審查階段由于引入了說明書及其附圖對權利要求進行解釋，而做出了實際上保護范圍過大的授權決定，也會由于侵權程序中對保護范圍的重新界定，而不會對社會公眾造成實質上的侵害。實則不然，首先，由于專利權的排他性，社會公眾在看到該授權專利后，會為了避免侵犯該專利權而繞開其所有的保護范圍，也就是會繞開已經屬于現有技術的方案，這無疑對社會公眾的利益造成了損害。其次，由于授權權利要求的保護范圍涵蓋了背景技術中的技術方案，專利權人就有可能對屬于背景技術的產品、方法提起侵權訴訟，即使侵權程序中對專利權保護范圍作出了準確的認定，沒有判定侵權，這也是對社會公共資源的一種浪費。最后，在侵權判定中引入說明書和說明書附圖對權利要求進行解釋時，雙方的舉證、辯論等因素也往往會對侵權結論造成影響，從而加大了侵害社會公眾利益的風險性。所以，從公眾利益的角度出發，專利審查階段對權利要求保護范圍的準確認定就顯得極為重要。

不僅如此，專利審查階段對權利要求保護范圍的準確界定對專利權人本身也極為重要。前文介紹了授權程序和侵權程序對權利要求的修改有不同要求，同理，在專利權的無效程序中，對權利要求的修改也有不同要求。根據《專利審查指南2010》修訂版第四部分第三章關于無效宣告程序中專利文件的修改一節中的記載，在無效程序中是無法增加說明書中的內容。具體到本案，由于排水止水閥6不貫穿連續墻只在說明書附圖中予以記載，在權利要求中并未有任何關于排水止水閥6長度的限定。因此，一旦有人采用該案的背景技術作為對比文件或者以不支持為由對該案進行無效，即使其對現有技術也做出了一定貢獻，申請人也無法通過修改來克服該問題，從而導致整個專利權的喪失。這顯然也與專利法鼓勵發明創造的立法精神相違背。

4 專利審查階段權利要求保護范圍認定原則的思考

由于《專利法》五十九條第一款不適用于審查階段權利要求保護范圍的認定，而審查階段權利要求的準確認定又具有巨大的法律和社會意義。那么，在專利審查階段權利要求保護范圍的認定應當遵循何種原則？

筆者認為應當遵循“最大合理解釋”原則，該原則的正確解讀方法為：一是，將權利要求理解得盡可能寬泛;二是，再基于合理性原則從大范圍中進行合理的排除。具體而言，首先應當對記載權利要求的所用詞，從本領域的普通含義進行最大范圍的解釋，無論該解釋范圍是否準確表達了申請人在說明書中記載的本申請的發明構思。此時應當注意一點，當權利要求中存在本領域中無普遍含義的詞語時，應當從說明書中的具體解釋出發確定該詞語含義。然后，再從該最大范圍中排除掉不合理的方案，而“合理”的具體考慮方式除了將一些明顯脫離邏輯或者無法正常實現的技術方案排除外，通常可從發明構思出發，如果經解釋后的權利要求的保護范圍明顯偏離了其發明構思，無法涵括其發明構思，則這種解釋通常是不合理的。

具體到本案而言，從本領域的詞義本身出發，對授權權利要求中“排水止水閥6安裝在長條形鋼板4上并貫穿該鋼板”進行解釋，顯然不論排水止水閥是否貫穿連續墻，只要其貫穿鋼板就在該權利要求保護范圍之內，這種最大解釋中不存在不符合邏輯和無法正常實現的技術方案，也沒有將本申請的發明構思排除在外。

5 小結

從本案審查員對專利申請文件中權利要求保護范圍認定的搖擺，可以看出權利要求保護范圍的認定確實是專利審查階段的難點，而其對于專利權人和社會公眾的利益又有重大影響。因此，專利審查階段應當清楚地認知其認定依據與原則，避免盲目地類推適用《專利法》第五十九條第一款，過多引入說明書及其附圖對權利要求進行解釋，而應遵循“最大合理解釋”原則在專利審查階段將權利要求的保護范圍認定準確。