要求本國優先權的PCT申請進入國家階段的優先權實質審查研究

張海潮 劉昭云

摘 要：PCT發明專利申請通常會要求優先權。通過分析在先申請是中國提出的國家申請的PCT發明專利申請的審查過程，揭示在各審查階段判斷優先權成立與否的考慮因素，以期為實質審查過程提供參考。

關鍵詞：本國優先權;PCT申請;實質審查

中圖分類號：G306;D923.42 文獻標識碼：A 文章編號：1003-5168（2019）07-0057-03

Abstract： PCT patent applications usually require priority. According to analyze the application of the priority right of the international application was a review process of the national applications filed in China， it revealed the considerations for judging whether or not priority was established at each stage， with a view to providing a reference for the substantive examination.

Keywords： domestic priority;PCT applications;substantive examination

1 問題

隨著我國專利制度的發展，優先權包括以在外國提出的首次申請為基礎的外國優先權和以本國提出的首次申請為基礎的本國優先權。PCT發明專利申請進入國家階段的實質審查階段后，根據《專利審查指南2010（修訂版）》（以下簡稱《指南》）第347頁第5.3節規定：“國際檢索報告中列出了PX、PY類對比文件的，審查員應當對國際申請的優先權進行核實。國際申請的優先權不能成立的，審查員應當通知申請人。”然而，前述規定并沒有明確指出實質審查階段的審查員應當如何對國際申請的優先權進行核實。本文以一件案例為例，探討如何對國際申請的優先權進行核實。

本案為一件進入中國國家階段的PCT發明專利申請，其優先權基礎是中國發明專利申請（以下簡稱“在先申請”）。本案、在先申請的審查過程如圖1所示。

為了更好地理解前述問題，下面將對本案涉及優先權審查的整個過程進行梳理。

2 審查過程

本案的審查過程大致包括三個階段：國際申請階段（2013年11月14日—2014年07月18日）、進入國家階段的初步審查階段（2014年7月18日—2016年03月14日）和進入國家階段的實質審查階段（2016年04月20日—）。

2.1 國際申請階段

PCT申請在國際階段，通常審查員不需要核實優先權的有效性。但是，當國際檢索報告中出現“PX”類“PY”類“O”類或“E”類文獻時，審查員在做出書面意見或專利性國際初步報告時，可能需要核實國際申請的優先權。此時，審查員主要核實申請人要求的優先權是否符合《專利合作條約》第8條的規定。

針對本案，國際申請階段的檢索報告中給出了包括在先申請在內的4篇PX文獻。此時，審查員針對優先權是否符合《專利合作條約》第8條的規定這一問題對本案進行核實，發現本案申請人甲某與在先申請申請人乙某存在不一致的問題。為此，本案的申請人甲某提供了優先權轉讓證明，由乙某轉讓給甲某，即作為優先權基礎的在先申請是由本案的前期權利人乙某提出的。可見，本案在國際申請階段的優先權是成立的。

2.2 進入國家階段的初步審查階段

2.2.1 優先權的審查。《指南》第330頁第5.2.6節，對在先申請為中國提出的國際申請優先權的審查規定：“由于國際申請的特殊程序，審查員不按專利法實施細則第三十二條第三款規定對被要求優先權的在先申請作出處理;同樣，對于在國際申請提出之后在先申請被授予專利權的情況，審查員也不處理其有可能造成在先與在后申請重復授權的問題;上述問題均留待后續程序中處理。”本案在進入國家階段時，專利申請權進行了轉移，即由甲某轉讓給丙某，進行著錄項目變更的日期為2015年12月23日，本案專利申請權轉讓證明落款日期為2014年07月16日。根據《指南》第330頁第5.2.6節的規定：對于本案申請人丙某與在先申請申請人乙某不一致問題，申請人丙某于2015年12月24日提交了優先權轉讓證明，證明由乙某轉讓給甲某，落款日期2013年08月26日。同時，本案在提出國際申請時，其要求優先權的在先申請的主題不屬于專利法實施細則第三十二條第二款第（一）、（二）和（三）項所列的情形;審查員無需發出視為未要求優先權通知書時，由于國際申請的特殊程序，審查員也無需按專利法實施細則第三十二條第三款規定對被要求優先權的在先申請作出處理。可見，本案在進入國家階段的初步審查階段的優先權也是成立的。

2.2.2 專利申請權轉讓證明和優先權轉讓證明同時存在的思考。由2.2.1節內容可知，本案同時存在對本案申請權的轉讓和對在先申請優先權的轉讓。從時間上看，優先權在先由乙某轉讓給甲某，申請權在后由甲某轉讓給丙某。雖然上述兩種轉讓同時存在，但對本案的優先權成立是無影響的。《指南》第330頁第5.2.6節明確規定，“在先申請在中國提出的，要求優先權的國際申請進入國家階段，應當看作是要求本國優先權”，即針對進入中國國家階段的本案，應該按照本國優先權處理方式進行處理。同時，根據《專利申請權轉讓合同》[1]規定，針對國內外優先權的處理方法有所不同，對于國外優先權的處理：①不轉讓優先權，優先權屬原專利申請人;②轉讓優先權，轉讓方式同專利申請權轉讓。而對于本國優先權的處理：本國優先權必須與專利申請權一起轉讓;同時，轉讓優先權時，需提供有關優先權的證明，如優先權申請文件、要求優先權證明、優先權有效證明等。對本案而言，申請人甲某在提交國際申請前通過優先轉讓的方式獲得了在先申請的優先權，也就是說本案的申請人擁有在先申請的優先權。在本案進入國家階段后，由于其享有的優先權按照本國優先權進行處理，即在本案進行申請權轉讓時，本國優先權與專利申請權一起轉讓。也就是說，本案進入國家階段的申請人丙某自然能夠享受在先申請人的優先權。換句話說，由于要求本國優先權的PCT申請在進入國家階段時按照本國優先權處理，專利申請權的轉讓賦予了優先權轉讓的順承，無需再次進行優先權轉讓。

2.3 進入國家階段的實質審查階段

2.3.1 優先權的審查。在進入實質審查階段，由于對在先申請于2015年02月26日已被授予專利權，此時有些審查員可能會認為由于在先申請是在中國提出的，要求優先權的國際申請進入國家階段，應當看作是要求本國優先權[2]。同時，由于在先申請已被授予專利權，屬于專利法實施細則第三十二條第二款第（二）項所列的情形，因而本案的優先權不成立，在先申請成為本案的現有技術。然而，持這種觀點的審查員忽略了判定優先權是否成立的時間節點。

《指南》第31頁第6.2.2.1節對本國優先權的審查規定：“（3）該在先申請的主題，尚未授予專利權。…審查上述第（3）項時，以要求優先權的在后申請的申請日時間為時間判斷基準。”同樣，專利法實施細則第三十二條第二款也明確指出時間節點是“在提出后一申請時”，這與《指南》第330頁第5.2.6節對在先申請為中國提出的國際申請優先權的審查規定“對于在提出國際申請時，其要求優先權的在先申請的主題有專利法實施細則第三十二條第二款第（一）、（二）和（三）項所列情形之一的，審查員應當發出視為未要求優先權通知書”一脈相承，即對于在先申請為中國提出的普通申請和在先申請為中國提出的PCT申請規定是一致的，都應當以在后申請的申請日作為優先權是否成立的時間判定節點。對于本案而言，在其提交國際申請時，在先申請并未獲得專利權，因此在先申請被授予專利權不影響在后申請的優先權成立。

2.3.2 對后續程序的思考。《指南》第330頁第5.2.6節對在先申請為中國提出的國際申請優先權的審查規定：“……;上述問題均留待后續程序中處理”中的“后續程序”指代什么程序呢？依據上述規定可知，存在在國際申請提出之后作為優先權的在先申請被授予專利權的情況，即中國提交的以中國在先申請為優先權的國際申請在進入國家階段時，在先申請不但不需要進行撤回，而且可以被授予專利權。正是由于存在在國際申請提出之后在先申請被授予專利權的情況，繼而存在因在先申請被授予專利權可能造成在后與在先申請構成重復授權的問題。對于該重復授權問題，《指南》第349頁第5.6節對在先申請為中國提出的國際申請的避免重復授權審查中規定：“如果進入國家階段的國際申請要求的是在中國提出的在先申請的優先權，或者要求的是已經進入中國國家階段的在先國際申請的優先權，則可能造成重復授權。為避免重復授權，對此兩件專利申請的審查，適用本指南第二部分第三章第6節的規定”。可見，存在由實質審查程序處理可能出現的重復授權問題，也就是說《指南》第330頁第5.2.6節所說的“上述問題均留待后續程序中處理”中的“后續程序”包括實質審查程序。或者從嚴格意義上講，“后續程序”指代的是實質審查程序。這是因為實質審查程序中應當將《指南》第330頁第5.2.6節對在先申請為中國提出的國際申請優先權的審查規定中遺留的問題處理干凈。

3 結論

對于要求本國優先權的PCT申請進入國家階段實質審查過程中，實質審查審查員無需關注因在先申請已被授予專利權影響優先權成立的問題，而是側重在后申請與在先申請是否屬于相同主題，并處理可能出現的重復授權問題。

參考文獻：

[1]北大法寶網.專利申請權轉讓合同[EB/OL].（2018-05-05）[2019-01-24].http：//www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx？Db=con&Gid=4c11a3d144bf2db55a86fae4a33dfb6abdfb&keyword=%E4%B8%93%E5%88%A9%E7%94%B3%E8%AF%B7%E6%9D%83%E8%BD%AC%E8%AE%A9%E5%90%88%E5%90%8C&EncodingName=&Search_Mode=like&Search_IsTitle=0，2018.05.05.

[2]中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南2010修訂版[M].北京：知識產權出版社，2017.