知識產權貫標中關于專利轉讓和專利代理合同在企業實踐中的探討

賀育武

關鍵詞

貫標

專利轉讓

專利代理合同

為了引導企業加強知識產權管理，提高知識產權創造、運用、保護和管理水平，提高企業知識產權管理的整體水平，2013年2月7日，《企業知識產權管理規范》由國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會批準，并正式頒布，標準號為GB/T 29490-2013，正式實施日期為2013年3月1日。該規范提供了一套科學、實用的知識產權管理工作指南，對指導和幫助企業建立高效合理的知識產權管理體系具有十分重要的作用和意義。

案例分析一

在一次審核中，A公司于2018年受讓了13項授權的知識產權，包括發明和實用新型專利。由北京某認證機構在審核時開具的不符合項記載如下受審核方2018年進行了13件專利轉讓的活動，提供不出轉讓前的調查和評估記錄。不符合標準7.3.1 b知識產權實施、許可或轉讓前，應分別制定調查方案并進行評估的規定。”最終，筆者只能按照不符合項的要求進行整改，但筆者認為，該認證機構開具的此不符合項缺乏依據。

但GB/T 29490-2013作為我國首部知識產權規范類國家推薦性管理標準，從業人員對該標準的理解也各有不同。筆者將結合此前從事知識產權貫標輔導工作中親身經歷的一些問題（主要涉及《企業知識產權管理規范》7.3.lb以及7.5b的相關要求），對相關問題進行探討。

筆者認為，A公司由于是受讓知識產權，因此其是知識產權的權利繼受主體，而非進行了知識產權的權利轉讓。合同權利轉讓是指合同權利人一方將其合同的權利全部或部分轉讓給第三人享有的行為。其中，合同權利人稱為讓與人，第三人稱為受讓人。專利權的轉讓雖然相比于一般的合同權利轉讓具有一定的特殊性，需要在國家專利管理部門進行備案，并以備案為權利轉讓生效要件，但對已經完成了備案手續或履行完畢的專利權轉讓合同而言，其完全可以視為一般的合同權利轉讓。

GB/T 29490-2013第7.3.lb條款并未要求標準實施主體在受讓相關的知識產權前，也進行相應的調查或者制定評估方案。當然，筆者同意單從純粹的受讓法律關系上來看，如果受讓的權利存在債權糾紛等權利瑕疵，受讓人也會有一定的法律風險，但此類風險完全可以由《民法》《合同法》等調整實現。這類權利瑕疵可能包括：合同權利轉讓與債務人有利害關系，例如在合同權利轉讓后，債務人于未接受轉讓通知前向原債權人所為的履行，如果不發生清償的效力，債務人便應負違約責任，對債務人不公平。有鑒于此，我國《合同法》規定，債權人轉讓權利的，應當通知債務人;未經通知，該轉讓對債務人不發生效力，并且該通知不得撤銷，除非受讓人同意。

除此之外，專利權受讓前的法律狀態、是否有許可備案的記錄、是否存在抵押權、專利權由誰享有等問題，均會對合同權利轉讓產生影響。只有專利權人，才有權處分其專利轉讓、專利許可等事宜，所以在進行專利權轉讓時，買方必須調查相關專利是不是由賣方享有。如果賣方是個人的話，買方還有必要確認相關專利是否屬于非職務發明創造，防止發明人將職務發明創造申請為個人的非職務專利，從而可能造成未來的權屬爭議。對于從賣方受讓而來的專利，買方不能只看其專利轉讓合同，還要查明相關專利轉讓是否已經過國家知識產權局的登記，否則賣方仍不是合適的專利權人，即還沒有真正成為專利的所有人。

專利是否發放過對外許可，對買方利益也有極大的影響。如果專利權人已經對外發放了獨占許可或排他許可，并已備案可以對抗第三人時，買方就不能再接受專利權人的任何形式的許可，否則買方即使付款后也不能使用該專利，只能去追究專利權人的違約責任。

另外，專利是否對外發放過許可等，也會影響最終的專利受讓價格。這是因為在原專利權人對外發放過許可后，如果買方受讓取得該專利權，那么將會受到前手專利許可的極大限制。在前手獨占許可的限制之下，買方將無法實施該專利;在前手排他許可的限制之下，買方盡管可以自己使用，但無法再次對外開展許可業務，這顯然會導致專利權受讓人在行使專利權時受到極大限制。

專利如果已經被質押，也會大大增加受讓人買下該專利的風險。一旦原專利權人無法清償債務，債權人將有權以該專利折價或者以拍賣、變賣該專利的價款優先受償，且根據《擔保法》第八十條的規定，專利權出質后，出質人（專利權人）不得轉讓或者許可他人使用，除非經出質人與質權人協商同意的，才可以轉讓或者許可他人使用。

此外，受讓主體還應該注意專利權是否存在共有人、何時到期，以及是否存在改進技術等諸多方面的風險，本文對此不再贅述。

案例分析二

B公司在接受知識產權管理體系認證審核時，由北京某認證機構在審核時開具的不符合項記載如下：“查見受審核方于**時間與**代理所簽定的《**專利申請代理合同》，未約定知識產權權屬的內容。以上事實不符合標準條款7.5b的規定，對檢索與分析、預警、申請、訴訟、侵權調查與鑒定、管理咨詢等知識產權對外委外業務應簽訂書面合同，并約定知識產權權屬、保密等內容。”最終，筆者只能根據該審核意見進行整改，在與代理所簽訂的專利申請代理合同中增加知識產權權屬為被代理人（申請人）的補充條款，以符合標準的要求，但筆者對該標準條款的規定和標準相關審核準則是否合理，則持有不同的意見。

我國《民法總則》第一百六十二條規定：代理人在代理權限內，以被代理人名義實施的民事法律行為，對被代理人發生效力。即，代理是一種歸屬規范，其通過代理人獨立實施法律行為，將效果直接或間接歸屬于被代理人承擔。在專利委托代理合同中，代理所基于專利申請人提供的技術交底文件，將其按照專利申請特定的格式要求，轉化成法律文件。根據我國《民法總則》對于代理的規定，專利代理所及其代理人在代理權限內所產生的一切法律效果均歸屬于被代理人（即申請人），也就是說即使申請人在代理合同中未約定知識產權的權屬內容，其最終的法律效力也歸屬于被代理人，自然專利權也歸屬于被代理人。

《民法總則》第一百七十一條規定：行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后，仍然實施代理行為，未經被代理人追認的，對被代理人不發生效力。而我國《合同法》第四十八條規定：“行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立的合同，未經被代理人追認，對被代理人不發生效力，由行為人承擔責任。相對人可以催告被代理人在一個月內予以追認。被代理人未作表示的，視為拒絕追認。合同被追認之前，善意相對人有撤銷的權利。撤銷應當以通知的方式作出。”也就是說，代理人無權代理所發生的法律效力，需要被代理人追認后才發生效力，代理所及其代理人違規變更專利權權屬的，其最終權利歸屬仍需獲得原申請人的同意。如此，在專利委托代理合同中，無論是否對專利權屬進行約定，其都依然歸屬于被代理人（即申請人）。

而對于被代理人在中途撤回未公開的專利申請文本，而后被第三人惡意申請的情況，可以參照“申俊訴被告王雅蘋著作權侵權糾紛民事判決書”，明確其著作權歸屬于被代理人。根據《中華人民共和國著作權法》第五條第（一）項規定，該法不適用于其他具有立法、行政、司法性質的文件。因此，具有行政性質的文件，不受《著作權法》保護。具有行政性質的文件，一般是指由行政機關做出、由行政機關公布并由行政機關承擔相應后果的文件。專利說明書作為專利申請文獻，經過專利行政機關審查，并由專利行政機關以公告的形式予以公開，具有行政性質。但是，向專利行政機關提交，但因未繳費而被視為撤回，從而尚未成為授權公告的官方文件，也未進入專利行政機關以公告形式公開的階段，不屬于具有行政性質的文件，可以受到《著作權法》的保護。

此外，我國《專利代理人職業道德和執業紀律規范》規定，專利代理人在從事專利代理業務期間和脫離專利代理業務工作后的一年內，不得申請專利。也就是說，如果接受委托的專利代理人超出代理權限、違反保密義務，導致沒有執業資格的第三人竊取申請文本成為不正當的申請人時，被代理人完全可以根據《民法總則》第一百七十一條的規定，拒絕對該代理行為產生的效力進行追認，如此，最終的專利申請權將仍然歸屬于被代理人。因此，筆者認為，在企業與專利代理所簽訂的專利申請代理合同中是否有對知識產權權屬的約定，都不會動搖被代理人的知識產權權利歸屬。因而GB/T 29409-2013《企業知識產權管理規范》中7.51b條款中對專利代理合同中約定知識產權權屬的要求，似乎并無必要。

結論

市場主體在受讓知識產權前，雖然《企業知識產權管理規范》第7.3.lb條款規定“知識產權實施、許可或轉讓前，應分別制定調查方案，并進行評估”，并沒有要求在知識產權受讓前也進行相關的調查評估，但是市場主體在受讓知識產權前，仍然應該從受讓前專利權的法律狀態、是否有許可備案的記錄、是否存在抵押權、專利權由誰享有等諸多方面進行評估，以保證專利權受讓時己方的合理利益。對于《企業知識產權管理規范》第7.5b條款的內容，無論代理機構是否與被代理人在代理合同中約定知識產權的權屬，均不會對代理人的知識產權權屬權利產生影響。