關(guān)于抵觸申請(qǐng)的研究

北京高沃律師事務(wù)所

一、關(guān)于抵觸申請(qǐng)的相關(guān)規(guī)定

在美國，抵觸申請(qǐng)就是現(xiàn)有技術(shù)；在歐洲，抵觸申請(qǐng)也是現(xiàn)有技術(shù)，但卻被排除用來評(píng)價(jià)創(chuàng)造性；在我國（此處是指我國大陸地區(qū)），抵觸申請(qǐng)不屬于現(xiàn)有技術(shù)，用來評(píng)價(jià)新穎性；在我國臺(tái)灣地區(qū)，抵觸申請(qǐng)不包括本人，不屬于現(xiàn)有技術(shù)，用來評(píng)價(jià)新穎性。

我國2000年的《專利法》對(duì)于抵觸申請(qǐng)的規(guī)定與現(xiàn)行中國臺(tái)灣地區(qū)的相關(guān)規(guī)定相似，而2008年的《專利法》修訂將抵觸申請(qǐng)范圍擴(kuò)大到本人，也就是包括本人。

2000年《專利法》規(guī)定：新穎性，是指在申請(qǐng)日以前沒有同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過、在國內(nèi)公開使用過或者以其他方式為公眾所知，也沒有同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型由他人向國務(wù)院專利行政部門提出過申請(qǐng)并且記載在申請(qǐng)日以后公布的專利申請(qǐng)文件中。

2008年《專利法》規(guī)定：新穎性，是指該發(fā)明或者實(shí)用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)；也沒有任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請(qǐng)日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請(qǐng)，并記載在申請(qǐng)日以后公布的專利申請(qǐng)文件或者公告的專利文件中。（后半句“申請(qǐng)日在前，公開在后”就是法律對(duì)于抵觸申請(qǐng)的定義。這也就是關(guān)于抵觸申請(qǐng)?jiān)u判一份專利文件新穎性的出處。）

二、抵觸申請(qǐng)的背后法理是什么，也就是抵觸申請(qǐng)的出發(fā)點(diǎn)是什么

《中國專利法詳解》中論述到抵觸申請(qǐng)時(shí)所依據(jù)的法理是防止重復(fù)授權(quán)。但是，如果是為了防止重復(fù)授權(quán)，那么如何理解被在先申請(qǐng)人放棄的在先申請(qǐng)仍然能夠作為抵觸申請(qǐng)來影響在后申請(qǐng)的新穎性？或者在先申請(qǐng)根本沒有要求保護(hù)的范圍為何也能作為抵觸申請(qǐng)來影響在后申請(qǐng)的新穎性？

因此，除了防止重復(fù)授權(quán)之外，其背后還有一層法理我覺得是捐獻(xiàn)理論，即在先申請(qǐng)人沒有最終授權(quán)的那部分內(nèi)容其實(shí)是在申請(qǐng)日之時(shí)就捐獻(xiàn)給大眾的，因此如果這部分內(nèi)容即使出現(xiàn)在后申請(qǐng)中，也是不值得在后申請(qǐng)予以保護(hù)的。也就是說是貢獻(xiàn)給大眾參考的，但不能被別人當(dāng)作自己個(gè)人的權(quán)利進(jìn)行保護(hù)。

三、下面提供兩個(gè)示例進(jìn)行說明

1.申請(qǐng)人甲的在先申請(qǐng)中記載了A+B兩個(gè)方案，權(quán)利要求保護(hù)A方案，然后被公開。申請(qǐng)人乙的在后申請(qǐng)中記載了B方案，權(quán)利要求保護(hù)B方案。

分析：甲相當(dāng)于在乙之前就理論上能夠獲得B方案的保護(hù)，但他選擇放棄B方案，將B方案捐獻(xiàn)給世人。退一步講，甲其實(shí)也可以通過修改權(quán)利要求等方式將B方案重新納入保護(hù)范圍，這樣申請(qǐng)人乙的在后申請(qǐng)更沒有理由被授權(quán)。

2.申請(qǐng)人甲的在先申請(qǐng)中記載了A+B兩個(gè)方案，權(quán)利要求保護(hù)A方案，然后被公開。申請(qǐng)人甲的在后申請(qǐng)中記載了B方案，權(quán)利要求保護(hù)B方案。

分析：即使B方案獲得授權(quán)，這種情況也不屬于重復(fù)授權(quán)的情況；申請(qǐng)人甲用自身的行為表明他沒有放棄他的B方案。但是事實(shí)上，根據(jù)現(xiàn)行專利法，B方案會(huì)由于抵觸申請(qǐng)的原因被駁回（新穎性）。

四、其他角度來分析抵觸申請(qǐng)

我國的現(xiàn)行規(guī)則將申請(qǐng)人本人的在先申請(qǐng)也納入抵觸申請(qǐng)范圍是對(duì)申請(qǐng)人的限制，尤其是主動(dòng)修改時(shí)間的限制，這樣可以避免申請(qǐng)人通過在后申請(qǐng)變相“延長”主動(dòng)修改的時(shí)限。

示例：

同一申請(qǐng)人，在先申請(qǐng)A申請(qǐng)日為2015.1.1，公開日為2016.7.1，說明書記載椅子的各個(gè)詳細(xì)結(jié)構(gòu)，包括扶手，座墊，滾輪，支架等各個(gè)詳細(xì)結(jié)構(gòu)的介紹，權(quán)利要求書保護(hù)的是扶手，那么對(duì)于在先申請(qǐng)A來說，想要從說明書中將“座墊”加入權(quán)利要求保護(hù)的時(shí)間為2015.1.1日之后的主動(dòng)修改時(shí)間段，主動(dòng)修改時(shí)間起點(diǎn)為2015.1.1；

在后申請(qǐng)B申請(qǐng)日，2015.5.1，公開日為2016.11.1，說明書記載內(nèi)容與A相同，記載了椅子的各個(gè)詳細(xì)結(jié)構(gòu)，包括扶手，座墊，滾輪，支架等各個(gè)詳細(xì)結(jié)構(gòu)的介紹，權(quán)利要求書保護(hù)的是滾輪，對(duì)于B來說想要從說明書中將“座墊”加入權(quán)利要求保護(hù)的時(shí)間為2015.5.1日之后的主動(dòng)修改時(shí)間段，主動(dòng)修改時(shí)間起點(diǎn)為2015.5.1；

按照舊法，排除本人的規(guī)定，也就是本人的申請(qǐng)不構(gòu)成抵觸申請(qǐng)，不影響在后申請(qǐng)文件的新穎性，這個(gè)角度出發(fā)，對(duì)于將“座墊”加入權(quán)利要求保護(hù)的時(shí)間延長了“由2015.1.1至2015.5.1日”4個(gè)月的時(shí)間，最多能延長18個(gè)月。

按照現(xiàn)行專利法，本人的申請(qǐng)構(gòu)成抵觸申請(qǐng)，從這個(gè)角度出發(fā)，只能對(duì)在先申請(qǐng)A中，將“座墊”加入權(quán)利要求保護(hù)，時(shí)間為2015.1.1日之后的主動(dòng)修改時(shí)間段，主動(dòng)修改時(shí)間起點(diǎn)為2015.1.1；對(duì)于在后申請(qǐng)B，無法將“座墊”加入權(quán)利要求保護(hù)，因?yàn)闊o論“座墊”這一方案已被A公開，會(huì)導(dǎo)致B方案沒有新穎性，不被授權(quán)。

五、給大家提出幾種情況，大家可以思考是否符合抵觸申請(qǐng)

1.甲申請(qǐng)日為2015年1月，公開日為2016年7月，公開內(nèi)容為鞋子的設(shè)計(jì)方案；乙申請(qǐng)日為2015年9月，公開日為2017年1月，公開內(nèi)容為帽子設(shè)計(jì)方案。

2.甲申請(qǐng)日為2015年1月，公開日為2016年7月，公開內(nèi)容為鞋子的設(shè)計(jì)方案；乙申請(qǐng)日為2015年9月，公開日為2017年1月，公開內(nèi)容為同一款鞋子的設(shè)計(jì)方案。

3.甲構(gòu)成乙的抵觸申請(qǐng)，甲公開技術(shù)方案為A+B，權(quán)利要求保護(hù)方案A，乙公開為A，權(quán)利要求保護(hù)方案A。

4.甲構(gòu)成乙的抵觸申請(qǐng)，甲公開技術(shù)方案為A+B，權(quán)利要求保護(hù)方案A+B，乙公開為A+C，權(quán)利要求保護(hù)方案A+C。

六、結(jié)論

對(duì)于在先申請(qǐng)和在后申請(qǐng)不是同一申請(qǐng)人，抵觸申請(qǐng)更傾向于捐獻(xiàn)原則，未列入保護(hù)范圍內(nèi)但是說明書中公開的內(nèi)容是提供給大眾參考的，因此，不允許有其他人將公開的內(nèi)容列入私人的保護(hù)范圍；

對(duì)于在先申請(qǐng)和在后申請(qǐng)是同一申請(qǐng)人，抵觸申請(qǐng)似乎更傾向于避免重復(fù)授權(quán)，在先申請(qǐng)公開的內(nèi)容，申請(qǐng)人可以在修改的時(shí)候?qū)⒄f明書中未保護(hù)的內(nèi)容加入在先申請(qǐng)權(quán)利要求書中進(jìn)行保護(hù)，因此，只要是在先申請(qǐng)記載的范圍都會(huì)影響在后申請(qǐng)的新穎性，避免在后申請(qǐng)重復(fù)授權(quán)。