商標三年不使用抗辯制度中“實際使用”的認定

摘 要：自商標三年不使用抗辯制度出臺以來，對實際使用應當如何認定的問題便一直爭議不斷，而法院也并未對抗辯制度與撤銷制度的使用的認定做出明確的區分。由此，根據我國的國情和已有制度、借鑒國外相關制度，以大量案例為基礎，試圖從商標本身的性質以及比較三年不使用抗辯制度與三年不使用撤銷制度的區別，分析抗辯制度的立法目的以及現實案例中存在的問題，來探討抗辯制度的實際使用應當如何認定。

關鍵詞：三年不使用抗辯 實際使用 廣告宣傳

一“實際使用”在抗辯制度中的認定問題

在注冊主義國家，商標只要被核準注冊即使未使用也可獲得商標權，在這種背景下就很容易導致注冊與使用的脫節。因此，商標使用得到了各個國家的廣泛重視，我國也出臺三年不使用制度。三年不使用制度包括三年不使用撤銷制度和三年不使用抗辯制度，而對商標使用進行認定也是這兩個制度的前提和基礎。在司法實踐中，大部分法院對這兩個制度中使用的標準并沒有做出明確的區別，但實際上其立法基礎是不同的。①在發生侵權時，未曾實際使用過的商標因不具有商譽而不具有賠償的基礎，這也是不使用抗辯制度產生的原因，旨在防止侵權人向無價值的商標進行賠償。撤銷制度中使用的效果旨在對商標權利維持，若不滿足商標使用的要求，該商標就會被撤銷，商標權就此消失。而抗辯制度若成立，侵權人就獲得侵權賠償請求權的抗辯權，旨在不予賠償商標未曾積累的商譽。顯然撤銷制度成立的后果相較于抗辯制度要嚴重很多。因此，撤銷制度的商標使用認定的范圍應當大于實際使用，但是實際使用的范圍具體應當如何認定呢？

二“實際使用”的實證分析與認定

（一）關于實際使用在三年不使用抗辯制度中認定的實證分析

自2013年《商標法》出臺以后，《商標法》第64條便廣泛適用于司法實踐當中，筆者從案例出發，試圖對法院在認定實際使用問題時采用的標準進行統計，分析和總結。

本文采用的數據庫是“北大法寶”，利用“法律法規”數據庫檢索出與《商標法》第64條第一款有關的案例71個，其中有19個案件是由于原告未提供實際使用的證據法院判定三年不使用抗辯成立，4個案件是由于被告認定為不侵權，不可作為實證材料進行分析。筆者將余下的48個案件作為實證研究的材料，為了確定在司法實踐中實際使用如何認定，主要從以下兩個因素進行研究。一為是否達到識別商品來源的效果。在認定抗辯制度中實際使用的問題時，法律并沒有統一的標準。在撤銷制度中構成商標使用不僅要滿足使用形式上的要求，為了防止象征性使用，還要求有用來識別商品來源的使用意圖。因此，為了與撤銷制度進行區別，除了商標權人的使用意圖和使用行為，還需要判定是否要求商標的使用達到識別商品來源的效果，如果需要那么說明法院在裁定實際使用問題時并沒有采用和撤銷制度一樣的標準，而是要高于撤銷制度。二為是否要求將商標真實地投入到商品或服務的過程中，抗辯制度立法意圖是避免向不具有商業價值的商標進行賠償，因此只有將商標真實的投入到商品和服務中，那么該商標才會具有賠償的基礎。

對于實際使用的標準是否要求產生識別作用。在48個案例中，認定為實際使用的有31個案例，其中有3個案例是法院明確要求產生識別作用的，有24個案例沒有明確要求產生識別作用。但是從具體情況中也可看出已經產生了識別作用，有4個案例未要求產生識別作用。在17個未認定為實際使用案例，有8個案例明確要求產生識別作用，有1個案例沒有明確要求產生識別作用。但是從具體情況中也可看出已經產生了識別作用，有8個案例未要求產生識別作用。從對以上數據的分析可知，在認定為實際使用的案例中，有將近90%的案件是產生識別作用的。在認定為非實際使用的案例中，也有將近① 《商標法》第64條規定，注冊商標專用權人請求賠償，被控侵權人以注冊商標專用權人未使用注冊商標提出抗辯的，人民法院可以要求注冊商標專用權人提供此前三年內實際使用該注冊商標的證據。注冊商標專用權人不能證明此前三年內實際使用過該注冊商標，也不能證明因侵權行為受到其他損失的，被控侵權人不承擔賠償責任。

50%的案件法院要求商標在使用的過程中產生識別作用，因未產生識別作用而未將其認定為實際使用行為。因此，司法實踐中，法院在認定實際使用行為時，將商標是否已經產生識別效果作為重要的考量因素。

是否要求將商標真實地投入到商品或服務當中。在31個認定為實際使用的案件中，其中有25個案件是商標專用權人已將商標使用在商品和服務當中，有6個案件未將商標使用在商品和服務當中。在17個未認定為實際使用的案件中，全部為商標專用權人未將商標使用在核定的商品或服務當中。從對上述數據的分析可知，將商標實際使用在商品或服務中也是法院在認定實際使用問題時一個重要的考量因素。

通過對案例的實證研究可以發現，商標權人使用商標的行為是否可以起到識別效果，以及是否真實地將商標使用在商品或服務當中而非象征性使用，均是法院在認定實際使用問題時重要的考量因素。但是其中也有一部分案例是商標專用權人未將商標使用商品或服務當中，而是使用在廣告宣傳的前期準備工作當中，除去象征性使用行為，法院也將其認定為實際使用。由于我國并沒有具體的規定對抗辯制度中實際使用的問題進行界定，因此，廣告宣傳這樣未曾真實投入到商業經營中的行為是否屬于實際使用行為，筆者將根據案例進一步探討。

（二）實際使用認定的具體分析——廣告宣傳是否屬于實際使用

在優信投資公司訴優信信息公司案件中 參見重慶市高級人民法院民事裁定書（2017）渝民申1782號.，優信信息公司作為商標權人自獲得注冊商標以來僅在網頁宣傳上使用了注冊商標，而優信投資公司以優信公司未實際開展金融項目為由未經許可在類似商品上使用其注冊商標，并提出損害賠償抗辯。重慶高院認為雖然優信信息公司未實際開展該項金融業務，但對該商標進行了廣告宣傳，因而屬于商標使用行為。在韓貴強與鎧恩國際公司上訴案 參見廣東省東莞市中級人民法院民事判決書（2017）粵19民終1047號.中，鎧恩國際公司在獲得商標權的三年內并未在“家具”商品上實際使用過“鎧恩”商標，僅在媒體上對其進行廣告宣傳。韓貴強在侵害鎧恩國際公司商標權后，主張根據《商標法》第64條的規定，其不應當承擔賠償責任。但是法院認為，鎧恩國際公司投放了大量廣告，對其“鎧恩”品牌進行了宣傳屬于實際使用行為。而在山東星火公司訴東莞星火公司案件 參見重慶市第一中級人民法院民事判決書（2017）渝01民終第1725號.中，法院認為山東星火公司自獲得“spark”商標后僅僅進行了廣告宣傳，并未實際使用該注冊商標開展培訓服務，因此侵權人東莞星火公司無需向山東星火公司賠償。

從上述前兩個案例可知，兩個商標權人均未在核定商品或服務中實際使用注冊商標，法院認為其對商標進行了廣告宣傳，客觀上起到了識別商品來源的效果，應當屬于實際使用行為。而第三個案例與上面兩個案件形成鮮明的對比，法院認為僅僅只有廣告宣傳行為沒有實際開展業務，商標權人并未受到實際損失，因而不屬于實際使用行為。筆者認為廣告宣傳行為應當不屬于實際使用行為。首先，廣告宣傳很難排除象征性使用。因為意圖是主觀的，我們無法進行衡量只能從客觀現象來進行判斷，不僅是在抗辯制度，在三年不使用撤銷制度中，商標局在對廣告宣傳是否屬于商標使用進行審核時也會排除象征性使用。其次，抗辯制度的法律效果與撤銷制度的并不相同?？罐q制度是侵權人擁有損害賠償的抗辯，商標權仍舊可以存在，而撤銷制度是商標權完全被消滅?？梢钥闯龀蜂N制度要比抗辯制度的法律后果嚴重很多，所以相較于撤銷制度，應當對抗辯制度中的實際使用的認定標準提出更高的要求。而且法院需要審理并作出裁決的是侵權人是否應當賠償，而法院對于賠償的結果并不影響商標是否被撤銷。最后，廣告宣傳并沒有獲得賠償的基礎。一個商標的實際價值應當是在商業經營的過程中，商標真實地使用在商品或服務時，在消費者中產生識別效果所積累的商譽，即與商品或服務產生的緊密聯系，而并非單純地進行廣告宣傳產生的識別效果。因此，從《商標法》第64條鼓勵商標進行使用避免向不具有實際價值的商標賠償的立法意圖中可以看出廣告宣傳不屬于實際使用行為。

三、總結

美國作為商標使用主義國家，在對商標使用要求上相比于其他國家有著更加嚴格的標準。15U.S.C.§1051 15U.S.C.§1051（a）：The owner of a trademark used in commerce may request registration of its trademark on the principal register.15U.S.C.§1051（d）：The statement shall be verified by the applicant and specify that the mark is in use in commerce.就強調了在商業上的使用，從中可以看出，商標使用者若要取得商標權，首先必須將該商標標示于一定的商品或者服務，且實際投入市場，并被消費者所知曉，這與筆者在上文分析的結論不謀而合。商標只有真實的投入到商業經營中，才會在商品與服務中產生識別作用，而這樣的識別作用才會有賠償的價值。其次，商標與核定的商品與服務本就是不可分割的整體，未在商品與服務中實際使用該注冊商標，僅僅進行了廣告宣傳，即認定該使用為可獲得侵權損害賠償的實際使用行為，未免有些牽強。最后，《商標法》第48條 《商標法》第48條規定，本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用于識別商品來源的行為。表述為“用于識別商品來源的行為”，與功能作用產生識別效果有很大的區別，前者是從使用者的角度來判斷，強調的是使用者的主觀意圖，后者是從消費者的角度來判斷，更強調通過使用產生的識別效果。通過上述論證，筆者在借鑒美國商標法的基礎上，對實際使用重新限定以區別于商標法中其他類別的使用，具體內容如下，商標應當使用于一定的商品或者服務，且實際投入市場，并在消費者中產生識別效果。

參考文獻：

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（蔡悅，北京化工大學）研究綜述中國經貿導刊