論注冊馳名商標淡化侵權行為的法律規制

李世琦

摘要：作為一種特殊的商標侵權行為，馳名商標淡化具有不易察覺等特性，因此長期積累后一旦發現，其對商標權利人的損害是不可估量的。目前我國針對這一特殊商標侵權類型的研究仍處在的探索階段，尚未形成系統的法律規制體系。故從馳名商標“跨類保護”的理論基礎著手，指出混淆理論對馳名商標保護的不周延及商標淡化中“賠償”條件的不完善。繼而通過現行法與司法解釋的銜接問題反映出我國立法中對馳名商標保護規定的模糊，強調應注意商標立法體系化的調整。并指明應借鑒其他國家相關經驗，明確將淡化理論引入立法：對一般商標侵權行為的認定及未注冊馳名商標的保護采用混淆標準，對注冊馳名商標的認定采用基于淡化理論的跨類保護標準，并對跨類保護的邊界予以明確。

關鍵詞：馳名商標;跨類保護;淡化;法律規制

1 引言

我國對馳名商標侵權行為的認定采用的是跨類保護標準，但隨著知識經濟的發展，傳統的侵權行為認定標準已經不足以適應層出不窮的馳名商標侵權問題。嚴格來說，我國并無系統的反淡化立法，對于馳名商標淡化侵權行為的認定主要還是基于混淆理論。傳統混淆理論的產生是基于商標的識別功能，目的在于避免消費者混淆商品或服務的來源。但較之普通商標，馳名商標的權利人對商標進行的市場投入更多，相應的使馳名商標擁有了普通商標不具有的廣告、質量保障和投資擔保等功能，同時也更容易被他人不當使用，因此為了加強對馳名商標的保護，對其在不相同、不相近似商品服務的范圍實行跨類保護。但“跨類保護”作為我國注冊馳名商標侵權行為認定的標準卻包含了“誤導公眾”這一構成要件，以至于在對實務中出現的大量利用淡化手段損害他人馳名商標利益的行為進行認定時，法官依據混淆理論無法給出詳細嚴謹的法律推理，進而選擇商標淡化理論的有關內容，并依據相關民事侵權理論來進行裁判。在司法實務已經逐漸接受淡化的背景下，我國對商標淡化的研究也應當適時的邁出穩健的一步。對馳名商標的反淡化保護，既是平衡商標所有人的權利與消費者利益的需要，也是加快我國國際競爭的需要。總的來說，加快馳名商標反淡化的研究，從法律的角度對其進行保護，從而建立一個對馳名商標淡化侵權行為進行規制的法律體系，對馳名商標商標權人的利益進行保護刻不容緩。

2 我國注冊馳名商標淡化侵權行為法律規制中的問題闡釋

2.1 我國對注冊馳名商標進行的“跨類保護”與商標混淆界限不清

我國在認定注冊馳名商標侵權行為時采用的是跨類保護標準，該認定標準雖不要求商品領域相同、相類似，但針對其理論基礎一直存在爭議。

2.1.1 針對《商標法》第13條第3款①分析馳名商標“跨類保護”的實質。一直以來，法學界對《商標法》第13條第3款的規定能否構成我國立法上的反淡化保護都存在著較大爭議。首先，從法條文義來看，該款是對注冊馳名商標的跨類保護，雖然跨類保護是商標淡化必不可少的特征，但“跨類”畢竟只是對保護范圍的界定，并不足以說明我國立法中是否引用了淡化理論。其次，從法條表述來看，該款雖然確實落筆在“致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害”這一淡化理論的判斷標準，但其中“誤導公眾”這一字眼，卻要基于混淆理論來進行判斷。該款同時將二者雜糅，混淆了二者判斷標準，這也恰好說明了我國對淡化理論的定義還尚未明晰。再次，2013年第三次修改后的《商標法》加大了對商標的保護力度，并對馳名商標的定義等做出了規定，但遺憾的是，關于商標淡化的問題仍未在條文中得到很好的體現，而是繼續沿用了第13條的規定。該條雖然規定了注冊馳名商標的跨類保護，但《馳名商標認定和保護規定》第6條對該條做出了明確解讀：跨類保護以“容易誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害”為構成要件。綜合《商標審理標準》①中對《商標法》第13、14條以及《商標法實施條例》第5條中“混淆、誤導可能性”的解讀，足以見得《商標法》中并未對商標淡化做出規定，甚至可以說，我國對注冊馳名商標侵權行為的認定采用的仍是商標混淆標準。

2.1.2 跨類保護標準致使法官造法現象頻發。單從2009年最高人民法院出臺《關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱馳名商標司法解釋）之后抽取的35份涉及馳名商標的案例[1]來看，最終被認定構成淡化的便有14例。雖然《商標法實施條例》以及商標法司法解釋的出臺，為司法實務中反淡化保護提供了一定的法律依據，但我國立法中卻并未明確提及過“淡化”，理論界關于商標淡化的許多分歧也仍然存在。

對于我國目前市場經濟活動中出現的大量利用淡化手段削減他人馳名商標價值的行為，僅依據《商標法》第13條中的跨類保護以及第57條的兜底條款來認定侵權未免牽強，將法學理論引入裁判或者使用商標法司法解釋進行說理確可以使判決結論更加正當和合理。但由于立法中沒有明確規定，僅使用司法解釋又有超越權限的嫌疑，使得判決缺乏權威性，其次僅使用立法中沒有的淡化理論終究是對法律體制的偏離和破壞，也確實算得上是造法行為了。[2]

2.2 現行法中有關馳名商標反淡化保護的條款之間的銜接不明

我國針對馳名商標采用的是按需認定、個案認定、被動認定的原則以及行政機關與司法機關雙軌制認定的模式，且立法中尚未明確淡化侵權的具體內容。因此，在應對實務中出現的大量利用淡化手段損害他人馳名商標利益的行為時，就存在著相關法律的選擇適用及銜接問題。

首先，針對實務中出現的當事人申請在不相同或不相類似商品上對商標進行保護的案件，法院可根據當事人請求及案件具體情況，依據馳名商標司法解釋第2條的規定，認為確有必要的，對涉案商標做出是否馳名的認定。[4]其次，在認定時也應參照馳名商標司法解釋第9條第2款中有關權利人請求對馳名商標侵權行為進行救濟的具體條件。

另外，如需對跨類保護的范圍進行把握，則必定要考慮馳名商標司法解釋第10條②的適用。該條可說是綜合考慮了馳名商標的顯著程度和相關公眾中的知曉程度，以及相關商品的關聯程度等因素，促使審判實踐時對跨類保護范圍的確定寬窄適度，從而更符合立法意圖。

《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》是在對2010年《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》中重要條文吸納的基礎上，針對司法實踐中一些突出問題進行意見征詢和調研之后于2016年通過的。[6]其中關于已注冊馳名商標跨類保護的主要內容③是：①對認定訴爭商標的使用是否足以使相關公眾認為其與馳名商標具有一定程度的聯系而誤導公眾時應當考慮的因素作了綜合說明;②對司法實踐中特定情況下對《商標法》第13條和第30條的轉換適用問題做出了規定;③對《商標法》第45條中的是否“惡意注冊”提出應當考慮的因素。該規定的施行對司法活動中處理法律條文之間的銜接、準確適用法律具有很強的指導和規范作用。

我國對馳名商標的保護主要依據上述法律法規、部門規章以及司法解釋中的相關規定，但這種多頭執法、多方規定往往會導致一些部門法之間的沖突或者法官對其選擇適用的雜亂，甚至會因為標準的不統一而導致同案不同判現象的出現。因此，我國在之后商標立法的過程中，相關規定之間的銜接也應是立法者應當注意的問題。

2.3 注冊馳名商標淡化侵權行為的“賠償”條件不完善

在民法體系中關于賠償責任均適用填平原則，即沒有損害就沒有賠償。商標法作為私法，應屬其調整范圍，理應同樣適用此原則。侵害不等于損害，知識產權領域的保護客體不同于其他領域有形的物，其保護的是無形財產，如果等到實質損害的發生往往已經對被侵權人造成了不可逆的損害。因此，對于知識產權中侵權行為的救濟通常要在僅有損害可能的情況下進行，如此一來，若是遵循“沒有損害就沒有賠償”的原則，則在注冊馳名商標淡化侵權中，也應僅在被侵權人因侵權行為遭受到了損害時，才能要求行為人承擔損害賠償。這樣，許多未對權利人造成損害，或是損害尚可以彌補的侵權，便可以由其他救濟方式代替法定賠償這一金錢救濟。

我國《侵權責任法》中雖未明確區分“過錯”和“違法性”，但在進行“過錯”判定時仍對“違法性”進行了分析，[8]因此在侵權認定中引入“損害”這一要素與現行體系并不違背，故商標權控制的客觀行為應屬于“違法性”判定之列。為了與只在乎是否對創新激勵造成負面效應的損害賠償中的“損害”以及“違法性”判斷中的“損害”相區別，僅需對現行法中的侵權行為進行目的限縮，解釋為“對權利人造成損害的侵權行為”并納入“違法性”判斷即可，既不損害現行侵權與賠償兩分的框架，也不違背傳統侵權行為的認定思路。

2.4 注冊馳名商標跨類保護的邊界模糊不清

我國《商標法》為馳名商標提供跨類保護，但應當明確：某一商標在被核定使用的類別上構成馳名商標，并不意味著在其他任何非類似商品或服務上理所當然的可以獲得反淡化保護。如我國司法實踐中出現的“劍南春”與“澗楠春”之訴、“綠源”與“綠緣”之訴，雖然在兩個案例中消費者在讀或聽到后者時可能會想到前者，但畢竟二者只是音同，字的區別較大，近似度也不高，產生的此種聯想并不必然導致淡化，因此侵權與否還應結合具體案情中的諸多情形才能做出判斷。反淡化保護并非將范圍擴大到與馳名商標注冊使用的商品及服務不相同也不相類似的一切領域，而應以危及商標所有人的利益，不當占有了其商標信譽為限。且商標權作為一種準財產權，過度保護會使其權利性質發生改變，甚至阻礙自由競爭，所以只有對其保護范圍加以限制，才能從根本上平衡馳名商標保護中的各方利益，從而更好的促進市場公平競爭。

對注冊馳名商標跨類保護邊界的明晰一直是司法實踐中的重點難點問題，界定時要求一定的靈活性，不僅要依據法律和司法解釋的內容，對個案事實反映的具體情況也要充分考慮。

3 注冊馳名商標淡化侵權的理論分析

3.1 混淆理論對馳名商標保護的不周延

在我國商標法體系中，對一般侵權行為的認定采用的是商品類似、商標近似標準，對馳名商標相關的侵權認定采用的是跨類保護標準。雖然我國根據TRIPS協議的規定已經將馳名商標的保護擴大到了不相同、不相類似的領域，但如前文所述，此種跨類保護仍是逃不開以混淆為前提。隨著混淆標準的擴大，越來越多的商標侵權行為被包含在內，但長期使用混淆理論的過程中我們發現，其已經不足以規制所有的侵權類型，這與商標功能的發展是分不開的：不同的社會發展階段，商標功能的側重也有所不同。從最開始商標僅作為標志商品來源到后來商標與商譽發生聯系直至如今（馳名）商標所代表的商譽有了其獨特的內在價值，使我們不得不重新認識商標的價值，定義對其保護的基礎。

商標淡化標準的使用可以使弱化、丑化等不能被混淆標準規制的行為被認定為侵權，以此來彌補混淆標準的不足，同時也在一定程度上加大了對馳名商標的保護。

通過我國部分法院關于馳名商標認定案件的判決中可以看出，部分法官已經直接或者間接使用淡化理論對判決的結果進行說理，但引用法理說理時存在諸如認定標準不統一等一系列問題，故如此并不是長久之計。急需引入淡化理論進行相應立法，使法官在判決中做到說理有據可循、有法可依，這也就要求我國在引入淡化理論注意對其含義的正確把握，避免似是而非的理解及模棱兩可的規定，為司法審判提供統一標準奠定基礎。

隨著各國對馳名商標保護的加強，我國對馳名商標淡化理論的研究也逐漸深入。這既是基于我國目前馳名商標侵權行為認定標準的不足，也是對馳名商標擴大保護大趨勢的順應。馳名商標淡化標準的引入，有利于對馳名商標更加全面的保護，也有利于對我國馳名商標立法保護體系的完善。

3.2 對聯想理論中馳名商標跨類保護的邊界的理解

“聯想理論”的最初出現，實質上是基于對商標表彰功能的保護，及針對他人對具有一定知名度的商標惡意攀附現象的處理。隨著時代的發展、商標功能的豐富，馳名商標已不再只是用來標識商品的來源，商標開始可以自由轉讓，消費者也逐漸關注商品的品牌價值，品牌價值正在慢慢超過商品自身。從“混淆理論”到“聯想理論”，商標保護的目的逐漸從避免消費者遭受混淆向保護商標所有人的商譽傾斜。

但聯想理論也存在局限，它無法恰當解決“聯想但不相似”的情形。在廣告產業發展起來之后，尤其是我國最初對馳名商標“主動認定”的驅動下，商家注意到了馳名商標可以帶來的巨大利益。企業為了追求利益想方設法將品牌認定為馳名商標，并用以大肆廣告宣傳，以期在行業內迅速獲得競爭優勢。這種將馳名商標看作榮譽稱號的錯誤認識，嚴重違背了商標法對馳名商標保護的初衷。

聯想理論的使用也要求在先商標具有一定的知名度，但它并沒有一個確定的標準，在各國立法中也都沒有真正體現到。一直以來“聯想的可能”僅用來明確“混淆的可能”的范圍，也可以說事實上并不存在系統的聯想理論[9]，因此它無法為馳名商標的跨類保護提供一個合理的標準，也不能為馳名商標提供更完備的保護，甚至可能導致司法實踐中的同案異判。

我國對馳名商標侵權行為的認定基礎是基于混淆理論的“跨類保護”標準，但應注意的是，為了適度保護馳名商標及維護市場公平競爭，對于馳名商標的跨類保護不應是全類保護，而應該有一定的邊界，顯然聯想理論并不能滿足這一需求。

3.3 重新確定注冊馳名商標淡化侵權救濟條件的必要性

3.3.1 相對于混淆給消費者造成的損害，淡化給消費者造成的檢索成本的增加具有間接性。可以說比起混淆理論，商標淡化理論主要保護的是商標權人的利益而非消費者的。正如McKenna教授在考察過英美商標法的發展史之后提出的看法[10]，“商標救濟的動因是填補權利人的損害，……而保護公眾則是商標救濟出于對公共政策的考慮”。因此在對注冊馳名商標淡化同時也要平衡各方，促進市場公平競爭的同時，也要注意防止因對權利人保護范圍過大而危及消費者的利益。

3.3.2 在確定注冊馳名商標淡化侵權救濟條件時，也要注意對司法裁判中對商標淡化制度的實際運行狀況進行研究，而后進行理論反思，這一過程對其理論定位和司法適用均有重要意義。

我國立法中并未對淡化侵權相關問題進行規制，理論界對商標淡化侵權行為的立法體例及賠償方式也看法不一。對注冊馳名商標淡化侵權救濟條件的確定，一方面有利于我國商標淡化立法體系的建立，確定統一規范，便于法官裁判時有法可循;另一方面，細化救濟方式，為權利人受到不同程度或內容的損害提供不同的救濟方式，既可以提高審判效率，也可以有效地防止淡化侵權案件中法定賠償的過分使用。

4 對域外有關商標淡化侵權行為法律規制的經驗借鑒

4.1 美國關于商標淡化侵權行為法律規制的經驗分析

美國是目前世界上商標反淡化制度相對完善的國家，其相關立法的發展及對淡化行為的規制值得我們深入研究。

《聯邦商標淡化法》（FTDA，1995）是美國第一部聯邦層面對商標進行反淡化保護的法律，它推翻了一些州法院自相矛盾的判決，對各州法院對淡化理論的理解和應用具有很大的指導作用。在美國反淡化立法過程中，該法有著舉足輕重的作用。《商標淡化修正法案》（TDRA，2006）正式更改了《蘭哈姆法》第43條的規定，將“淡化之虞”的標準落于紙面，并將后天獲得識別性的馳名商標納入43條的保護客體。此外，TDRA對《蘭哈姆法》第43條、第45條的修正主要還體現在：①明確定義了“淡化”，并對“模糊”和“虧損”兩種淡化類型的判定標準分別進行了說明;②明確規定何為馳名商標，確定了參考要素;③除禁令救濟外，若馳名商標所有人可以證明行為人存在故意，則可依照《蘭哈姆法》第35條規定獲得賠償，此時法院可依照《蘭哈姆法》第36條責令被告交出侵害物并將其銷毀;④在除外部分增列了可抗辯理由，為了回應人們對可能會影響言論自由的擔心，還將滑稽模仿和其他批評或評論規定在TDRA規制之外。

在美國淡化立法進程中，還有一點值得注意的是，與其說其在證明標準上由“實際淡化”轉變為了“淡化之虞”標準，還不如直接承認國會在立法之初本意便是采用“淡化之虞”標準，只是由于表述過于含糊，導致在司法實踐中分歧迭起，最后終于由TDRA對淡化標準進行了重申，這也提醒著我國在立法時對語言表述的重視。

除上述之外，我們還應當注意到，目前全球排名前十的馳名商標中，美國占比約半數，我們日常生活中也有許多耳熟能詳的美國商標，如蘋果、可口可樂等，單是這些馳名商標所承載商品價值就為美國創造了數以億計的財政收入。美國正是基于其本國馳名商標在國際上的發展狀況，故對注冊或未注冊馳名商標予以同等的保護，我國在確定商標淡化保護客體時也應充分考慮這一因素。

4.2 日本關于商標淡化侵權行為法律規制的經驗分析

目前對于商標淡化的對象是否僅限于馳名商標，理論界仍存在著一些爭議。日本根據商標的馳名程度及范圍采用的是多層次的商標制度，其在商標立法中規定了馳名商標和防御商標，二者主要區別在于認定時特定區域或特定人群的范圍大小不同。另日本將著名商標在反不正當競爭法中加以規定，要求防御商標與著名商標在其全國內廣為知曉，并為著名商標提供大于馳名商標的保護。除此之外，日本對注冊或未注冊馳名商標提供同等保護，并且不限于日本境內，在外國消費者間馳名的商標也可以在日本尋求相應保護。

單從我國規定來看，首先著名商標不是法律用語，其認定由省級工商部門負責，在省級地域內享有相應的保護措施，但對于商標淡化的對象來說，過寬的保護面可能會使真正需要保護的對象得不到救濟;其次，對于馳名商標的認定已經涉及了許多復雜因素，在其之外另設著名商標標準相對多余。再次，日本對馳名商標的保護擴展了TRIPS協議的規定，對注冊與未注冊商標提供同等保護是基于其對本國經濟發展狀況的考慮，TRIPS協議本就是對成員國提供一個基本規范，中國僅對注冊馳名商標提供跨類保護目前來說也無可厚非。至于對馳名商標的保護是否要突破本國境內，主要看本國馳名商標在國際上的知名情況，中國在馳名商標司法解釋第一條中對此加以規定也是進行了一定考量的。綜上，我國僅將馳名商標作為淡化的對象并無不當。[5]