對比實驗中最接近現有技術的選取及其在創造性審查中的考量

申俊杰 楊杰

摘要：技術效果的認定是創造性評判中確定發明實際解決的技術問題的事實依據，化學醫藥領域發明的技術效果認定相比其他領域更加依賴于實驗證據的證實。申請人在答復通知書的過程中，往往會提供對比實驗來證明本申請的創造性。本文結合兩個復審案例，探討對比實驗中最接近現有技術的選擇及其在創造性審查中的考量相關問題。

關鍵詞：實驗數據;對比實驗;創造性;最接近現有技術

中圖分類號：D923.42 文獻標識碼：A文章編號：1003-5168（2020）12-0039-03

1 引言

技術效果的認定是創造性評判中確定發明實際解決的技術問題的事實依據，化學醫藥領域發明的技術效果認定相比其他領域更加依賴于實驗證據的證實?！秾＠麑彶橹改?010（修訂版）》在第二部分第十章第3.5節中規定：“判斷說明書是否充分公開，以原說明書和權利要求書記載的內容為準。對于申請日之后補交的實驗數據，審查員應當予以審查。補交實驗數據所證明的技術效果應當是所屬技術領域的技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的”[1]。立法本意在于出于先申請制原則的要求而強調以原說明書和權利要求書記載的內容為準，對于補交實驗數據是否可以接受以支持申請人主張的結論，進而證明本申請相對于現有技術具備創造性，應當持全面而審慎態度進行審查?！秾＠麑彶橹改?010（修訂版）》中關于補交實驗數據的一個主要原則就是補交實驗數據所證明的事實不能超出原始申請文件公開的范圍，即不能證明一個新的事實，通常是針對原申請文件記載的技術效果所提交的補充性數據。

對于補交實驗數據能否支持申請人主張的結論，進而證明本申請相對于現有技術具備創造性，應當持全面而審慎態度進行審查。實踐中通常是按照以下三點原則進行審查。

一是補交實驗數據必須與權利要求請求保護的范圍相對應。

二是補交實驗數據針對的技術效果不應超出原始申請文件公開的范圍。

三是對比實驗數據應當在請求保護的發明與最接近的現有技術之間進行。

即便己有上述規定，當前的審查實踐中，對于創造性審查中涉及對比實驗數據的考量問題，仍然存在規定不夠明確或己有規定適用范圍有限的問題。

2 案例介紹及分析

2.1 案例一

復審請求時補交的實驗數據如下：

合議組認為，雖然復審請求人未提供權利要求1中的3個具體化合物與對比文件2公開的化合物XX和XXIII的對比數據，但表格化合物1、2、3與權利要求1的化合物結構更接近，該對比數據能夠證明權利要求1中限定的3個具體化合物（左側苯環具有雙取代）相對于復審請求人提供的化合物1、2、3（左側苯環具有單取代）具備創造性，進一步推定本申請相對于對比文件2具備創造性。對比文件2公開了左側苯環上基團選擇的大范圍定義，不是針對所有活性化合物都能保證進行具體基團數目和類型的選擇后的化合物均能保持較高的活性，無法預期經結構修飾后的化合物的活性走向，具體的化合物結構在進行修飾后可能存在活性降低甚至喪失的情形，而本申請的活性實驗數據也證實了結構類似的化合物僅由于左側苯環上取代基的個數和類型不同導致活性有高有低。根據對比文件2公開的上位的基團定義進行基團修飾并不能顯而易見地獲得相對于左側苯環上單取代化合物活性更高的權利要求1中的3個具體化合物。

2.2 案例二

本申請說明書記載了本申請化合物相對于舒尼替尼毒性更低，取得了更好的技術效果。對比文件1公開了一系列具體化合物對于多種激酶的抑制效果數據，但未公開化合物168和173的效果數據。

合議組認為，對比文件1所解決的技術問題是提供具有蛋白激酶PK抑制活性的化合物，特別是具有受體酪氨酸激酶RTK、非受體蛋白酪氨酸激酶CTK、和絲氨酸/蘇氨酸激酶STK抑制活性的化合物。本申請所解決的技術問題是尋找一種具有高的酪氨酸激酶抑制作用同時具有較低毒性的新化合物。由此可見，對比文件1與本申請所解決的技術問題不完全相同，對比文件1中關注的重點為化合物的活性，而本申請除了關注化合物的活性之外，還關注化合物的毒性。雖然對比文件1在生物實施例的最后一段中記載了細胞毒性測試的方法，但沒有提供相應的細胞毒性數據。由此可推斷，對比文件1僅是基于蛋白激酶抑制劑的應用〔例如，抗癌）而認為應當測試所述化合物的活性，而并沒有特別關注所述化合物的細胞毒性。因此，本領域技術人員不會從對比文件1中獲得如何減低所述化合物細胞毒性的教導或啟示，通常認為，上市藥物其生物活性與毒性之間具有較佳的平衡，即較高的活性且毒性較低，基于目前的證據可以認為對比文件1中化合物80比168、173在成藥性方面更能引起本領域技術人員的關注。

上述兩個復審案例，申請人和審查員所選擇的最接近的現有技術不同，這兩個案例是既矛盾又統一的。首先，從表面上看，這兩個案例對于補交實驗數據的審查結論是一致的。申請人所提供的對比實驗數據均不是審查員所認為的最接近的現有技術，合議組對實驗數據都采取了認可的態度。其次，深層次分析，這兩個案例又是矛盾的。從化合物結構的相似程度來看，案例一中申請人所選擇的最接近現有技術的化合物結構比對比文件1更相似，是申請人虛擬的“中間態產物”，通過本申請化合物與虛擬的中間態化合物對比效果間接證明本申請的創造性。案例二中申請人所選擇的最接近現有技術的化合物結構比審查員所認為的對比文件1的化合物結構差別稍大，但是所選擇的對比對象是與本發明的構思更為相關的上市藥物，可以認為是經過了市場的檢驗。

由上述兩個復審案例可以看出，如果申請人無法提交本申請與最接近的現有技術之間進行對比的對比實驗數據，為了證明發明的創造性、考察技術效果與區別技術特征的關系，必要時，可以允許申請人制備或合理選擇一種結構上比對比文件化合物結構更為接近的“中間態產物”或與本發明的構思更為相關的上市藥物，且盡可能使該結構更為接近的“中間態產物”或構思更為相關的上市藥物與對比文件的區別恰好在于本發明與對比文件的區別技術特征，使得依附于發明區別技術特征帶來的有益效果能夠更清晰地得到證實，增強對本發明具備創造性的說服力。如果產生的技術效果能夠證明本發明相對于結構更為接近的“中間態產物”或與本發明的構思更為相關的上市藥物具備創造性，則可進一步推定本發明相對于對比文件具備創造性。

4 結語

作為實驗科學代表的藥物化學領域，對于技術效果的可預知性通常相對其他領域差，聲稱的技術效果的成立與否需要更多依賴于實驗的驗證。實驗數據，尤其是用于證明創造性的對比實驗數據是判斷發明是否具備創造性的關鍵，實驗對象選擇是有關實驗證據的難點。申請人可能補交結構更為接近的“中間態產物”或與本發明的構思更為相關的上市藥物作為比較對象，在審查實踐中，除了考慮化合物結構的相關性外，還需要從發明構思出發，結合案件的實際情況具體分析，將客觀上最相關的化合物作為對比實驗對象。

參考文獻：

[1]中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南[M].北京：知識產權出版社，2010.