理解發明在提高通知書全面性和有效性中的作用

國家知識產權局專利局專利審查協作天津中心 天津 300304

引言

理解發明是專利審查過程中最重要、最關鍵也是最基礎的一項工作,它不僅體現在專利申請的開始,還體現在專利審查過程中的各個環節;如果未充分理解發明,將影響審查過程中各個環節的質量,尤其是通知書的質量,從而導致在專利審查過程中造成不必要的通知書從而降低審查效能。

審查員開始實質審查后,應仔細的閱讀申請文件,力求準確的理解發明。理解發明的背景技術,從現有技術存在的問題出發,著重理解本申請的技術方案的全部必要技術特征,以及技術方案所能帶來的技術效果。理解發明是對專利申請作出準確判斷的基礎和根本,從申請人的角度出發,正向思維的去理解申請人在發明創造過程中遇到的問題、以及針對該問題提出的解決方案,還原發明構思,避免和減少主觀因素的影響。在實質審查過程中,準確把握發明實質、發明構思,制定正確的檢索策略,并且對技術方案的整體把握,創造性的評判,以及準確把握申請人的意見陳述并作出有針對性的意見答復等方面有著非常重要的作用。因此,準確的理解發明能夠有效的提高在實質審查過程中通知書的全面性和有效性。

1 理解發明在檢索中的作用

在審查過程中,對申請文件的走向主要取決于對現有技術做出的貢獻程度,而如何判斷申請文件對現有技術的重要程度,就需要審查員通過檢索達到本領域技術人員的能力。要通過有效的檢索才能達到本領域技術人員的能力,因此需要充分的理解了本發明的背景技術、發明構思、關鍵技術手段以及所能夠達到的技術效果才能正確以及準確的確定檢索要點和要素,從而制定檢索策略,高效的進行檢索,以占位本領域技術人員。

1.1 正確制定檢索策略 在制定檢索策略時,要準確理解發明,拋開現象看本質。有的發明是在關鍵技術手段的基礎上披上一層技術領域的外衣。此刻檢索時要將技術領域限制在檢索的關鍵要素之外,否則將影響檢索結果的準確性,遺漏最優證據。尤其是在發第一次審查意見通知書時,要做到充分的理解發明,把握發明實質,進行有效的檢索,避免后續通知書的補充檢索,造成多次通知書,從而影響審查周期。

1.2 準確把握中止檢索時機 在未檢索到有效對比文件的情況下判斷已經對現有技術進行了充分的檢索,即未遺漏最優證據,對于審查員而言是一項挑戰;尤其在提高審查效率的前提下,審查員要及時的做出正確決斷,即已經檢索充分,未遺漏證據。此時,就需要對發明申請進行充分的理解,從關鍵技術手段、技術效果、權利要求限定的保護范圍、技術領域等方面都要進行檢索,才能準確的做出中止檢索的結論。

2 理解發明是創造性評述中的基礎和關鍵

創造性評判是實質審查的核心,涉及到審查的方方面面,例如對比文件的篩選、顯而易見性的判斷、案件的走向等。而理解發明在其中所起的作用是什么呢,下面從創造性的角度介紹理解發明在提高通知書全面性和有效性的重要性。

2.1 準確篩選對比文件 在創造性的評判過程中,需要基于現有技術進行要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見;而運用三步法進行創造性判斷的第一步是確定最接近的現有技術;然后本領域技術人員判斷區別技術特征所解決的技術問題的顯而易見性;通常在判斷顯而易見性時都是基于現有技術整體上是否存在某種啟示,而以證據優先的選擇,所采用的現有技術通常為對比文件所公開。那么,如何選擇評述創造性的對比文件就成為審查過程中的重點。

2.2 準確判斷創造性 在評判創造性時,要考慮發明所屬技術領域、所解決的技術問題和所產生的技術效果,將發明作為一個整體看待,從而對發明的創造性作出準確的判斷;要準確、完整的理解發明,避免在審查過程中對技術方案進行割裂,忽略了技術特征之間的關聯和關系。

3 理解發明在通知書撰寫中的作用

在經過了檢索,以及創造性的評判之后,就需要以通知書的形式將審查意見告知申請人,通知書顧名思義就是將之間的分析判斷結果形成書面形式,而要將通知書寫好并非易事;它是申請人與審查員之間溝通的橋梁,而有針對性、有重點的將審查意見告知申請人也需要完整的理解發明。在通知書的撰寫過程中,要充分的理解發明,通過理解發明抓準申請的關鍵點、要點,才能將審查過程中有關不具備創造性的主要觀點告知申請人;而申請人也會根據審查意見通知書中的主要關鍵進行有針對性的答復;否則千篇一律、重點不突出,申請人也抓不住審查意見的重點,導致在溝通過程中一直未針對發明的關鍵點進行有效的溝通,從而影響溝通的效能,甚至會影響案件的走向。

4 理解發明在意見答復中的作用

意見陳述書是申請人針對審查意見通知書進行答復性的文件,其中包括了申請人對創造性等問題的意見答復,也是審查員了解申請人有關技術方案創造性觀點的主要途徑;充分理解申請人意見是審查員再次對申請文件進行解讀、對案件走向進行判定的關鍵;而充分理解申請人意見答復,抓住申請人意見答復的要點的基礎就是對申請的充分理解;只有充分理解發明,理解發明的關鍵點,才能準確的抓住申請人的爭辯點,從而對爭辯點進行合理的判斷分析,例如,爭辯點是否被對比文件公開、是否是發明創造的關鍵技術手段等。

5 結束

本文從理解發明的角度出發,探討分析了通過理解發明提高通知書效能的重要性,并結合實際案例分析了如何通過理解發明提高審查效能。在審查過程中,只有做到充分的理解發明才能保證在審查過程中的各個的高效性,以及對案件走向的準確性把握,從而高質、高效的做出客觀、正確的結論。