理解發(fā)明在提高通知書全面性和有效性中的作用

國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作天津中心 天津 300304

引言

理解發(fā)明是專利審查過程中最重要、最關(guān)鍵也是最基礎(chǔ)的一項(xiàng)工作,它不僅體現(xiàn)在專利申請的開始,還體現(xiàn)在專利審查過程中的各個(gè)環(huán)節(jié);如果未充分理解發(fā)明,將影響審查過程中各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量,尤其是通知書的質(zhì)量,從而導(dǎo)致在專利審查過程中造成不必要的通知書從而降低審查效能。

審查員開始實(shí)質(zhì)審查后,應(yīng)仔細(xì)的閱讀申請文件,力求準(zhǔn)確的理解發(fā)明。理解發(fā)明的背景技術(shù),從現(xiàn)有技術(shù)存在的問題出發(fā),著重理解本申請的技術(shù)方案的全部必要技術(shù)特征,以及技術(shù)方案所能帶來的技術(shù)效果。理解發(fā)明是對專利申請作出準(zhǔn)確判斷的基礎(chǔ)和根本,從申請人的角度出發(fā),正向思維的去理解申請人在發(fā)明創(chuàng)造過程中遇到的問題、以及針對該問題提出的解決方案,還原發(fā)明構(gòu)思,避免和減少主觀因素的影響。在實(shí)質(zhì)審查過程中,準(zhǔn)確把握發(fā)明實(shí)質(zhì)、發(fā)明構(gòu)思,制定正確的檢索策略,并且對技術(shù)方案的整體把握,創(chuàng)造性的評(píng)判,以及準(zhǔn)確把握申請人的意見陳述并作出有針對性的意見答復(fù)等方面有著非常重要的作用。因此,準(zhǔn)確的理解發(fā)明能夠有效的提高在實(shí)質(zhì)審查過程中通知書的全面性和有效性。

1 理解發(fā)明在檢索中的作用

在審查過程中,對申請文件的走向主要取決于對現(xiàn)有技術(shù)做出的貢獻(xiàn)程度,而如何判斷申請文件對現(xiàn)有技術(shù)的重要程度,就需要審查員通過檢索達(dá)到本領(lǐng)域技術(shù)人員的能力。要通過有效的檢索才能達(dá)到本領(lǐng)域技術(shù)人員的能力,因此需要充分的理解了本發(fā)明的背景技術(shù)、發(fā)明構(gòu)思、關(guān)鍵技術(shù)手段以及所能夠達(dá)到的技術(shù)效果才能正確以及準(zhǔn)確的確定檢索要點(diǎn)和要素,從而制定檢索策略,高效的進(jìn)行檢索,以占位本領(lǐng)域技術(shù)人員。

1.1 正確制定檢索策略 在制定檢索策略時(shí),要準(zhǔn)確理解發(fā)明,拋開現(xiàn)象看本質(zhì)。有的發(fā)明是在關(guān)鍵技術(shù)手段的基礎(chǔ)上披上一層技術(shù)領(lǐng)域的外衣。此刻檢索時(shí)要將技術(shù)領(lǐng)域限制在檢索的關(guān)鍵要素之外,否則將影響檢索結(jié)果的準(zhǔn)確性,遺漏最優(yōu)證據(jù)。尤其是在發(fā)第一次審查意見通知書時(shí),要做到充分的理解發(fā)明,把握發(fā)明實(shí)質(zhì),進(jìn)行有效的檢索,避免后續(xù)通知書的補(bǔ)充檢索,造成多次通知書,從而影響審查周期。

1.2 準(zhǔn)確把握中止檢索時(shí)機(jī) 在未檢索到有效對比文件的情況下判斷已經(jīng)對現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行了充分的檢索,即未遺漏最優(yōu)證據(jù),對于審查員而言是一項(xiàng)挑戰(zhàn);尤其在提高審查效率的前提下,審查員要及時(shí)的做出正確決斷,即已經(jīng)檢索充分,未遺漏證據(jù)。此時(shí),就需要對發(fā)明申請進(jìn)行充分的理解,從關(guān)鍵技術(shù)手段、技術(shù)效果、權(quán)利要求限定的保護(hù)范圍、技術(shù)領(lǐng)域等方面都要進(jìn)行檢索,才能準(zhǔn)確的做出中止檢索的結(jié)論。

2 理解發(fā)明是創(chuàng)造性評(píng)述中的基礎(chǔ)和關(guān)鍵

創(chuàng)造性評(píng)判是實(shí)質(zhì)審查的核心,涉及到審查的方方面面,例如對比文件的篩選、顯而易見性的判斷、案件的走向等。而理解發(fā)明在其中所起的作用是什么呢,下面從創(chuàng)造性的角度介紹理解發(fā)明在提高通知書全面性和有效性的重要性。

2.1 準(zhǔn)確篩選對比文件 在創(chuàng)造性的評(píng)判過程中,需要基于現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行要求保護(hù)的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見;而運(yùn)用三步法進(jìn)行創(chuàng)造性判斷的第一步是確定最接近的現(xiàn)有技術(shù);然后本領(lǐng)域技術(shù)人員判斷區(qū)別技術(shù)特征所解決的技術(shù)問題的顯而易見性;通常在判斷顯而易見性時(shí)都是基于現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種啟示,而以證據(jù)優(yōu)先的選擇,所采用的現(xiàn)有技術(shù)通常為對比文件所公開。那么,如何選擇評(píng)述創(chuàng)造性的對比文件就成為審查過程中的重點(diǎn)。

2.2 準(zhǔn)確判斷創(chuàng)造性 在評(píng)判創(chuàng)造性時(shí),要考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果,將發(fā)明作為一個(gè)整體看待,從而對發(fā)明的創(chuàng)造性作出準(zhǔn)確的判斷;要準(zhǔn)確、完整的理解發(fā)明,避免在審查過程中對技術(shù)方案進(jìn)行割裂,忽略了技術(shù)特征之間的關(guān)聯(lián)和關(guān)系。

3 理解發(fā)明在通知書撰寫中的作用

在經(jīng)過了檢索,以及創(chuàng)造性的評(píng)判之后,就需要以通知書的形式將審查意見告知申請人,通知書顧名思義就是將之間的分析判斷結(jié)果形成書面形式,而要將通知書寫好并非易事;它是申請人與審查員之間溝通的橋梁,而有針對性、有重點(diǎn)的將審查意見告知申請人也需要完整的理解發(fā)明。在通知書的撰寫過程中,要充分的理解發(fā)明,通過理解發(fā)明抓準(zhǔn)申請的關(guān)鍵點(diǎn)、要點(diǎn),才能將審查過程中有關(guān)不具備創(chuàng)造性的主要觀點(diǎn)告知申請人;而申請人也會(huì)根據(jù)審查意見通知書中的主要關(guān)鍵進(jìn)行有針對性的答復(fù);否則千篇一律、重點(diǎn)不突出,申請人也抓不住審查意見的重點(diǎn),導(dǎo)致在溝通過程中一直未針對發(fā)明的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行有效的溝通,從而影響溝通的效能,甚至?xí)绊懓讣淖呦颉?/p>

4 理解發(fā)明在意見答復(fù)中的作用

意見陳述書是申請人針對審查意見通知書進(jìn)行答復(fù)性的文件,其中包括了申請人對創(chuàng)造性等問題的意見答復(fù),也是審查員了解申請人有關(guān)技術(shù)方案創(chuàng)造性觀點(diǎn)的主要途徑;充分理解申請人意見是審查員再次對申請文件進(jìn)行解讀、對案件走向進(jìn)行判定的關(guān)鍵;而充分理解申請人意見答復(fù),抓住申請人意見答復(fù)的要點(diǎn)的基礎(chǔ)就是對申請的充分理解;只有充分理解發(fā)明,理解發(fā)明的關(guān)鍵點(diǎn),才能準(zhǔn)確的抓住申請人的爭辯點(diǎn),從而對爭辯點(diǎn)進(jìn)行合理的判斷分析,例如,爭辯點(diǎn)是否被對比文件公開、是否是發(fā)明創(chuàng)造的關(guān)鍵技術(shù)手段等。

5 結(jié)束

本文從理解發(fā)明的角度出發(fā),探討分析了通過理解發(fā)明提高通知書效能的重要性,并結(jié)合實(shí)際案例分析了如何通過理解發(fā)明提高審查效能。在審查過程中,只有做到充分的理解發(fā)明才能保證在審查過程中的各個(gè)的高效性,以及對案件走向的準(zhǔn)確性把握,從而高質(zhì)、高效的做出客觀、正確的結(jié)論。