涉外定牌加工中的商標侵權風險及防范

許曉婷

涉外定牌加工一直是我國商標侵權問題中的爭議焦點和熱點，本文將圍繞最高法2019年HONDA案再審判決，對比最高法的觀點變化，分析該判決對各級法院審理此類案件的影響，并以此為依據，結合在先案例，為涉外定牌加工行業的相關方提供一些建議。

涉外定牌加工的定義以及侵權成因

涉外定牌加工，通常是指國內加工企業接受境外商標權利人的委托，按照其要求加工產品，貼附其提供的商標，并將加工的產品全部交付給境外委托人，定牌加工的商品不在境內銷售的一種國際貿易形式。

在涉外定牌加工中，由于沒有在中國境內銷售產品的意圖，境外委托方往往會忽視在中國注冊商標的必要性，如果恰巧其他主體在國內相同或類似商品上注冊了相同或近似商標，便可能引發涉外定牌加工中最常見的侵權糾紛，即國內加工方在生產定牌加工產品過程中，貼附境外委托人提供的境外注冊商標時，是否侵犯國內商標注冊人的商標權。本文提及的侵權糾紛均為此類。

最高法在涉外定牌加工行為是否侵犯國內商標權問題上的觀點變化

2015年以來，最高法在該問題上的觀點歷經“不侵權”到“盡到合理注意義務后的不侵權”，再到“侵權”。代表案例和具體判決理由如下：

從表1可以看出，最高法在HONDA案中對涉外定牌加工中商標使用行為的本質進行了新的定義，完全推翻日漸穩定的“不侵權”的觀點。

HONDA案再審判決對各級法院審理涉外定牌加工案件的影響

HONDA案的侵權判決似乎沒有留出對該類案件進行不侵權抗辯的余地，但筆者認為各級法院還是會遵循具體案件具體分析的原則。一方面，2015年PRETUL案“不侵權”再審判決做出后，此類案件并未被固化為不侵權，而是一直遵守個案審理原則。另一方面，筆者檢索到在HONDA案再審判決后遼寧省大連市中院、江蘇省高院等各級法院做出的相關判決中，被訴行為被明確認定為涉外定牌加工并進行判決的案件共6件，其中4件被判不侵權，判決理由不盡相同，包括商標不構成近似、不在我國境內銷售不會造成混淆等等；剩余兩件被判侵權，理由與HONDA案再審判決理由基本相同。由此可見，該類案件目前依然遵循個案審理原則，而且不侵權判決似乎稍占上風，但是很顯然受HONDA案再審判決影響的趨勢已有所顯現，所以涉外定牌加工各方應持更加審慎的態度。對此，筆者結合近年來的相關判例，提出以下參考建議。

對涉外定牌加工各方的建議

首先，涉外定牌加工各方無一例外地應該謹遵誠信原則。境外委托方和國內商標注冊人應避免搶注他人商標，以攀附他人商譽為目的注冊與他人商標近似的商標以及惡意訴訟。對于國內加工方而言，如果能夠明顯感知境外委托人的惡意，則應該慎重接單。

除此之外，筆者對各方的建議分別如下：

（一）國內加工方

首先，國內加工方在接單前，應在國內相同或類似商品上檢索與境外商標相同或近似的在先商標。如發現相同商標、知名度較高的商標，應予以合理避讓，謹慎接單。

其次，如決定接受訂單，國內加工方必須確保其加工行為完全符合以下涉外定牌加工的要求，這樣才有機會在訴訟中以此進行抗辯。

1.確定委托方為境外企業。根據在先方爵案，如委托方為境內企業，即使其在國外有合法有效的注冊商標，一般不構成涉外定牌加工，而只是單純委托生產和出口貿易，更容易被視為國內商標使用行為而被判定侵權。

2.境外商標應合法有效且已注冊。國內加工方應要求境外委托方提供商標注冊證明。

3.定牌加工生產中貼附的商標、委托協議中的商標與境外注冊商標相同。

4.定牌加工產品必須屬于境外注冊商標指定的商品范圍。

5.境外委托人必須是境外注冊商標的合法使用人。如果境外委托方不是境外商標的注冊人，則必須要求其提供使用該商標的許可協議或者授權書。

6.所有定牌加工產品必須交付境外委托方，不允許流入國內市場。1）確保生產數量與協議約定一致。2）嚴格防止產品在國內銷售或向內部人員出售、贈與等。3）交付時注意保存購銷合同、發票等證據，備以證明所有產品均交付委托方。4）如果產品被境外委托方拒收，建議國內加工方進行銷毀，不可將其投入國內市場。5）避免在國內進行類似交易的行為，如確實無法避免，建議簽署委托協議并保留證明文件。例如，國內加工方不具備報關資格，委托其他公司以受托公司的名義進行報關并向其支付費用，如被訴侵權，國內商標注冊人可能主張此種行為為銷售行為，并主張被訴產品已在國內市場流通。

7.確保定牌加工生產在合同期限內進行，避免倒簽協議。

最后，定牌加工案件中的被訴人大多是國內加工方，如被判侵權，賠償金額往往與委托加工費差距甚大，所以，筆者建議國內加工方應與境外委托方在合同中事先約定如何分擔可能出現的賠償責任，以最大限度地降低自己的損失。

（二）境外委托方

雖然我國涉外定牌加工案件中的被訴人大多為國內加工方，但如遇糾紛，境外委托方會受到不能及時收貨的影響，并且也有在先KWAY案判定國內加工方已盡到合理注意義務不侵權，并判定境外委托方侵權。所以境外委托方也應積極采取措施，減小侵權風險。具體建議如下：

1.境外委托方應提前在中國注冊相關商標，然后再進行定牌加工委托。

2.如果在中國尚未注冊或無法注冊相關商標，境外委托方應與國內加工方共同合作確保二者之間的委托加工符合涉外定牌加工的要求。

3.對在中國惡意搶注的商標進行積極維權。

（三）國內商標注冊人

HONDA案再審判決明顯更有利于國內商標注冊人，所以相比之下，國內商標注冊人的前景較為明朗。筆者認為國內商標注冊人可以從以下幾方面完善自己的權益保障。

1.對注冊商標進行海關備案和市場監視，預防和阻止通過涉外定牌加工方式侵權的行為。

2.積極使用注冊商標，穩固商標權。如果注冊商標未實際使用，遭遇糾紛時，法院可能僅判侵權不判賠償；并且如果不使用滿3年，還會面臨被撤銷的風險。

3.對海外搶注商標積極維權。

除以上建議外，涉外定牌加工各方應密切關注我國經濟策略動態以及相關案例，及時規避可預見的侵權風險。

涉外定牌加工早已不是單純的商標法適用問題，而是逐漸演變為政策、經濟問題。國內企業可考慮應運形勢創立自主品牌，弘揚民族精神。同時，國家機關也應在司法判定和執法標準上采取統一標準，這樣國內企業才可以明確自身定位，更好地維護“中國制造”的良好國際形象。

（作者單位：中國貿促會專利商標事務所）