混淆原則為涉外定牌加工中商標侵權判斷的基本標準
——評本田株式會社與恒勝鑫泰，恒勝集團侵害商標權糾紛案

張楠 閆倩

（空軍工程大學，陜西西安 710000）

1 案情概要

本田技研專業生產摩托車等產品，于1988 年5 月30 日取得第314940 號注冊商標，核定使用類別為第12類，經續展至2018 年5 月29 日。于1998 年8 月14 日取得第1198975 號注冊商標，核定使用商品類別為第12類，經續展至2018 年8 月13 日。于1988 年12 月17 日取得第503699 號注冊商標，核定使用商品類別為第12 類，經續展至2019 年11 月9 日。恒勝集團和恒勝鑫泰系總公司和子公司的關系。2016 年6 月28 日，昆明海關下屬的瑞麗海關查獲申報出口的一批摩托車，昆明海關認為該批貨物可能涉嫌侵犯本田技研在海關總署備案的知識產權，向本田技研發出了通知，2016 年8 月22 日，瑞麗海關告知本田技研由恒勝鑫泰公司委托瑞麗凌云貨運代理有限公司向瑞麗海關申報出口的標有“HONDAKIT”標識的摩托車整車散件220 輛，目的地緬甸，該批貨物系由美華公司授權委托恒勝集團加工生產。本田技研遂以恒勝鑫泰、恒勝集團侵害其商標權為由，向人民法院提起訴訟。經審理，一審法院認定構成侵權，恒勝鑫泰及恒勝集團不服，提起上訴。二審法院認為本案被訴行為屬于涉外定牌加工行為,不構成商標侵權，本田技研不服，向最高人民法院申請再審。最高人民法院判決撤銷二審判決，維持一審判決。在本案中，三級法院的分歧在于涉外定牌加工能否作為商標侵權的抗辯。

一審法院認為恒勝鑫泰、恒勝集團雖辯稱其行為系涉外定牌加工行為，但其提交的證據不能形成完整的證據鏈條，無法確認其行為系涉外定牌加工行為。而其行為本身構成在相同或者類似的商品上使用與他人注冊商標相同或者近似的商標，構成侵犯本田技研注冊商標專用權，依法應當立即停止其侵權行為。

二審法院認為恒勝鑫泰、恒勝集團所實施的行為不是商品銷售行為而是涉外定牌加工行為。因為根據恒勝鑫泰、恒勝集團與美華公司于2016 年4 月3 日簽訂的合同條款可知，這些合同條款符合定牌加工的定做條件；涉案承攬加工的產品全部交付給定作方，不進入中國市場,中國境內的相關公眾不可能接觸到該批產品；緬甸公民吳德孟昂在緬甸享有涉案商標注冊商標權；恒勝集團獲得了緬甸公民吳德孟昂的商標使用授權。以上事實足以認定恒勝集團生產涉外定牌加工涉案產品經過緬甸商標權利人合法授權。一審判決對《銷售合同》《商標注冊聲明合同》《授權委托書》等四份在卷證據經審查后認為，恒勝鑫泰、恒勝集團提交的這些證據不能形成完整的證據鏈條，無法確認恒勝鑫泰、恒勝集團的行為得到美華公司的授權，不是涉外定牌加工行為，而是商品銷售行為，構成商標侵權，屬于認定事實不清、適用法律錯誤，二審法院予以糾正。

再審法院認為根據一審、二審查明的事實，恒勝鑫泰、恒勝集團的被訴侵權行為屬于涉外定牌加工行為。但是在生產制造或加工的產品上以標注方式或其他方式使用了商標，只要具備了區別商品來源的可能性，就應當認定該使用狀態屬于商標法意義上的“商標的使用”，恒勝鑫泰，恒勝集團的行為屬于商標使用行為，所使用的標識與本田技研請求保護的三個商標構成在相同或者類似商品上的近似商標。具有造成相關公眾混淆和誤認的可能性,容易讓相關公眾混淆。構成侵害本田技研的注冊商標專用權，依法應當承擔停止侵權、賠償損失的民事責任。

2 評論

商標權作為知識產權的一種，同其他類型的知識產權一樣，具有客體的非物質性、時間性、專有性和地域性。其中專有性也稱排他性，即非經商標權利人許可或者法律特別規定，他人不得實施受商標權控制的行為，否則就構成商標侵權。所謂地域性即是商標權只及于授權國主權領域之內，超出了授權國范圍，則該商標權所涉及的標志則不能在它國自動享受商標權的保護。本案中涉及到的涉外定牌加工這種貿易方式，在涉及到商標保護方面，其特殊之處就在對于商標權的專有性（排他性）和地域性的分析同國內貿易不同，容易產生不同的意見。

（1）商標權的專有性（排他性）在于防止發生混淆，因為商標最基本的功能就在于標識出處，指示來源，若發生了混淆，其指示來源的功能就會喪失，商標的作用也會失去，因此導致混淆的行為就構成了商標法律制度規定的首要的侵害商標權的行為。具體而言，在商標法律制度中混淆包括可能的混淆和實際的混淆；直接的混淆和間接的混淆等。可能的混淆和實際的混淆是按混淆發生的現實性進行劃分的，可能的混淆還沒有變成現實性，但有發生混淆的條件；實際的混淆是混淆已經發生，消費者將假冒商品當成真品購買、消費。直接的混淆和間接的混淆是按混淆發生的程度進行劃分的，直接的混淆是消費者不能分辨來自不同生產者的產品或者混同了來自不同生產者的產品；間接的混淆是消費者知道某一產品不可能是某一生產者生產的，但卻誤認為該生產者與實際生產者之間存在某種許可、參股、贊助或者商品化等關系。上面所列的這些混淆行為都應該受到法律的禁止，才能使商標權得到有效的保護。

我國《商標法》第五十七條列舉了侵犯商標權的行為，根據本條規定：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權：(一)未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的；（二）未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的；（三）銷售侵犯注冊商標專用權的商品的；（四）偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識的；（五）未經商標注冊人同意，更換其注冊商標并將該更換商標的商品又投入市場的；（六）故意為侵犯他人商標專用權行為提供便利條件，幫助他人實施侵犯商標專用權行為的；（七）給他人的注冊商標專用權造成其他損害的。”做為認定商標侵權的法律依據，本條規定內含了防止混淆的要求，主要體現在本條第一項和第二項中。在判斷是否構成混淆時，本條第一項規定，“未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的”，此項是推定混淆，即只要實施此種行為即構成混淆，成立商標侵權行為，不要求消費者實際發生了混淆，即上文的可能的混淆。第二項“未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的”，此項要求有混淆的可能或者實際產生了混淆。無論是推定的混淆還是實際的混淆和可能的混淆，都以行為人實施了商標使用行為為前提。結合商標的功能，所謂商標使用行為，是該使用商標行為能發揮商標指示來源，標識出處功能的行為。因此，在判斷是否構成商標侵權時，應以行為人的商標使用行為是否發生混淆為標準。即應先判斷行為人的行為是否屬于商標法上的商標使用行為，其次看是否是為了標識出處的目的，并且該行為將引起混淆或者可能引起混淆。

（2）涉外定牌加工因具有涉外因素而與商標權地域性產生沖突，因此在實踐中往往有觀點認為涉外定牌加工因該涉外因素，使該商標使用行為成為商標侵權排除行為，即在涉外定牌加工中即使有商標使用行為也不應視為商標侵權行為。在本案中一審法院和二審法院關注的焦點就是恒勝鑫泰和恒勝集團的行為是否有涉外因素即涉外定牌加工，一審法院認為恒勝鑫泰和恒勝集團提供的證據不足以認定其行為構成涉外定牌加工，因此認定恒勝鑫泰和恒勝集團構成商標侵權。而二審法院認為恒勝鑫泰和恒勝集團的行為具有涉外因素屬于涉外定牌加工行為，因此不構成商標侵權。再審法院，首先確認了恒勝鑫泰和恒勝集團的行為屬于涉外定牌加工行為，其次則將關注的焦點放在了恒勝鑫泰和恒勝集團的行為是否構成商標使用的行為，是否會發生混淆的后果。結合本案的具體情況最后確認了恒勝鑫泰和恒勝集團的行為構成商標侵權。再審法院的侵權判斷思路無疑是正確的，商標侵權的判斷應該以是否發生混淆為基本標準，結合具體案情，進行具體分析判斷。在商標侵權認定時，涉外定牌加工作為一種貿易方式，同其他生產經營方式一樣，其并不具有特殊性，也應該以是否構成混淆為標準。

3 結語

總之，商標侵權的認定應該以是否構成混淆為標準，結合案件的具體情況進行具體判斷，涉外定牌加工行為，并不能當然成為一種特殊排除侵權的情形。同時隨著經濟全球化的不斷發展和科學技術的不斷進步，人員貨物跨國界流動的日益頻繁和便捷，對商標權地域性的理解，不能形成固定的思維格式，必須結合具體案件具體分析。