企業并購中的知識產權盡職調查研究

文/麥迪乃木·麥麥提（上海大學）

一、知識產權權屬審查

主要是核查知識產權的所有權人到底是誰，有沒有瑕疵。在企業盡職調查過程中，被調企業可以通過以下三種方式即原始取得、繼受取得以及許可的方式獲得知識產權或相關權益。

第一種原始取得。具體指被調企業通過自主創作取得作品的著作權，自主研發取得專利權，自主設計取得商標權。需要核查的情況包括：第一，審查知識產權權利證書上的登記狀況；第二，知識產權權屬關系的實際狀況，比如他是否涉及職務發明，委托發明，合作發明，有沒有共有人等；第三，核查知識產權是否存在權利負擔，比如是否存在許可第三人使用的情況等等，不然就會影響到權利的實施。

第二種繼受取得。當企業通過轉讓等方式繼受取得知識產權時，審查時需要注意以下幾點，第一，知識產權轉讓方和受讓方之間簽訂的轉讓合同是否真實合法；第二，知識產權轉讓手續是否合法齊備，轉讓是否進行了備案登記；第三，想要獲取的知識產權是否有效；第四，受轉讓的知識產權是否存在權利負擔。

第三種許可取得。實踐中常常會出現忽略知識產權對外許可使用的情形。眾所周知，知識產權的對外許可形式包括普通許可、排他許可以及獨占許可。其中排他許可和獨占許可都會對權利人的權利產生不同限度的制約。面對這種許可即便將知識產權對外許可出去了，也會對許可人產生約束力。因此，在實踐中如果沒有考慮到這一點，則產生的后果是不容樂觀的。

具體而言，為了審查目標企業的知識產權是否完整，可以采取以下幾種方式，可以通過對權利要求書等材料進行審查，或者直接到國家知識產權局進行查詢，再或者借助媒體的力量通過公告的方式找到相關權利人。譬如，知識產權的對外許可使用，按照我國的法律規定是需要采取備案登記制的，即需要到相關機構進行備案登記，按照上述流程就可以查詢到是否存在許可使用的情形。但是值得關注的是我國的司法解釋表明，即便沒有采取備案登記制，知識產權的許可使用也是有效的，這就造成大批的知識產權許可使用并沒有經過備案登記。這意味著從備案登記機構無法核實該知識產權到底存不存在許可使用的情形。除此之外，各國的法律規定不相一致，這就導致在其他國家很可能也會出現類似的情形，即無法從正常的途徑核實知識產權的許可使用狀況，甚至連權屬狀況是否是真實的也可能無法通過正常途徑得到核實。因此，除了上述必需的審核外，若被并購的企業做出必要的承諾那就再好不過了。

綜上所述，知識產權權屬瑕疵不僅僅指向某一方面，包含的內容十分廣泛，在對目標企業的知識產權進行盡職調查時需要進行全面的審查，忽略其中任何一個方面都會導致企業并購的最終失敗。

二、知識產權權利內容審查

例如發明專利，在對目標企業進行盡職調查時，不僅要關注目標企業是否獲得發明專利，而且還需要關注該發明專利的保護權限。

實踐中常常會出現這樣一種情形：某項專利的權利要求書寫得不完整，而導致并購方不敢并購目標企業的專利，最終導致放棄此次并購。權利要求書上呈現的內容不完整會導致專利保護范圍的不明確，因而會促使競爭方產生僥幸心理，想方設法地鉆漏洞避開此項專利，以獲得在市場上的競爭優勢地位。這種情況下，會導致該項專利的戰術價值和預計價值與并購時的市場呈現不一致，甚至其優勢低于最初的市場表現。

一旦競爭方通過研究已經向公眾公開的專利要求書，尋找到替換專利的途徑，意味著其競爭優勢將蕩然無存。另一方面，對于并購中非常關鍵的專利或待頒專利，不僅要審查清楚其獲得權利的狀況或獲得權利后被宣告無效的可能性情形，還要審核清楚即便獲得該項有效專利后，該專利的后續實施是否依舊需要從其競爭企業中獲取其他核心專利的許可。若存在此種情形，就需要對并購價格甚至并購的必要性重新進行判斷。

三、知識產權地域性與時間性審查

地域性是知識產權的突出特點，這一特點表明，知識產權只在獲得其權利的國家或確認其權利的國家受到保護，并且只能在該國權限范圍內產生法律效力受到該國法律的保護，而其他國家則沒有義務對其進行必要的法律保護。例如商標，國外商標如果沒有在中國注冊，那么在中國不受保護。例如蘋果公司與深圳唯冠公司的IPAD商標糾紛案，充足的解釋了即便權利人擁有的是國際馳名商標，在我國也未必能獲得商標法的保護，因為某些國外的商標可能會被本地企業搶先注冊，在這種情形下國外品牌是不可能在我國申請商標注冊專用權了。上述情形提醒企業，在計劃并購目標企業時不僅要核實知識產權在當地的權屬情況，還要核實在目標市場所在國是否享有相應的權利。

時間性也是知識產權的突出特點，這一特點表明知識產權僅在法律規定的期限內得到保護即有效，一旦超過保護時間，知識產權就會失效。知識產權的有效期限是法律規定的，根據各類知識產權的屬性、特點及其本國的實際情況，各國法律對專利權、商標權、著作權等都規定了各不相同的保護期限。因此，為了確保并購交易的順利進行，核實清楚所要并購的知識產權的有效期限是不是在法律保護的期限范圍內，對于保證并購交易顯得尤為重要，并且最終還會對并購價格產生影響。我國企業在并購中，不僅應確定所要收購的知識產權是否在法律保護的有效期限內以及有效期限至何時為止，還要審查目標企業是否按時交納續展的費用和提交任何所需的必要文件，以維持知識產權的有效性。

四、知識產權關聯性審查

知識產權的關聯性審查也是企業并購有關知識產權方面的核實重點。以專利舉例，專利分為基礎專利和從屬專利。基礎專利全面覆蓋了從屬專利，正因如此，從屬專利的實施依賴于基礎專利的實施。從屬專利不僅全面覆蓋了基礎專利的技術特征，而且還新增了基礎專利沒有的技術內容。即便如此，基礎專利的技術參數比較高，價值也相對較高。但是, 基礎專利想要將其技術進一步強化，也必須借助于從屬專利。因此，單獨購買從屬專利或基礎專利，有時并不能達到并購目標企業知識產權的目的。如今某個產品覆蓋的技術含量越來越龐雜，小到一個芯片、大到一個電腦、都覆蓋著成百上千個專利，在這數以千計的專利中如果想要購買某些關鍵專利，就必須考慮與之關聯的專利。

商標相對上述專利而言沒有那么復雜，但是也存在著關聯性問題. 商標的關聯性主要表現在聯合商標和防御商標的權屬區分上。聯合商標，是相對于主商標而言的概念，主要是對主商標起到保護作用。具體而言，例如某一個商標注冊權人，為了全面保護自己的商標不被侵權，會選擇在自己生產銷售的相同或類似的產品上注冊無數個相近的商標，在這些相近的商標中首先注冊的或者著重使用的為主商標，剩下的主要對主商標起到保護作用的是聯合商標。防御商標是指同一商標注冊權人將其注冊商標在不同種商品或服務上分別申請商標注冊專用權的商標。注冊防御商標的目的其實在于加強注冊商標專用權的保護力度，從而最大限度的保護其注冊商標不被侵犯或者被淡化從而失去顯著性。防御商標注冊以后不一定要使用，因此一般不易被批準注冊。不過一旦注冊成功，就不受必須使用才能保持商標的限制。個別國家法律規定，在轉讓商標時必須一并轉讓有關聯性的商標。也有國家法律規定，聯合商標不得跨類分割使用或轉讓。因此，中國的企業在并購國外知名品牌時,容易掉入關聯性商標的陷阱。除此之外，商標的關聯性還具體呈現在環繞一個商標將此商標的圖案、文本內容進行單個或者聯合注冊，以便于分不同場合個別使用，或者組合起來使用。比如肯德基公司注冊使用的商標。

五、知識產權糾紛審查

（一）侵犯第三方知識產權

在評估目標企業是否侵犯第三方知識產權時，并購方需要審查目標公司參與的侵犯第三方知識產權的訴訟案件，從而識別存在的潛在風險。需要注意的是，除了研究正在審理的訴訟，也要研究終止或停留的訴訟，以確定相關訴訟風險是否仍然存在，從而判斷可能承擔的責任大小。

除了審查上述已結案或尚在處理的訴訟案件，并購方還要關注潛在的侵權問題，在美國，專利侵權訴訟可能會在涉嫌侵權發生6年后開始，知識產權律師需要對是否存在這樣的指控給出建議，以避免在不知情的情況下成為知識產權侵權方。為此，在進行知識產權調查時，也必須要審查目標公司是否存在侵害他人知識產權的情形，例如可對目標公司的重點產品或技術進行FTO分析，倘若被并購企業有觸犯他人知識產權的情況，就需要仔細衡量并購目的和侵權后果的孰輕孰重，以便及時對并購行為做出調整。

（二）第三方侵權被忽視

目標公司的相關知識產權是否被他人侵犯是常常被忽視的問題。在海外并購中，評估目標公司知識產權是否被第三方侵犯，一種方法是審查目標公司過去的指控，聲稱其知識產權受到侵犯。第二種方法是審查針對目標公司的知識產權第三方做出的任何挑戰（質疑有效性），包括針對目標公司的所有權所帶來的挑戰。第三種方法是進行EOU檢索與分析，從而能更準確地判斷出侵權者，利于并購后的維權行為。

六、結語

在企業并購過程中，知識產權的盡職調查除了對上述內容進行調查以外，往往還需要從商業、技術、財務、稅務等各個方面來研究和評估知識產權在企業中的價值。知識產權是一種無形資產，這一顯著區別于其他有形資產的特征，更需要我們在進行企業并購過程中應該有別于其他有形資產進行調查。對于有形資產，收購方可以比較直觀地通過財務報表反映出來的數據來判斷企業的價值，但是對于知識產權存在于企業中的價值，則更應該由一支專業團隊經過細致的調查和研究，把調查的結果作為收購方的談判籌碼及降低收購風險和減少收購成本的重要參考和依據。