由單一性缺陷答復(fù)中的修改引發(fā)的思考

王紅艷

《專利法》第三十一條第一款規(guī)定：“一件發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)限于一項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型。屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上的發(fā)明或者實(shí)用新型，可以作為一件申請(qǐng)?zhí)岢觥！?/p>

當(dāng)專利申請(qǐng)不符合上述規(guī)定時(shí)，會(huì)收到與單一性相關(guān)的意見(jiàn)通知書。

與單一性相關(guān)的審查意見(jiàn)通知書可以分為以下幾種類型：（1）未經(jīng)檢索的分案通知書；（2）經(jīng)部分檢索的與單一性相關(guān)的審查意見(jiàn)通知書；（3）經(jīng)全面檢索的與單一性相關(guān)的審查意見(jiàn)通知書。在第（2）種和第（3）種與單一性相關(guān)的審查意見(jiàn)通知書中，通常包含有關(guān)于新穎性和/或創(chuàng)造性的審查意見(jiàn)。

對(duì)于第（1）種（分案通知書）和第（3）種（經(jīng)全面檢索的）與單一性相關(guān)的審查意見(jiàn)通知書，申請(qǐng)人可以通過(guò)修改權(quán)利要求、選擇權(quán)利要求甚至僅通過(guò)爭(zhēng)辯的方式來(lái)克服單一性缺陷。

對(duì)于第（2）種（經(jīng)部分檢索的）與單一性相關(guān)的審查意見(jiàn)通知書，申請(qǐng)人同樣可以通過(guò)修改權(quán)利要求書來(lái)克服單一性缺陷。然而，如在本文開(kāi)頭所引用的，有些審查員會(huì)在審查意見(jiàn)通知書中明確表示不允許通過(guò)“刪除經(jīng)審查員檢索和評(píng)述的權(quán)利要求，而保留與該權(quán)利要求不具有單一性的其他未經(jīng)檢索的權(quán)利要求”這樣的修改方式來(lái)選擇保留未經(jīng)檢索的權(quán)利要求，并且會(huì)明確告知如果這樣修改的話，會(huì)以不屬于《專利法實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱“《細(xì)則》”）第五十一條第三款“申請(qǐng)人在收到國(guó)務(wù)院專利行政部門發(fā)出的審查意見(jiàn)通知書后對(duì)專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改的，應(yīng)當(dāng)針對(duì)通知書指出的缺陷進(jìn)行修改”的規(guī)定而駁回，因?yàn)檫@樣的修改方式在實(shí)質(zhì)審查部門內(nèi)部通常被認(rèn)為不屬于《細(xì)則》第五十一條第三款規(guī)定的按照通知書要求進(jìn)行的修改而不能被接受①中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局. 審查操作規(guī)程（實(shí)質(zhì)審查分冊(cè)）[M]. 北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011：111.。

如前所述，第（2）種與單一性相關(guān)的審查意見(jiàn)通知書中通常包含有關(guān)于新穎性和/或創(chuàng)造性的審查意見(jiàn)。即，在這樣的審查意見(jiàn)通知書中通常會(huì)同時(shí)指出存在單一性缺陷以及新穎性和/或創(chuàng)造性缺陷，要克服審查意見(jiàn)通知書中所指出的缺陷，必須要同時(shí)克服單一性以及新穎性和/或創(chuàng)造性缺陷。這就有可能出現(xiàn)，申請(qǐng)人為了克服新穎性和/或創(chuàng)造性缺陷而進(jìn)行的修改成為上述不可接受的修改方式，從而導(dǎo)致出現(xiàn)不能同時(shí)克服單一性缺陷以及新穎性和/或創(chuàng)造性缺陷的困局。

申請(qǐng)人該如何破解上述困局呢？筆者以一個(gè)具體案例來(lái)說(shuō)明這一情況及其可能的解決方案，并對(duì)上述修改方式的限制提出自己的一些思考。

一、案例分析

本案涉及組件移動(dòng)器，包括兩組權(quán)利要求。為便于說(shuō)明，僅將相應(yīng)的獨(dú)立權(quán)利要求A 和B 引用如下：

A.一種組件移動(dòng)器，包括：殼體，在所述殼體中形成有腔室；設(shè)置在所述腔室中的至少一個(gè)光學(xué)元件，所述光學(xué)元件被配置為接收至少一個(gè)入射信號(hào)并且轉(zhuǎn)換所述入射信號(hào)的至少一部分的波長(zhǎng)；和至少一個(gè)形狀記憶合金元件，被設(shè)置成使得施加到形狀記憶合金的熱能或電能引起光學(xué)元件移動(dòng)。

B.一種組件移動(dòng)器，包括：限定第一腔室的外殼體；設(shè)置在所述第一腔室中的內(nèi)殼體，所述內(nèi)殼體限定第二腔室；設(shè)置在所述第二腔室中的至少一個(gè)非線性晶體，所述非線性晶體被配置為接收入射光并轉(zhuǎn)換所述入射光的至少一部分的波長(zhǎng)；至少一個(gè)活塞，所述至少一個(gè)活塞設(shè)置在所述外殼體與所述內(nèi)殼體之間以限制所述內(nèi)殼體相對(duì)于所述外殼體的移動(dòng)，其中，所述活塞被配置成致動(dòng)以允許所述內(nèi)殼體相對(duì)于所述外殼體移動(dòng)；以及與所述內(nèi)殼體機(jī)械接觸的至少一個(gè)形狀記憶合金元件，其中，施加到形狀記憶合金的熱能或電能引起所述內(nèi)殼體的移動(dòng)。

審查意見(jiàn)通知書中認(rèn)為，獨(dú)立權(quán)利要求A 和B之間相同或相應(yīng)的技術(shù)特征為“所述光學(xué)元件被配置為接收至少一個(gè)入射信號(hào)并且轉(zhuǎn)換所述入射信號(hào)的至少一部分的波長(zhǎng)”與“所述非線性晶體被配置為接收入射光并轉(zhuǎn)換所述入射光的至少一部分的波長(zhǎng)”，以及“至少一個(gè)形狀記憶合金元件，被設(shè)置成使得施加到形狀記憶合金的熱能或電能引起光學(xué)元件移動(dòng)”與“至少一個(gè)形狀記憶合金元件，其中，施加到形狀記憶合金的熱能或電能引起所述內(nèi)殼體移動(dòng)”。然而，這些相同或相應(yīng)的技術(shù)特征已經(jīng)被對(duì)比文件1 所公開(kāi)，其并不是對(duì)現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻(xiàn)的特定技術(shù)特征，因此獨(dú)立權(quán)利要求A 和B 之間缺乏單一性。同時(shí)，審查意見(jiàn)中還指出，獨(dú)立權(quán)利要求A 及其相應(yīng)的從屬權(quán)利要求相對(duì)于對(duì)比文件1 不具備新穎性，但并未對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求B 及其相應(yīng)的從屬權(quán)利要求的新穎性和創(chuàng)造性進(jìn)行評(píng)述。

根據(jù)對(duì)比文件1 以及本案說(shuō)明書的記載，申請(qǐng)人認(rèn)可獨(dú)立權(quán)利要求A 及其從屬權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案全部被對(duì)比文件1 公開(kāi)，并且從說(shuō)明書記載的內(nèi)容中無(wú)法獲取能夠使獨(dú)立權(quán)利要求A 的方案具備新穎性和創(chuàng)造性的額外的創(chuàng)新點(diǎn)。

經(jīng)分析，獨(dú)立權(quán)利要求A 和獨(dú)立權(quán)利要求B 所對(duì)應(yīng)的技術(shù)方案，它們的區(qū)別點(diǎn)在于：獨(dú)立權(quán)利要求A 的技術(shù)方案中的殼體具有一個(gè)腔室，光學(xué)元件設(shè)置在該腔室中，通過(guò)形狀記憶合金元件引起光學(xué)元件移動(dòng)；獨(dú)立權(quán)利要求B 的技術(shù)方案中包括限定第一腔室的外殼體和限定第二腔室的內(nèi)殼體，內(nèi)殼體設(shè)置在外殼體中，非線性晶體設(shè)置在內(nèi)殼體的第二腔室中，且在內(nèi)殼體和外殼體之間設(shè)置有活塞，在內(nèi)殼體附近設(shè)置有形狀記憶合金元件，通過(guò)活塞和形狀記憶合金元件的組合作用控制非線性晶體移動(dòng)。即，獨(dú)立權(quán)利要求B 的技術(shù)方案中組件移動(dòng)器的具體結(jié)構(gòu)以及控制組件的移動(dòng)方式與獨(dú)立權(quán)利要求A 的技術(shù)方案是不同的，且獨(dú)立權(quán)利要求B 的技術(shù)方案和獨(dú)立權(quán)利要求A的技術(shù)方案并不能兼容。經(jīng)比較分析發(fā)現(xiàn)，對(duì)比文件1 中并未公開(kāi)獨(dú)立權(quán)利要求B 的技術(shù)方案與獨(dú)立權(quán)利要求A 的技術(shù)方案之間的上述不同的技術(shù)特征。

因此，要克服獨(dú)立權(quán)利要求A 的新穎性和創(chuàng)造性缺陷，就必須基于獨(dú)立權(quán)利要求B 所對(duì)應(yīng)的技術(shù)方案對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求A 進(jìn)行修改。然而，獨(dú)立權(quán)利要求B 所對(duì)應(yīng)的技術(shù)方案是未經(jīng)檢索的，這樣的修改后續(xù)可能會(huì)被審查員認(rèn)為是不符合《細(xì)則》第五十一條第三款規(guī)定的。這就出現(xiàn)了本文提及的新穎性和/或創(chuàng)造性缺陷和單一性缺陷無(wú)法同時(shí)克服的問(wèn)題。

二、解決方案

針對(duì)上述問(wèn)題，筆者嘗試從以下方面給出解決方案。

1.形式上對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求A 及其相應(yīng)的從屬權(quán)利要求進(jìn)行修改，刪除未經(jīng)評(píng)述的獨(dú)立權(quán)利要求B 及其相應(yīng)的從屬權(quán)利要求，并對(duì)修改后的獨(dú)立權(quán)利要求A 及其相應(yīng)從屬權(quán)利要求具備新穎性和創(chuàng)造性的理由進(jìn)行具體論述。

這里的“形式上”是指在修改說(shuō)明中指出根據(jù)說(shuō)明書的具體記載，對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求A 及其相應(yīng)的從屬權(quán)利要求進(jìn)行修改，即，將獨(dú)立權(quán)利要求A 及其相應(yīng)的從屬權(quán)利要求修改為和獨(dú)立權(quán)利要求B 及其相應(yīng)的從屬權(quán)利要求相同。另外，當(dāng)獨(dú)立權(quán)利要求A的從屬權(quán)利要求的個(gè)數(shù)少于獨(dú)立權(quán)利要求B 的從屬權(quán)利要求的個(gè)數(shù)時(shí)，保持修改后的獨(dú)立權(quán)利要求A 的從屬權(quán)利要求的個(gè)數(shù)不變或減少。

這樣，至少在形式上避免了“刪除經(jīng)審查員檢索和評(píng)述的權(quán)利要求，而保留與該權(quán)利要求不具有單一性的其他未經(jīng)檢索的權(quán)利要求”這樣的修改方式。

在上述修改的基礎(chǔ)上，還需要結(jié)合對(duì)比文件1 對(duì)修改后的獨(dú)立權(quán)利要求A 及其相應(yīng)的從屬權(quán)利要求具備新穎性和創(chuàng)造性的理由進(jìn)行具體論述。

然而，細(xì)究該修改方式，其實(shí)質(zhì)上也是刪除了經(jīng)審查員檢索和評(píng)述的權(quán)利要求，而保留與該權(quán)利要求不具有單一性的其他未經(jīng)檢索的權(quán)利要求，因此，這種修改方式并非所有的審查員都會(huì)接受，不同的審查員對(duì)這種修改方式有不同的考量和審查尺度，可以在提交修改之前與審查員進(jìn)行充分溝通。

2.放棄本案，并針對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求B 及其相應(yīng)的從屬權(quán)利要求提出分案申請(qǐng)。

在上述修改方式1 不被審查員接受的情況下，可以考慮修改方式2。

由于獨(dú)立權(quán)利要求A 及其相應(yīng)的從屬權(quán)利要求已經(jīng)被對(duì)比文件1 所公開(kāi)，從說(shuō)明書中已經(jīng)無(wú)法獲取能夠使獨(dú)立權(quán)利要求A 的技術(shù)方案具備新穎性和創(chuàng)造性的額外的創(chuàng)新點(diǎn)，如果繼續(xù)本案，將會(huì)無(wú)謂地增加申請(qǐng)人的費(fèi)用負(fù)擔(dān)，浪費(fèi)審查程序。因此，此時(shí)申請(qǐng)人可以考慮放棄本案，并針對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求B 及其相應(yīng)的從屬權(quán)利要求提出分案申請(qǐng)。

這種修改方式簡(jiǎn)單、直接，然而從時(shí)效角度考慮，分案申請(qǐng)會(huì)延長(zhǎng)申請(qǐng)、審查的周期，從費(fèi)用角度考慮，分案申請(qǐng)作為一個(gè)新的申請(qǐng)，不可避免地會(huì)增加申請(qǐng)、實(shí)審的官方費(fèi)用。

三、對(duì)上述修改方式的限制和排除的一點(diǎn)思考和建議

對(duì)專利申請(qǐng)?jiān)O(shè)置單一性的要求，其目的一方面是為了防止申請(qǐng)人只支付一件專利的費(fèi)用而獲得幾項(xiàng)不同發(fā)明或者實(shí)用新型專利的保護(hù)，另一方面是為了便于專利申請(qǐng)的分類、檢索和審查②中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局. 專利審查指南（2010） [M]. 北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2010：189.。

對(duì)于單一性的審查，《專利審查指南》中多次提及在不增加太多工作量的情況下可以對(duì)缺乏單一性的所有權(quán)利要求進(jìn)行全面審查，言外之意，對(duì)于缺乏單一性的權(quán)利要求，如果對(duì)所有的權(quán)利要求進(jìn)行全面審查相對(duì)于只審查其中的一組權(quán)利要求會(huì)增加太多工作量的話，可以不進(jìn)行全面審查③中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局. 專利審查指南（2010） [M]. 北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2010：215-216，224-225.。

也就是說(shuō)，對(duì)于單一性的審查，除了考慮上面兩個(gè)方面的目的之外，在一定程度上也考慮了在實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中審查員所付出的工作量。如果在克服單一性缺陷時(shí)通過(guò)“刪除經(jīng)審查員檢索和評(píng)述的權(quán)利要求，而保留與該權(quán)利要求不具有單一性的其他未經(jīng)檢索的權(quán)利要求”，顯然會(huì)使審查員針對(duì)已經(jīng)檢索和評(píng)述的權(quán)利要求所付出的工作付諸東流，而且審查員還需要對(duì)之前未經(jīng)檢索的權(quán)利要求進(jìn)行進(jìn)一步檢索和評(píng)述，這將明顯增加審查員的審查工作量。對(duì)上述修改方式的限制和排除則顯然是考慮了這一情況來(lái)加以設(shè)置的。

這就涉及到審查程序的經(jīng)濟(jì)性/節(jié)約原則和申請(qǐng)人權(quán)益之間的平衡問(wèn)題，上述修改方式的限制和排除，盡管保證了審查程序的經(jīng)濟(jì)性，符合審查程序的節(jié)約原則，但卻在一定程度上損害了申請(qǐng)人的權(quán)益。例如，在上述案例中，如果審查員并不接收第1 種修改方案，申請(qǐng)人便失去了選擇要保留的權(quán)利要求的機(jī)會(huì)，只能考慮放棄本案而另外提交分案申請(qǐng)，這不僅增加了申請(qǐng)人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，還延長(zhǎng)了整個(gè)申請(qǐng)的審查時(shí)間。

筆者認(rèn)為，在我國(guó)的專利實(shí)踐中，可以考慮采取更好的措施來(lái)保證審查程序的經(jīng)濟(jì)性/節(jié)約原則與申請(qǐng)人權(quán)益之間的平衡。例如，在上述案例中，對(duì)于未經(jīng)檢索和評(píng)述的獨(dú)立權(quán)利要求B 及其從屬權(quán)利要求，如果申請(qǐng)人刪除獨(dú)立權(quán)利要求A 及其從屬權(quán)利要求而保留獨(dú)立權(quán)利要求B 及其從屬權(quán)利要求，審查部門可以要求申請(qǐng)人針對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求B 及其從屬權(quán)利要求繳納一定的附加審查費(fèi)用，類似于《專利合作條約》（PCT）申請(qǐng)國(guó)際階段對(duì)于單一性的處理方式。對(duì)于申請(qǐng)人而言，即便審查部門要求申請(qǐng)人另外再繳納2500 元的實(shí)質(zhì)審查費(fèi)用，這一費(fèi)用也遠(yuǎn)低于申請(qǐng)人對(duì)該案前期提交、審查以及后續(xù)重新提交分案所花費(fèi)的代理費(fèi)和官費(fèi)，并且在繳納另外的實(shí)質(zhì)審查費(fèi)用后還可以繼續(xù)對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求B 及其從屬權(quán)利要求進(jìn)行審查，這將很大程度上節(jié)省該案的整體審查時(shí)間。

換句話說(shuō)，通過(guò)另外繳納實(shí)質(zhì)審查費(fèi)用的方式允許申請(qǐng)人在克服單一性缺陷時(shí)對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行選擇性保留，不僅可以保證審查部門對(duì)附加審查工作經(jīng)濟(jì)上的回報(bào)，也可以保證申請(qǐng)人對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行選擇的權(quán)利，既降低了申請(qǐng)人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，也避免了整體審查時(shí)間的過(guò)度延長(zhǎng)，這對(duì)于實(shí)質(zhì)審查部門/審查員和申請(qǐng)人來(lái)說(shuō)是雙贏的。