美國新專利法下的“現有技術”（下）

文/湯文華

3. 第二類現有技術及其例外情形

AIA §102(a)(2)規定，一項所請發明（claimed invention），若在其有效申請日之前已經被授權的專利（§151）或公開/被視為公開的專利申請［§122(b)］描述，且此專利或專利申請是由其他發明人有效提出［the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention］1參見AIA 35 U.S.C §102(a)(2), retrieved 22 March, 2019.，則該發明的新穎性已喪失，不能授予專利。

與第一類現有技術（“在先公開”）不同，第二類現有技術強調的是“在先申請，在后公開”的美國專利或專利申請，主要有三類：1）已授權的美國專利［§151］；2）公開的美國專利申請［§122(b)］；3）指定美國的PCT申請［§122(b)］。

這里需要注意三點。首先是地域，“在先申請”專利的國家可以為美國，也可以為其他國家，但“在后公開”的國家必須為美國。其次是披露行為的主體，披露者必須為其他發明人，當存在多位發明人時，要求其中至少有一位發明人不同于申請者本人。最后是上述專利或專利申請“被有效提出”（effectively filed）的時間，對此§102(d)22 參見AIA 35 U.S.C §102(d),retrieved 22 March, 2019.作了專門規定：第二類“現有技術的有效日”（effective date of prior art）主要有兩類，若該美國專利或專利申請享有優先權，則“有效提出申請”的時間為最早提交申請的日期（the filing date of the earliest such application that describes the subject matter）；若不享有優先權，則“有效提出申請”的時間是實際提交專利申請的日期（the actual filing date)。可見，上述美國專利或專利申請“被有效提出”的時間是其“在先申請”的日期，它與所請發明的“有效申請日”（effective filing date）定義相似，但二者代表的是不同專利的申請日期。

舉例說明第二類現有技術（見圖4）：甲于2018 年9 月9 日在美國提交發明A 的臨時申請，該臨時申請于2019 年3 月3 日轉為正式申請；由于臨時申請享有優先權，所以甲的有效申請日為臨時申請日2018 年9 月9 日。乙于2018 年5 月5 日在中國提交發明A 的專利申請，然后通過PCT 途徑申請該發明的美國專利，該專利申請文件于2019 年1 月1 日在美國公開；根據§102(d)的規定，乙“有效提交申請”的日期是“在先申請日”，即在中國的申請日期2018年5月5日。由于乙的在先申請日早于甲的有效申請日，所以乙在中國的申請構成了現有技術，甲不能獲得發明A 的專利權。

同樣，針對§102(a)(2)中涉及的現有技術，§102(b)(2)列出(A)(B)(C)三項，進一步明確第二類現有技術的例外情形，內容如下：

§102(b)(2)(A)：對于上述三種美國專利或專利申請，若其披露的主題是直接/間接從發明人或共同發明人處獲得（the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor）3參見AIA 35 U.S.C §102(b)(2)(A), retrieved 22 March, 2019.，則該申請不能成為所請發明的現有技術。

§102(b)(2)(B)：對于上述三種美國專利或專利申請，若其披露的主題在有效提出申請之前已經直接或間接被發明人、共同發明人或“關聯方”公開［the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor］44參見AIA 35 U.S.C §102(b)(2)(B), retrieved 22 March, 2019.，則該申請不能成為所請發明的現有技術。

§102(b)(2)(C)：對于上述三種美國專利或專利申請，若其披露的主題和所請發明的主題在有效申請日之前歸同一個人所有，或按協議轉讓后歸同一人所有（the subject matter disclosed and the claimed invention, not later than the effective filing date of the claimed invention, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person）5參見AIA 35 U.S.C §102(b)(2)(C), retrieved 22 March,2019.，則該申請不構成所請發明的現有技術。

此處的例外情形沒有一年寬限期的限定，但前兩項內容與第一類例外情形相似，主要涉及披露者的身份，以及第三方在先申請和申請者本人披露的先后順序，而第三項主要涉及的是共同所有權問題。§102(c)6參見AIA 35 U.S.C §102(c), retrieved 22 March, 2019.對“合作協議下的共同所有權”（common ownership under joint research agreements）作了規定，簡言之，若所請發明和在先申請的發明出現在各方達成一致的協議中，且各方均已明確，則該專利的所有權可歸“同一人”（the same person）。下面舉例說明第二類現有技術的三種例外情形。

例外（一）：甲乙二人合作發明一臺機器A，并于2018 年9 月9 日向PTO 提交發明專利申請；而在此之前，丙從甲口中獲得A 的相關內容，并于2018 年7 月7 日向PTO 提交A 的專利申請，該申請文件于2019 年3 月3 日在美國公開。這里雖然丙的在先申請日早于甲的有效申請日，但丙的發明是直接從甲口中獲得，所以根據§ 102(b)(2)(A)，丙的申請不構成現有技術，甲乙二人的申請可以獲得專利授權，如圖5 所示。

例外（二）：甲乙二人合作發明一臺機器A，并于2018 年9 月9 日向PTO 提交發明專利申請；同時，丙自己構思發明了機器A，并于2018 年7 月7 日向PTO 提交A 的專利申請，該申請文件于2019 年3 月3 日在美國公開。然而在丙申請該專利之前，甲乙已經在學術期刊上公開發表了機器A 的發明內容，根據§102(b)(2)(B)，由于甲乙二人的披露早于丙的在先申請，所以丙的在先申請不構成現有技術，甲乙二人的申請可以獲得專利授權，如圖6 所示。

例外（三）：甲乙二人合作發明一臺機器A，并于2018 年9 月9 日向PTO 提交發明專利申請，同時將該發明轉讓給a 公司；而丙自己構思發明了機器A，并于2018 年7 月7 日向PTO 提交A 的專利申請，同時也將自己的發明轉讓給a 公司，丙的申請文件于2019 年3 月3 日在美國公開。雖然丙的在先申請日早于甲乙的有效申請日，但根據§102(b)(2)(C)，甲乙的發明和丙的發明基于轉讓協議都歸a 公司所有，所以丙的在先申請不構成現有技術，甲乙的申請可以獲得專利授權，如圖7 所示。

現將§102(a)(2)和§102(b)(2)的規定整合，對第二類現有技術的判定可參照如下流程圖。

4. 小結

美國新專利法規定了兩類“現有技術”，第一類主要涉及“在先公開”為公眾所知的披露，第二類涉及的是“在先申請，在后公開”的美國專利或專利申請。同舊專利法相比，新專利法在空間上取消了對現有技術的地域限制，統一以世界范圍為標準；時間上統一了審查基準日，將原來的兩個時間基準（“發明日”和“申請提交日”）統一規定為專利的“有效申請日”；寬限期方面，雖沿用舊法的一年時間期限和享受寬限期的行為限制，但同時賦予了發明人解除他人現有技術對專利申請的威脅。總之，在美國新專利法中，現有技術的范圍得到擴大，且在形式上逐漸與世界多數國家的專利制度接軌。

目前，我國正在深入實踐知識產權強國戰略，加快建設知識產權強國，努力實現人才強國和創新驅動發展。要確保創新發展戰略的有效實施，知識產權的保駕護航不容忽視。在中美知識產權爭端中，美國采取單邊制裁，動用“337 調查”“301 條款”對中國出口企業展開調查，在實踐中，有90%的相關調查為專利侵權7該數據來源于“中國經濟網”。。當前，在中美貿易戰、科技戰的影響下，美國起訴中國企業專利侵權案件有進一步加速、加劇的傾向。鑒于中國和美國專利體制迥異，對美國專利制度進行研究有著重要的實用價值。專利法的目標是在知識創造中提供實用財產權。88 參見Robert P. Merges & John F. Duffy. Patent Law and Policy: Cases and Material (7th ed.), Carolina Academic Press. 2017: p 1.不論在美國還是在中國，專利法仍然是一個年輕的領域，整個領域的歷史不超過幾百年9如果以威尼斯共和國1474 年頒布世界上第一部專利法為專利制度的起源，專利制度至今已有500 多年的歷史；若以英國1624 年頒布《壟斷法》為專利制度的起源，專利制度則經歷了300 多年的發展。，就像一項“現有技術”一樣，它在不斷發展，并隨著它的發展而變得更加復雜。本文僅從專利申請新穎性的參考標準——“現有技術”——入手，讓讀者更好、更全面地了解“現有技術”的概念及其錯綜復雜的政策，以期有更多的人關注美國專利法這一領域的研究，發現這個年輕領域在發展過程中的“美麗”。□