一起涉外商標侵權陷阱的典型案例分析

耿明英　羅漢春

近年來，隨著國際貿易的迅速發展，侵犯他人知識產權的非法貨物的國際貿易數量也呈上升趨勢，每年全世界假冒貨物貿易額約為1000至1200億美元，占世界貿易額的7％左右。跨國侵權已成為一種發展趨勢。國內一些進出口企業由于缺乏防范意識，不僅頻頻掉進跨國制假者設下的“陷阱”，背上侵權的黑鍋，吃了啞巴虧，更讓企業蒙受了不小的經濟損失。因此，如何在國際貿易合同中避免與知識產權有關的風險，如何制定糾紛出現后的解決策略，是值得我們盡快深入探討的問題。

一、警惕加工貿易中的商標侵權陷阱

當前，侵犯知識產權犯罪中跨國（境）犯罪勢頭高抬，案件屢發，國內各相關部門均高度警惕。我國公安機關近些年以來偵辦破獲了很多起制假侵權的大要案，已分別發現美國、英國、俄羅斯、巴基斯坦等國外不法分子向國內犯罪嫌疑人下制假訂單，并實地指導制假販假活動。尤其是加工貿易中的商標侵權陷阱案件屢屢發生，其主要表現有以下形式：

1、利用網絡跨境銷售制假盜版商品

在互聯網普及的新技術環境下，侵犯知識產權犯罪呈現出手段技術化、犯罪行為網絡化、盜版交易全球化的特點。比如，有些國外的不法商人組織國際犯罪團伙，利用互聯網站在中國境內盜版制造DVD光盤等商品，以低價向境外銷售，境外顧客則通過網站訂購并付款。這種價格低廉的假冒商品在海外有巨大的市場，其客戶分布美、英、澳、加、法、南非等20多個國家和地區，“生意”如火如荼，銷量驚人。而一旦制假商品在境外被查處，往往會由國內企業承擔造假、售假、商標侵權的惡名。像這樣借助互聯網將犯罪觸角伸向全世界的作案手法日漸增多。曾被曝光的天津米大全制售假冒葛蘭素史克公司藥品（必理通）案也是其中一例。近年來，外商在我國組織造假越發普遍，假冒商品跨國境流動已成為一個非常嚴峻的問題。對此，我們應當充分警惕與關注侵犯知識產權犯罪活動的網絡化、跨國化趨勢。

2、搶先注冊中國出口商品的商標

國內也有不少企業靠價廉物美的優勢向國外市場大量出口商品，但對其商品的商標權缺乏保護意識。而進口國的一些不法商人看到中國企業的商品銷路很好，就搶先在本國或其他國家注冊相同商標，掌握中國企業的商品商標權，以此向中國企業進行勒索。有的甚至會同進口商通過海關查封國內企業的出口商品，導致國內企業喪失了日益擴大的國外市場，蒙受巨大損失。而國內企業為了從外國人手中奪回屬于自己的商標權，又要付出不小的代價。

3、貼牌生產中故意設置商標侵權陷阱

當前跨國制假主要藏匿于定牌或來樣加工中，也就是由外商指定品牌和款式要求等，國內企業組織生產后再出口給該外商，并由該外商在海外銷售。雖然根據國際慣例，定牌加工涉及使用注冊商標的，定牌方應提供合法有效的注冊商標證書。然而，國內眾多廠商都依靠貼牌生存，很多企業為了招攬生意，無暇顧及其“貼牌”是否合法；也有些企業根本不具備知識產權保護意識，無意中造成侵權；還有一小部分私企在利益驅動下，明知犯法而為之。因此，一些國外不法商人便乘機鉆空子，故意設置陷阱，將那些仿制世界著名品牌的訂單源源不斷地發往中國，加工后銷往世界各地，形成一串跨國界制假、售假的黑色鏈條。而絕大多數中國企業稀里糊涂地落入了不法外商設下的商標侵權“陷阱”，不僅為人作嫁衣，還充當了替罪羊，而真正的“國際制假”者卻逃脫了法律的懲罰。近些年，在我國“貼牌”加工生產企業中，受騙上當的案例越來越多。

二、一起典型案例的介紹

江蘇無錫一家外貿進出口公司（以下簡稱A公司），通過中間人C公司，與美國一家進口商B公司在2008年簽發了一張成衣訂單。該訂單定購的是附有美國某知名商標（以下簡稱H商標）的成衣。訂單正面寫明了所要求的商標、成衣型號及每種型號的數量等。在訂單的右下角，有一行小字：本訂單以背面條款為條件。訂單是以傳真的方式收到的，然而在收到的傳真中，并沒有訂單的背面。中間人C公司隨后把成衣設計樣式和商標標簽樣品寄給了無錫的A公司。由于A、B、C之前有過類似的交易，且沒有發生過問題，所以A公司在接到訂單后，立刻從臺灣進口了所需布匹，按照商標樣品定購了大量H商標。在生產的成衣樣品得到B公司批準之后，A公司立刻開足馬力，組織生產。

不幸的是，A公司在生產完畢并將全部成衣運到碼頭準備交付海運時，接到B公司的通知，要求A公司暫停運輸，并拆去成衣上的H商標。在焦急的等待中，A公司得到最終通知：B公司不可能接受該批成衣，因為H商標所有權人在美國控告B公司和C公司侵犯其商標權，法院已簽發禁令禁止B公司和C公司染指任何有關H商標的交易。A公司立刻聯系了H商標所有權人在中國的聯絡處，了解情況，并主動說明了事情原委。A公司原希望以其配合換取在H商標所有人和B公司及C公司的訴訟中對A公司損失的補償，但是H商標所有權人和B公司及C公司的訴訟以三方妥協結案，以B公司和C公司同意賠償H商標所有權人一定金錢并不再從事有關H商標的交易告終。由于A公司不是該訴訟中的當事人，沒有人理會A公司利益。

A公司多次敦促與B公司和C公司尋求解決辦法，未果。無奈，A公司只好將所有成衣處理。由于沒有H商標的成衣價格遠遠低于其原訂單價格，A公司蒙受了巨額經濟損失，不但沒有能夠及時還清為生產該批成衣所做的銀行貸款，而且由于浪費了出口配額而受到了政府處罰。

A公司隨后在紐約委托律師起訴B公司和C公司。A公司訴B公司和C公司違約和欺詐。B公司辨稱根據訂單背面所載條款，是A公司向B公司保證H商標的合法使用權，而不是B公司向A公司。B公司同時向A公司提出反訴，要求A公司賠償因H商標所有人控告B公司所引起的B方損失。C公司則否認一切指控，聲稱并不知道A公司沒有使用H商標的權利。

之后，B公司和C公司要求妥協，愿意賠償A公司一定損失。然而A公司義憤填膺，斷然拒絕了對方的妥協要求。經過冗長的證據交換和法庭審理過程，A公司最終挽回了一定的損失。然而，在這場糾紛中A公司的一系列不慎和不當決策值得所有出口商警惕。

三、本案例的幾點啟示

第一，出口商和生產商應正確認識到合同訂單中商標權問題所帶來的風險。

合同各方應在協議中明確商標權的歸屬并保證商標權的合法使用，為了降低風險，不擁有商標權的出口商和生產商應要求對方出具相應的商標權所有權人證書，如商標注冊證書或原所有權人簽發的授權使用證明或合同等。同時，出口商或生產廠家應通過獨立第三方如美國有關政府機構、商標權所有權人等直接核實外國定購方提供的聲明或證書。這些核查程序的費用其實并不高，但涉及到的風險非常高。出口商或生產廠家絕對不應該想當然地認為訂貨方擁有該商標權，或認為只要按訂單生產，按期交貨，商標權問題毫不關己。在上述案件中，如果無錫這家出口公司A在美國有財產或分工司，很可能在第一輪H商標所有權人對B公司和C公司的訴訟中，A公司就淪為共同被告，從而帶來更大的損失。

第二，應注意合同和訂單中每一句話的含義及“陷阱”條款

合同語言所表達的意思如果一方與另一方的理解不合，雙方應及時澄清，并加以書面明確，不要口頭對合同進行修改。比如，合同或訂單指引外在的文件和物品，應核實該文件和物品，并明白其內容，有的條款可能就是故意設置的陷阱，必須十分小心。在上述案件中，B公司在訂單的右下角用很小的字注明：本訂單以背面條款為條件。A公司在接受訂單時并沒有注意到訂單正面所指明的訂單反面條件。在實際商業交易中，合同各方確實容易把注意力集中在實體方面的條款，如價格、數量、型號等，從而忽視責任條款。另外，應保留雙方在交易前后的一切文件和通訊，這些文件和通訊本身也可能是合同的一部分，或在解釋合同時起重要作用。

第三，商業交易一旦出現糾紛，如在合理的時間內沒有協商解決，一方面應及時與律師商議評估，決定是否訴諸法律，另一方面不可意氣用事，追求不經濟的訴求

不同的案件種類在美國有不同訴訟時效，案件應該在訴訟時效內提起訴訟或仲裁。在上述案件中，如果無錫的A公司在乙公司和丙公司拒絕賠償時即知難而退，A公司不可能挽回任何損失，正是A公司的決心和迅速行動為公司降低了損失。另一方面，鑒于法庭審理所引起的高額費用和時間，美國大部分商業糾紛案件以雙方在法庭妥協，一方向另一方支付和解賠償金結案。在上述案件中，A公司氣憤之至，拒絕了被告二次和解賠償金的提議，則在經濟方面錯過了解決案件的最佳時機。

第四，為外商進行“貼牌”加工生產的企業，對外商指定的商標必須要求提供有法律效用的證明，或在合同中明確商標侵權一概由外商負責

涉外定牌加工生產企業，大多缺乏商標使用中的自我保護意識。一些接受“貼牌”的企業，對外商指定或者提供使用的商標大都未要求對方出具真實有效的商標專用權屬證明，涉外定牌加工中簽訂的合同普遍不規范。有的僅憑外商“訂單”傳真件，在外商根本未提供商標權屬證明時即開始加工生產，以致為企業埋下了侵權禍根。在上述案例中，如果A公司與B公司簽訂加工合同時，加上“B公司指定的商標如果發生侵權糾紛，其損失一概由B公司承擔”的條款，A公司就不會受騙上當。對此，業內專家提醒，中國企業經營者要學習和掌握國際貿易知識，熟悉國際慣例，嚴格“定牌”加工的法律及程序，接訂單時一定要讓外商提供指定生產品牌的合法使用權或者擁有權證書，用法律來保障自己的權益不受損害。

第五，有的企業搞加工貿易，即使出口產品用的是自主商標，由于商標保護意識不強，也會出現商標侵權糾紛，并造成很大損失

因為知識產權有地域性規定，在中國注冊生效的商標在國外大部分時候不會自主生效，只有在國外或產品的進口商申請商標注冊保護才會不受侵占。有的產品因為在美國或其他國家市場很暢銷，受消費者歡迎，個別美國的進口商或其他國家的進口商就有可能搶先在美國或其他國家注冊，將中國某出口產品商標據為己有。如果相關合同中沒有關于保護其出口產品商標的條款，原商標所有權人就會發生侵權行為，其出口市場就會失掉。即使通過法律訴訟奪回商標權也會付出很大的代價，造成很大的損失。上述案件中，由于企業缺少商標保護意識，即使用自己的商標，遲早也會出問題。▲