企業專利與商業秘密的利弊衡量

陳 薇 滕倞亮

【摘 要】本文從三個方面闡述了企業專利與商業秘密的利弊衡量:一是商業秘密與專利的界定。二是企業商業秘密和專利選擇策略的比較及分析。三是企業應該如何選擇商業秘密或者專利保護。

【關鍵詞】企業 專利 商業秘密

一、商業秘密與專利的界定

1.商業秘密的界定

在我國,《反不正當競爭法》對商業秘密作出了立法上的界定,該法第10條第3款規定,商業秘密是指“不為公眾所知悉,能為權利人帶來經濟利益、具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息。”

商業秘密有三個構成要件:第一,秘密性。秘密性是指有關信息構成可受保護的商業秘密,不需要絕對地不被所有人所公知,只要求其確切內容不為不負有義務的特定范圍人所知。第二,商業價值性。我國要求商業秘密商業價值性的總體標準有兩個,一是可以產生競爭優勢,二是可以帶來經濟利益。第三,管理性(即采取了合理的保密措施)。根據國家工商局的解釋,判斷保密措施以“合理”為準。

2.專利的界定

根據我國《專利法》第2條規定:“本法所稱的發明創造是指發明、實用新型和外觀設計。”其中專利法所稱發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。實用新型是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。外觀設計是指對產品的形狀、圖案、色彩或者其結合所作出的富有美感并適于工業上應用的新設計。

發明創造要取得專利權必須具備一定的條件。專利授權條件通常分為實質條件和形式條件。這里主要討論的是實質條件,即申請專利的發明創造自身必須具備的條件,包括新穎性、創造性和實用性。

二、企業商業秘密和專利選擇策略的比較及分析

隨著我國社會主義市場經濟的進一步生成發育, 對于企業這一市場主體而言, 像商業秘密、專利技術、注冊商標等無形資產在市場競爭中的作用越來越重要, 由此而產生的摩擦和糾紛也日益增多。企業在激烈復雜的市場競爭中如何保障和維護自身的無形資產方面的合法利益,究竟是選擇專利還是采取商業秘密的保護,成為一個難以取舍的問題。具體而言,有以下四種選擇策略。

1.先以商業秘密保護,后申請專利保護

對于某些技術成果,并不是一取得成功,就一定要急于申請專利保護,而可以首先以商業秘密的形式暫加以保護,等到時機成熟時或者認為有必要時才轉而申請專利保護。

2.以商業秘密為主,專利為輔的保護

技術成果所有人可以就發明創造的大部分內容選擇商業秘密保護,僅就配套技術的某一個環節或某個配件申請專利。其目的在于防止商業秘密一旦泄露,他人仍不能完全應用此技術生產出成套完整的產品,或者仍需與商業秘密的所有者簽訂專利許可合同,才有可能生產出配套產品。

3.以專利保護為軸心的商業秘密保護

這是指在整個研究、開發過程中,將其中最為核心的部分申請專利,而將大部分技術內容作為商業秘密。這種情況常見于使用公開的這部分專利技術可以生產出某個產品的主件,該主件本身可以單獨成為產品,但如果不掌握商業秘密的內容,僅依專利生產出主件,市場極為有限,甚至毫無市場。其優點是即使商業秘密被他人設法攻破,專利仍可成為第二道保護防線。

4.以商業秘密為軸心的專利保護

這是指一項技術成果的大部分內容申請專利保護,僅就其中最為核心的某一部分以商業秘密保存下來。通常是將最不易破密或最難得知的技術、方法或數據作為商業秘密,而且這一商業秘密往往是必不可少的,或者一旦少了它就達不到最佳效果。

三、企業應該如何選擇商業秘密或者專利保護

1.分析技術信息本身的性質

首先,應該考慮的是該項技術本身能否獲得專利, 是否是專利可以授予的范圍, 如果符合授予專利的三個要件,可以先在企業內部進行初次評估, 有一定把握的情況之下再向國家進行申請。其次, 如果該項信息是不易為一般的研究工作所發現, 且該項信息并不能夠很輕易的被反向工程所獲得, 那么就可以采取商業秘密的方式進行保護。反之, 可以采用策略一或者策略四。

2.對于該技術信息的市場考量

如果該技術信息能夠在長時間之內保持先進性, 并且在相當長的時間之內均可以得到市場的認可, 生命周期較長, 則應適用商業秘密的保護方式,即考慮用策略二或者策略四。如果其效力帶有一定的時代性, 為一個階段所消費, 并且存在的時間較短的話, 則應對其市場利潤加以考量,以期在專利的期限之內盡可能地完成對于專利技術的運用, 從而獲得最大利潤,可以采用策略二或者策略三。

3.對于救濟途徑的考慮

不管是進行專利或者是商業秘密的運作, 都會存在可能受到侵權的可能性。在這種情況之下, 應當考慮到, 對于該項信息技術, 在受到侵害的時候, 哪一種方式的救濟成本更低, 程序更快捷。并且,由于知識產權的即時性, 如果在很長一段時間后才得到救濟的話, 那么本身權利受到救濟的隱性成本也就增加了,此時,不應忽略該隱性成本。

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