美國商業方法專利的十年擴張與輪回：從道富案到Bilski案的歷史考察

劉銀良

美國商業方法專利的十年擴張與輪回：從道富案到Bilski案的歷史考察

劉銀良

1998年道富銀行案揭開了美國商業方法專利序幕。此后十年間,美國的商業方法申請、授權和訴訟風起云涌,但并未顯示對美國金融業和電子商務業帶來益處。2008年美國聯邦巡回上訴法院在Bilski案中放棄道富案標準,確立機器或轉換標準,借以限制商業方法專利,但最高法院不予認可,商業方法專利判定重新回到不確定狀態?？疾烀绹虡I方法專利的十年擴張與輪回,可有助于理解商業方法專利爭論的實質,有益于把握我國的商業方法專利政策。

美國 專利 商業方法 道富案 Bilski案

一、引言：一段歷史的糾結

從20世紀70、80年代開始,隨著信息技術和生物技術的發展,美國專利制度開始其擴張時代。生物材料、計算機軟件和商業方法等漸次成為可專利主題(patentable subject matter)?？蓪＠黝}擴張引發了多方面的爭論。這是可以理解的,因為一種新產權制度的設置,肯定對既有社會關系造成沖擊,引發利益沖突。關于是否應當把商業方法作為可專利主題,就在美國專利法界(包括立法、行政、司法、從業者和研究者等)引發了持久、廣泛的爭論,從而使此前至少一個時代(十年)充斥著關于商業方法可專利性的歷史糾結。

1998年,美國專門負責專利上訴案件審理的聯邦巡回上訴法院(CAFC)在道富銀行信托公司訴簽記金融集團公司案(以下簡稱“道富案”)中判決認為,商業方法并非美國專利法排除的主題,乃由此揭開美國商業方法專利保護序幕。①SeeState Stree Bank&Trust Co.v.Signature Financial Group,Inc.,149 F.3d 1368(Fed.Cir.1998).此后約十年間,商業方法專利在美國風起云涌,并先后影響到世界多個國家和地區,形成商業方法專利擴張的“大躍進”時代。2008年,CAFC在In re Bilski案(以下簡稱“Bilski案”)中放棄道富案判定標準,提出較為嚴格的“機器或轉換”標準。②SeeIn re B ilski,545 F.3d 943(Fed.Cir.2008).這似乎能夠宣布一個狂熱的商業方法專利時代結束。然而,美國聯邦最高法院(以下簡稱“最高法院”)通過審理本案,雖然判決支持CAFC的結論,但卻使用了不同理由,并對機器或轉換標準給予限制,從而使商業方法專利判定重新回到不確定狀態。③SeeB ilski v.Kappos,130 S.Ct.3218(2010).

美國專利法的基礎是其憲法中的“知識產權條款”,它賦予國會立法權力以保證發明者在一定時期內就其成果享有獨占權,以促進實用技術的進步。④US Constitution,Article I,Section 8,Clause 8.據此,美國1790年專利法規定可申請專利的主題包括“任何實用的技術、制品、引擎、機器、裝置或其任何改進”。1793年修訂后的專利法把可專利主題擴展至物質組成,并規范其表述為任何新的和實用的“技術、機器、制品或物質組成”(art,machine,manufacture or composition ofmatter),以及它們的改進。⑤See US PatentAct of 1790,Section 1;US PatentActof 1793,Section 1;US PatentActof 1836,Section 6;US PatentActof 1839, Section 7.

1952年美國專利法全面修訂,選擇使用“方法”(process)代替原來的“技術”,從此美國專利法下的可專利主題范疇即定型為“方法、機器、制品、物質組成”或它們的改進。⑥See 35 U.S.C.101.這些涵義廣泛的概念,經最高法院做擴展性解釋,已延伸包括很多新型發明主題,如生物技術發明和計算機軟件發明等。⑦SeeD iamond v.Chakrabarty,447 U.S.303(1980);J.E.M.,Ag Supply,Inc.v.PioneerHi-Bred Int’l,Inc.,534 U.S.124 (2001).但最高法院也表明,可專利主題范疇的擴展并不意味著它沒有限制,也不意味著它可包括每一種發現,如自然規律、物理現象和抽象概念都不是可專利主題。⑧D iamond v.Chakrabarty,447 U.S.303,at 309(1980).

從20世紀70年代初到80年代初約十年間,最高法院先后判決了三個案件,集中處理了計算機軟件相關發明的可專利性。Benson案(1972年)認為,算法是一種抽象概念,僅涉及算法的方法不屬于可專利主題,但這并不意味著任何計算機程序都被排除在可專利主題之外。⑨Gottschalk v.Benson,409 U.S.63(1972).Flook案(1978年)認為,如果發明在總體上僅涉及一種自然現象(自然規律)或數學算法,不構成可專利主題,但一種自然規律的具體應用或可構成可專利主題。[10]SeeParker v.Flook,437 U.S.584(1978).Diehr案(1981年)認為,雖然單純的計算機程序算法僅屬于抽象概念,不是可專利主題,但卻不能僅因為產品或方法涉及計算機軟件,而認為相關產品或方法不具有可專利性。[11]Diamond v.Diehr,450 U.S.175(1981).這意味著,計算機程序或算法的存在,并不必然影響相關產品或方法的可專利性。

上述美國專利法的立法規定和司法實踐,構成商業方法專利的歷史背景。在此基礎上,本文將對此前約十年間美國的商業方法專利過程進行分析,供我國在處理商業方法專利問題時參考。在Bilski案中,史蒂文斯大法官曾引用他的前輩霍姆斯大法官(Justice Holmes)——以格言“法律的生命在于經驗而非邏輯”所著稱的法學家——的話說,“一頁歷史值過一卷邏輯”。[12]Justice Holmes,“a page of history isworth a volume of logic”,New York Trust Co.v.Eisner,256 U.S.345,at349(1921).轉引自B ilski v.Kappos,130 S.Ct.3218,at 3239(2010)(Stevens,J.,concurring).好在歷史并未逝去久遠,各種文獻資料尚存,足以支持本文的論證。

盡管人們在各種表達中經常使用商業方法或商業方法專利等概念,但要在專利法語境下對它們下一個嚴謹、全面的定義卻非易事。在本文中,“商業方法”是指從事商業活動的方法,可涉及金融、保險、銀行、稅收、電子商務等多個領域;“商業方法專利”(business method patent)是指涉及商業方法的專利,它可歸于美國專利分類第705類,或國際專利分類(IPC)第G06F17/60類。[13]See USPTO,Automated Financial or Management Data Processing Methods(Business Methods),White Paper Ver.1.43,issued in 2000(以下稱“USPTOWhite Paper”),at6-7.Available at http：//www.uspto.gov/patents/resources/methods/whitepaper.pdf(本文引用的所有電子文獻的最后訪問時間都是2010年9月6日,以下不再一一注明).《國際專利分類表》第八版(International Patent Classification,8th edition,2006年初生效)為商業方法專利創設的分類類別為“G06F17/60”。

二、道富案：揭開商業方法專利序幕

自1790年美國專利法實施以來,雖然美國專利局也偶爾授予一些所謂的“金融專利”,[14]See Edmund Burke Commisioner of Patents,List of Patents for Inventions and Designs,issued by the United States from1790to1847。轉引自USPTO White Paper,at 2-3.但純粹的商業方法基本被排除在可專利主題之外。在Hotel Security Checking案(1908年)中,所涉主題為一種防盜簿記系統,上訴法院認為,即使對“技術”概念做最自由的解釋,一種商業交易系統如果不與具體實施方法相結合,就不屬于“技術”,不是可專利主題。[15]See Hotel Security Checking Co.v.Lorraine Co.,160 F.467(2d Cir.1908).在Joseph E.Seagram&Sons案(1950年)中,所涉主題是一種針對消費者偏好的調和威士忌盲測方法,法院不認可它是可專利主題：“傳統地,產業界一直在為開發更好的、能夠持續取悅消費者的產品而尋求確定消費者的反應。通過授予專利讓上訴人壟斷如此巨大的營銷和確定消費者偏好的領域,在我們看來,將沒有法律依據地對科學和產業造成嚴重限制。”[16]Joseph E.Seagram&Sons v.M arzell,180 F.2d 26,at 28(D.C.Cir.1950).這些案件表明,純粹的商業方法基本游離在美國專利法視野之外,此即“商業方法例外”。

里奇法官(Giles Rich,1904—1999年)曾在一篇文章中指出,并非每種發明都可被授予專利,一件發明盡管可能對個人、公眾或國防具有很大價值,但如果它不屬于專利法第一百零一條列舉的主題范圍,它就不是可專利的發明。他打趣說,作為他那個時代偉大發明之一的尿布服務,就在可專利范疇之外。[17]See Giles S.Rich,The Principlesof Patentability,14Fed.Cir.B.J.135(reprinted from 28Geo.Wash.L.Rev.393,1960),at 135-136.里奇不僅是美國1952年專利法起草人之一,后來他還相繼在CCPA(美國關稅與上訴法院,CAFC前身)和CAFC主審專利上訴案件40多年,對現代美國專利法的詮釋產生了巨大影響。例如,他曾參與審理有影響的Chakrabarty案和Diehr案,主筆其判決書,以開放的視角詮釋專利法,主張可專利主題應延伸至有生命的物質和涉及計算機軟件的方法等。[18]SeeIn re Chakrabarty,571 F.2d 40(CCPA 1978);In re Diehr,602 F.2d 982(CCPA 1979).他的一些重要判決得到最高法院的認可,但也招致廣泛批評。1998年,當他以94歲高齡參與審理并主筆道富案時,他激進的專利思想又一次得到體現。這一次他的結論受到人們更多、更持久的批評,直到今天仍是如此,并且他的結論也在十年后為他CAFC的同事所實質拋棄。[19]SeeIn re B ilski,545 F.3d 943,at 959-960(Fed.Cir.2008).

道富案涉及簽記公司于1993年獲得的第5193056號專利,即“輪轂輪輻式金融服務配置數據處理系統”。該商業操作方法為管理多個共同基金而設計,要點在于把各共同基金作為輪輻,置于輪轂即投資組合控制下,實施集中管理,以節約管理成本、提高管理效率和避稅等,在該操作過程中需要應用計算機。CAFC認為,雖然算法本身屬于抽象概念,但當它實際應用時,如果產生“實用、具體和有形的結果”,就成為可專利主題。此前CAFC曾認為,使用一臺儀器,經過計算,可把患者的心跳轉換為心電圖信號,它對應著一種實用、具體或有形的結果,即患者心臟狀況,因而相關方法相當于抽象概念的實際應用;[20]SeeArrhythm ia Research Technology Inc.v.Corazonix Corp.,958 F.2d 1053(Fed.Cir.1992).或者,相關數據通過機器,經過一系列計算,可以在光柵監視器上產生平滑波形,就相當于抽象概念的實際應用,即平滑的波形就相當于一種實用、具體和有形的結果。[21]SeeIn re Alappat,33 F.3d 1526(Fed.Cir.1994).在本案中,所涉方法使用一臺儀器,經過數學計算,可把代表具體金額的數據轉換為分享價格,該價格被即刻固定,用作記錄或報告目的,也可在管理和貿易等活動中使用,這相當于一種實用、具體和有形的結果,相關方法也相當于一種算法(或公式)的實際應用,不屬于專利法排除的主題。[22]SeeState Stree Bank&Trust Co.v.Signature Financial Group,Inc.,149 F.3d 1368,at 1373(Fed.Cir.1998).換句話說,以價格、成本、損失、利潤、百分比等數字表示的結果也可算作“實用、具體和有形的結果”,因而相關方法屬可專利主題。

CAFC還認為地方法院錯誤地理解了商業方法例外。它強調：“我們利用此機會終止這種錯誤構想的(商業方法)例外。從一開始,‘商業方法’例外就僅代表著一些概括的、不再適用的法律原理的應用……從1952年專利法開始,商業方法已經——并且應當——享有對其他任何方法(process or method)所適用的可專利性法律要求?！盵23]State Stree Bank&Trust Co.v.Signature Financial Group,Inc.,149 F.3d 1368,at 1375(Fed.Cir.1998).

針對道富案,最高法院拒絕發布調卷令。[24]SeeStree Bank&Trust Co.v.Signature Financial Group,Inc.,525 U.S.1093(1999).1999年,CAFC又判決了AT&T案(涉及一種長途電話呼叫信息記錄處理方法),進一步確認了道富案標準。[25]SeeAT&T Corporation v.Excel Communications,Inc.,172 F.3d 1352(Fed.Cir.1999).道富案對于商業方法專利的具體意義包括：基本掃除了算法和商業方法的例外性障礙;認定商業方法從未被聯邦法院認定為非專利主題;確立了商業方法可專利性判定的“實用、具體和有形的結果”標準。由于這些顯著之處,道富案正式開啟美國商業方法專利保護的序幕。

在其判決前后,道富案都曾引起人們極大關注,其中包括激烈的批評。有人認為,該案開啟了一扇門,讓本應扎根于科學、技術的專利,可用于保護人類思想的所有方面。[26]John R.Thomas,The Patenting of the Liberal Professions,40B.C.L.Rev.1139,1160(1999).轉引自In re B ilski,545 F.3d 943(Mayer,J.,dissenting).有人擔憂該案為那些比其他人快一點想出一種商業方法并通過計算機加以應用的人,打開了無限制占有的世界。[27]William Krause,Sweeping the E-Commerce Patent Minefield：The Need for a Workable Business Method Exception,24Seattle U.L.Rev.79,101(2000).轉引自In re B ilski,545 F.3d 943(Mayer,J.,dissenting).還有評論認為,里奇法官的觀點前后矛盾,因為他曾說尿布服務不屬于可專利主題,但道富案的認定卻相反。[28]SeeB ilski v.Kappos,130 S.Ct.3218,at 3248(2010)(Stevens,J.,concurring).針對這些評論,Mayer法官總結說,道富案及其后續結果毫無疑問引發了“雷鳴般的齊聲批評”。[29]In re B ilski,545 F.3d 943,at 1004(2008)(Mayer,J.,dissenting).

在道富案后,為減少商業方法專利對于商業經營的不良影響,美國國會曾于1999年通過專利法修正案,規定對于“在先發明人抗辯”而言,其中的“方法”包括“商業方法”。[30]See 35 U.S.C.273(a)(3).這為產業界對抗商業方法專利侵權訴訟提供了法定依據。

三、道富案后,商業方法專利勢如潮水

據美國專利與商標局(USPTO)統計,它自1963年以來,就持續地為商業領域中的相關發明授予專利。[31]See USPTO,Patenting In Technology Classes-Count of1963—2008Utility Patent Grants(Class705),at http：//www.uspto.gov/ web/offices/ac/ido/oeip/taf/tecstca/705clstc_gd.htm.涉及的具體領域,在20世紀90年代前主要為計算機化的郵資計價系統和收款系統,在20世紀90年代后逐漸轉移至電子商務、金融交易系統和廣告管理系統等。[32]SeeUSPTO White Paper-Automated Business Methods-Section III Class705.At http：//www.uspto.gov/patents/resources/methods/ afmdpm/class705.jsp.盡管如此,USPTO對于商業方法專利申請基本持排斥態度,認為它不屬于法定主題。例如,1994年的《專利審查程序手冊》(MPEP)曾明確規定,商業方法不屬于法定可專利主題,相關申請可因此被駁回。[33]SeeMPEP§706.03(a)(1994).后來隨著涉及計算機應用的商業方法專利申請增多,審查員發現有時難以分清相關主題到底是技術方法還是商業方法,USPTO的態度遂開始轉變,在1996年修訂的MPEP中刪除該規定,不再以不屬于法定專題而駁回商業方法專利申請。為便于審查和統計,它還于1997年為商業方法專利設置專門的第705類即數據處理方法,其中主要包括使用計算機的商業方法,但也包括不涉及計算機應用的商業方法。

道富案后,USPTO發布臨時審查指南,規定包括商業方法在內的所有方法,都必須能夠產生“實用、具體和有形的結果”,才能夠成為可專利主題,審查員不用考慮相關方法是否屬于傳統的技術領域。后來,為因應人們對于商業方法專利泛濫的批評,USPTO曾要求商業方法屬于“技術領域”(technological arts)。但該要求于2005年被其申訴與沖突委員會(BPA I)推翻,后者認為美國專利法并沒有該技術性要求。[34]SeeEx Parte Lundgren,AppealNo.2003—2088(BPA I2005).這體現了美國專利法與《歐洲專利公約》的不同。[35]See European Patent Convention,Article 52(1).

USPTO曾發布統計報告,對屬于第705類的商業方法專利進行統計與分析。[36]需要說明,本文以下主要分析的數據是USPTO專門對于第705類專利進行檢索得到的結果。如果運用“交互參照”(crossinference)方法加以補充,相應的專利還會大幅增加。See USPTO-Patent Technology Monitoring Team(PT MT),Patent Counts By Class By Year,Table A1-1 and Table A1-2,at http：//www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cbcby.htm.統計期間為1963—2009年共計約47年。[37]在1997年第705類創立之前,相關專利基本處于第395類和第364類(這兩個分類早期分別是從第235類分離出來)。See USPTO W hite Paper-Automated BusinessMethods-Section III Class705.本文把1989年前授權的商業方法專利數量合并,然后分別列舉1990—2009年期間每年的授權量,最后合計授權總量(結果見表1)。

表1 1963—2009年USPTO授予的商業方法專利統計表[38]See USPTO,Patenting In Technology Classes,Count of1963—2008Utility Patent Grants(Class705),at http：//www.uspto.gov/ web/offices/ac/ido/oeip/taf/tecstca/705clstc_gd.htm;Countof2005—2009UtilityPatentGrants(Class705),athttp：// www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/tecstc/705clstc_gd.htm.

根據這些數據和其他相關數據,可解讀關于美國商業方法專利的多重信息。

第一,關于商業方法專利增長趨勢。在20世紀90年代初之前(以1992年為分界),USPTO授權的商業方法專利雖然也呈增長趨勢,但增速緩慢,時漲時落,基本保持在兩位數的規模(1989、1990年例外)。1993年之后基本呈快速增長趨勢。

第二,關于商業方法專利權人分布。在USPTO授權的共計1.2萬多件商業方法專利中,由美國人擁有的專利(9760)約占79%,由外國人擁有的專利(2598)約占21%。這意味著在美國的商業方法專利中,絕大部分是由美國的企業或其他權利人享有,外國企業處于不利的競爭地位。據統計,在擁有美國商業方法專利的外國人中,排在前五位的國家分別是日本、英國、德國、加拿大和法國,其中以日本為最多,獨自擁有一半由外國人獲得的美國商業方法專利,在外國專利權人中處于遙遙領先地位。[39]See USPTO,Patenting In Technology Classes-Count of1963—2008Utility Patent Grants(Class705).

第三,關于道富案對商業方法專利的影響。依據表中數據,1998年對1997年的商業方法專利增長率為100%,1999年對1998年的增長率為45%。這與道富案基本契合：該案判決于1998年7月23日公布,最高法院于1999年1月11日拒絕發布調卷令。這顯示道富案對于商業方法專利授權產生了直接影響。

綜上,自1993年以來,雖然商業方法專利申請及授權基本呈增長趨勢,但平均速率不高,增勢較弱,只是到1998年道富案后,商業方法專利申請及授權才出現猛烈增長趨勢。這正如評論所說,道富案激發了商業技術業界申請商業方法專利的意識和激情,[40]USPTO White Paper,at 9.為商業方法專利“打開了泄洪閘門”,讓人們對于商業方法專利產生“淘金心態”。[41]DouglasL.Price,Assessing the Patentability of Financial Services and Products,3J.High Tech.L.141,at 153,155.轉引自In re B ilski,545 F.3d 943,at 1004-1005(Mayer,J.,dissenting).

在USPTO授權的眾多商業方法專利中,雖然不乏當今電子商務或金融業的重要方法,如亞馬遜公司的“一次點擊”專利等,但也不免魚目混珠,一些常識性的商業方法甚至生活常識也被授予專利,這引發人們對于商業方法專利的嘲笑和批評。例如,曾分別有商業方法專利涉及“慫恿顧客在快餐店點更多食物的方法”和“出售專家建議的方法”等,甚至“獲得專利的方法”也被授予專利。[42]See,e.g.,In re B ilski,545 F.3d 943,at 1004-1005(Mayer,J.,dissenting).Mayer法官揶揄說,這些商業方法專利表現出“從有一些荒唐到真正的荒謬”。[43]In re B ilski,545 F.3d 943,at 1004(Mayer,J.,dissenting).

面對越來越多的商業方法專利申請和公眾的激烈批評,USPTO持較為謹慎的態度,也在不斷完善相關專利審查程序,具體措施包括：培訓具有交叉學科知識的專業審查員;完善數據庫;明確新穎性和非顯而易見性審查標準;在通常審查程序之后,設置第二層級復檢程序,保證授權質量。[44]See USPTO White Paper,at 12-22.它還嘗試“專利同行”(Peer to Patent)項目,邀請公眾參與評論相關商業方法專利申請并提供證據等。[45]See USPTO,FY2009USPTO Perfo rmance and Accountability Report,3.2.2,at http：//www.uspto.gov/web/offices/com/annual/ 2009/mda_02_02.html.

在USPTO,與其他類別的專利申請相比,商業方法專利的授權等待時間更長,而授權率更低。例如,2007年所有技術領域的專利授權時間平均約為32個月,而商業方法專利的授權時間平均約為54個月,期限延長約69%。[46]See RobertM.Hunt,BusinessM ethod Patents and U.S.Financial Services,Federal Reserve Bank of PhiladelphiaWorking PaperNo.08 -10/R,February 2009,at 3,available at http：//www.philadelphiafed.org/research-and-data/publications/workingpapers/;USPTO, FY2007USPTOPerfo rmance and Accountability Report,3.2.2,at http：//www.uspto.gov/web/offices/com/annual/2007/30202_ sg1perfrm.html.在2002—2009年期間,USPTO的商業方法專利授權率約為9%,[47]USPTO,Class705Application Filing and Patents Issued Data,at http：//www.uspto.gov/patents/resources/methods/applicationfiling.jsp.注意此處USPTO的統計數據與上述表1中的一些統計數據不符,但相差較小,并不影響相關結論。遠低于平均授權率(一般超過50%)。這些因素或可有助于解釋為什么在2001—2004年期間商業方法專利申請和授權數量曾有減少。[48]See RobertM.Hunt,supra note 46,at 5.

四、商業方法專利的社會效果評價

USPTO在1998年后約10年間共授予1萬多件商業方法專利,那么其經濟和社會效果如何呢?美國費城聯邦儲備銀行的研究人員曾就它對美國經濟尤其是金融業的影響給予研究。

一方面,該研究通過分析多種指標,發現至今并無充足證據可以證明商業方法專利已對金融機構的研發投入有顯著影響,因而尚不能確定如此眾多的商業方法專利是否為美國經濟創造了價值。金融業與IT產業類似,在經營中并不較多地依賴于專利作為開發新產品的動力,而是較多地依賴于如市場領先時間、網絡效應和交互操作性等因素。[49]See RobertM.Hunt,supra note 46,at 6-9.

另一方面,從商業方法專利侵權訴訟的泛濫及其不利影響的角度,可清楚地看到如此眾多的商業方法專利為美國經濟帶來了不良影響。在美國金融業界,近年來被訴侵犯商業方法專利權的案件日益增多,侵權賠償也較高。與專利領域的平均訴訟水平相比,涉及商業方法專利的訴訟數量要高出27倍。[50]See Josh Lerner,“The Litigation of Financial Innovations”,NBER Working Paper No.14324,2008.轉引自RobertM.Hunt,supra note 46,at 15-16.涉訟商業方法專利多為個人或小公司擁有,而被告多是大銀行、金融公司或交易所,如芝加哥商品交易所、紐約商品交易所和美國證券交易所等,即使是美國中央銀行也曾被訴侵犯他人商業方法專利。[51]See RobertM.Hunt,supra note 46,at 17-18.

在很多商業方法專利訴訟案中,起訴人可能并非專利權人,而是專利持有公司或稱“專利釣魚者”(patent troll)。涉案商業方法可能屬于常識性的商業實踐,其描述可能使用日常概念,這反而會給商業方法專利權的確認帶來模糊性,讓人們難以事先確定權利范圍,從而導致非故意侵權發生。這正如最高法院所說,當日常使用的、簡單的詞匯被應用于生活的真實時,會孕育著模糊不清。[52]SeeB renner v.M anson,383 U.S.519,at 529(1966).研究表明,針對商業方法專利的權利要求解釋的上訴案件,比涉及一般專利此類問題的案件,要高出6倍。[53]See JamesBessen andMichaelJ.Meurer,Patent Failure:How Judges,Bureaucrats,and Lawyers Put Innovators atRisk,2008,Princeton：Princeton University Press.轉引自RobertM.Hunt,supra note 46,at 28.

從專利權人(或其受讓人、受托人)角度看,商業方法專利的模糊性特點使之適于專利釣魚。權利人可能潛伏較長時間,等使用者市場開拓較有成效時,再現身要求使用者支付專利許可使用費,如果不能如愿,就可能提起訴訟并要求法院發布禁令和判決被告賠償損失等。如果使用者或被訴人不能成功地主張相關商業方法專利無效,就可能被認定為侵權并承擔相應的法律責任。面對日益增多的、代價昂貴的商業方法專利侵權訴訟,美國金融業一時風聲鶴唳,草木皆兵。

該研究認為,雖然商業方法專利侵權訴訟的多發和高數額賠償本身并不能說明很多問題,但如果同時考慮到至今尚無證據證明商業方法專利對于美國經濟具有積極意義,則人們就應當考慮如何完善當前的商業方法專利制度,這正是美國立法和司法系統嘗試而未完成的事情。[54]See RobertM.Hunt,supra note 46,at 28-29.

在電子商務領域,商業方法專利的效果又如何呢?亞馬遜公司的“一次點擊”專利是一個較好的例證?！耙淮吸c擊”也稱“一次點擊購買”,是指消費者在利用已注冊的相關信息的前提下,通過點擊一次鼠標,就可完成在線購物。這是亞馬遜書店的核心交易方式,也為其他網上電子書店和商店廣泛采用。該專利名為“通過通訊網絡處置購物訂單的方法和系統”,屬第705類,專利號為USP 5960411,授權日為1999年9月。在授權后,亞馬遜曾起訴另一公司的“快車道”(Express Lane)經營方法侵犯其專利權,要求法院發布臨時禁令。該禁令后被CAFC撤銷,雙方后來也以和解形式終止訴訟。[55]SeeAmazon.com v.Barnesandnoble.com,239 F.3d 1343(Fed.Cir.2001).該專利于2007年被USPTO宣布部分無效,理由包括不具有新穎性和創造性等,亞馬遜通過進一步限定其專利權范圍至“購物車模型”,才重新得到USPTO認可。

針對亞馬遜的起訴行為,自由軟件基金會曾發起“抵制亞馬遜”行動,呼吁公眾以不在亞馬遜交易等方式,抵制它企圖通過一種簡單的商業方法專利而壟斷互聯網電子商務。在亞馬遜與被告和解后一段時間,抵制行動才結束。抵制呼吁書對于商業方法專利和相關的專利授權活動及司法判決提出了控訴：“亞馬遜提起訴訟以阻止人們使用這種簡單的想法,顯示它確實意圖壟斷這種想法,這是對互聯網和一般電子商務的侵犯……盡管今天只有一家公司被起訴,但這問題影響整個互聯網……對于發生的這些事情,并非僅亞馬遜有錯。美國專利局使用了很低的授權標準該受責備。美國法院支持他們該受責備。美國專利法規定可對信息操縱技術和通訊模式授予專利該受責備——這是一種概括性的有害政策?！盵56]GNU,W hy we boycott Amazon,at http：//www.gnu.org/philosophy/amazon.html.

亞馬遜處于尷尬地位,其CEO曾就公眾呼吁亞馬遜放棄其商業方法專利等問題發布公開信,敘述亞馬遜在面對泛濫的商業方法專利(和軟件專利)時的無奈,認為讓規制商業方法專利的規則“停止傷害我們所有人”是可能的。他認為,亞馬遜的的競爭優勢并不主要來自于專利,而是來自于如服務、價格和選擇等多種方面。這與上述對美國金融業的研究結論基本一致。該CEO強調,亞馬遜既會注重在相關方面不斷提高,也會在使用專利方面更為謹慎。他還提出了如何改革商業方法專利的建議,其中包括“快專利”(fast patents)制度,即通過實施較為嚴格的授權標準和規定較短的專利保護期(由于互聯網傳播的廣泛性和快速,賦予商業方法專利3-5年的獨占期就能夠讓權利人獲得足夠回報),達到“更少、更好、更短”的理想境地。[57]See JeffBezos,Bezos and O’Reilly Spearhead Call for Patent Refo rm-An open letter from Jeff Bezos on the subject of patents,published on March 9,2000,at http：//oreilly.com/news/amazon_patents.html.

這表明,即使是如亞馬遜公司這樣的商業方法專利受益者(至少在表面上),對于商業方法專利也抱有無奈與反感的復雜態度。擁有更多商業方法專利的美國微軟公司也是如此,它也曾質疑創立商業方法專利的智慧何在。[58]See LarryDownes,Supreme Court hedges on business method patents,at http：//news.cnet.com/8301-13578_3-20009046-38.html.

綜上可見,即使在商業方法專利應用廣泛的金融和電子商務兩大領域,并未有證據顯示商業方法專利對于產業帶來了更多的研發投入和利潤回報,相反地,它卻帶來了無休止的訴訟和商業經營的不確定性,增加了企業經營和產業發展的成本。這些都是商業方法專利引起人們較多反感和批評的原因所在。

五、Bilski案：一個本應是里程碑案件的幻滅,終點又回到起點

在飽受責備十年后,CAFC終于等來了可以親自推翻其道富案判決的機會。

2007年,發明人Bilski等就BPA I認可USPTO駁回其專利申請上訴至CAFC。該專利申請涉及一種商品(包括期貨)貿易對沖風險控制方法,其要點在于通過一系列商業操作使相關價格固定以減少市場波動所可能帶來的經營風險。USPTO的審查員認為此方法僅涉及抽象概念操作,沒有與一種特定裝置相聯系,解決的是數學問題,不屬于技術領域。BPA I雖然認可審查員的駁回結論,但卻認為,“技術領域”標準并沒有得到判例法支持,并且也不能僅以發明沒有與一種特定裝置相聯系就駁回其專利申請,因為發明還可能涉及物質轉化。BPA I認為,申請人的方法僅涉及抽象概念,其運用并未產生“實用、具體和有形的結果”,因而不屬于可專利主題。[59]SeeIn re B ilski,545 F.3d 943,at 949-950(Fed.Cir.2008).

在聽證后,CAFC主動適用“全席審理”程序,全體12名法官悉數參加。CAFC于2008年10月30日給出內容極為豐富的判決書,認為上訴人的專利不是可專利主題。體現多數派(9：3)意見的判決結論首先對此前曾流行的幾個可專利主題判定標準進行分析。“Freeman-Walter-Abele標準”由CCPA于20世紀70年代末至20世紀80年代初確立,主要用于判斷算法的可專利性,包括考察權利要求是否敘述了一種算法以及算法是否以任何方式應用于物理因素或方法步驟。[60]SeeIn re Freeman,573 F.2d 1237(CCPA 1978);In reW alter,618 F.2d 758(CCPA 1980);In reAbele,684 F.2d 902(CCPA 1982).CAFC認為該標準已不足于判斷可專利主題,因為沒能通過此標準的發明仍有可能屬于可專利主題。對于道富案確立的“實用、具體和有形的結果”標準,CAFC也認為是不夠的。關于“技術領域”標準,CAFC認為,技術或技術領域等概念含義不明確且經常變動,并且最高法院和它都沒有確切地適用過此標準,在此它也不打算適用。

CAFC拒絕走的更遠,拒絕認定在美國專利法中存在“商業方法例外”,因此它仍然部分支持道富案結論。[63]SeeIn re B ilski,545 F.3d 943,at 960(Fed.Cir.2008).對判決持反對意見的Mayer法官指出：“專利制度旨在保護和促進科學和技術的進步,而非如何實施商業交易的想法……為商業方法提供專利保護缺乏憲法和法律依據,它可能阻礙而非促進革新,并且占有應當屬于公有領域的事物。”[64]In re B ilski,545 F.3d 943,at 998(Mayer,J.,dissenting).

盡管CAFC并未明確解釋何為“物品”或“特定的機器”,但它確立的“機器或轉換”標準能夠在一定程度上限制抽象的商業方法專利,尤其是未能與特定的計算機或其他裝置相聯系的商業方法專利。USPTO對此標準特別重視,曾于2009年1月發出通知,要求審查員使用依據該判決修訂過的MPEP第2106節規定的標準。在適用該標準時,審查員需要注意兩點：第一,如果當事人僅對所屬技術領域做出限制,并不足以使不適格的方法轉變為可專利主題;第二,對處于發明方案之外的非顯著的技術改善,并不能夠讓不可專利的方法轉化為可專利主題。[65]See USPTO,Guidance for Exam ining Process Claims in view of In re B ilski,signed on January 7,2009,at http：//www.uspto.gov/ web/offices/pac/dapp/opla/documents/bilski_guidance_memo.pdf.

CAFC判決后,原告上訴,最高法院于2009年6月1日發出調卷令。在此前的eBay案(2006年)中,肯尼迪大法官在附具意見中,曾評論一些商業方法專利具有潛在的模糊性和可疑的有效性。[66]SeeeBay v.M ercExchange,547 U.S.388,at 397(2006)(Kennedy,J.,dissenting).在Laboratory案(2006年)中, Breyer大法官(Stevens和Souter加入)就拒絕發出調卷令發表反對意見,認為道富案提出了錯誤的法律標準,若依據此標準,可能把最高法院認為不屬于可專利的主題認定為可專利主題。[67]SeeLab.Corp.of Am.Holdings v.M etabolite Labs.,Inc.,548 U.S.124,at 136-137(Breyer,J.,dissenting).因此就Bilski案,人們對于最高法院充滿了期待,希望它能夠對商業方法專利做出態度鮮明的判決,以此開辟新的歷史。最高法院于2009年11月9日開庭審理本案,于2010年6月28日即法定期限最后一天公開判決書,顯示在最高法院內部對于本案充滿了爭議。它雖然在涉案方法不具有可專利性問題上一致認可CAFC的規定,但卻以微弱優勢(5：4)否認了CAFC認定的機器或轉換標準的唯一性。

關于機器或轉換標準在判定“方法”是否為可專利主題中的作用,最高法院雖然認可它是一種重要的、具有實用價值的線索或調查工具,但卻不認可它是唯一的判定標準。最高法院認為,CAFC違背了它在Diehr案中闡述的兩個法律解釋原則：第一,法院在闡釋法律中不應加入立法者沒有明確規定的限制和條件;第二,除非已有定義,詞語都應當以其“通常、當代和普通的意義”加以解釋。[68]SeeDiamond v.Diehr,450 U.S.175,at 182(1981);B ilski v.Kappos,130 S.Ct.3218,at 3225-3226(2010).而在通常、當代和普通的意義上,專利法并沒有要求方法一定要與機器相聯系或者能夠轉換一種物品至不同形態或物質。USPTO建議最高法院在理解方法概念時,應與專利法第一百零一條規定的其他三種可專利主題即“機器、制品或物質組成”相聯系,但最高法院認為,“文理解釋原則”(doctrine of noscitur a sociis)在此并不適用,[69]依據該規則,對于含義模糊的概念,可從與之聯系的相鄰詞語中尋求更為準確的解釋。SeeUnited States v.Stevens,130 S.Ct.1577,at 1588(2010);B ilski v.Kappos,130 S.Ct.3218,at 3226(2010).因為專利法第一百條(b)已經給出方法的定義,[70]35 U.S.C.§100(b).而其中任何一項內容都沒有提示需要與機器或物品轉換結合在一起。[71]SeeB ilski v.Kappos,130 S.Ct.3218,at 3225-3226(2010).

最高法院認為,從專利法第一百零一條的規定并不能夠推出商業方法屬于被排除的主題。從該條款的文本看,方法(process)可至少包括一些商業方法。從方法概念的通常、當代和普通意義上理解,在方法中也不能夠排除商業方法。并且,從專利法第二百七十三(b)(一)條明確賦予商業方法在先發明人一種抗辯權出發,也似乎能夠推定法律本身就認可商業方法屬于一種方法,至少在一些情形下具有可專利資格,否則該條款就沒有存在的必要。如果不這樣理解,就可能違背法律解釋的原則之一,即對任何法律條款的解釋都不應使其他條款成為多余。[72]SeeCorley v.United States,129 S.Ct.1558,at 1566-1567(2009);B ilski v.Kappos,130 S.Ct.3218,at 3228-3229(2010).

最高法院認為,由于上訴人的發明可作為一種抽象概念被排除可專利性,它就無需進一步解釋什么構成了“方法”,而僅需指出第一百(b)條對方法的定義和它在Benson、Flook和Diehr案的判決。針對如此敏感的議題,最高法院也不愿人們對其判決有歧義性解讀,遂申明人們既不應把本案理解為是對CAFC道富案判決的支持,也不應理解為企圖限制CAFC發展新的標準,但新標準應當能夠促進實現專利法目的,并且不與專利法規定相沖突。[73]B ilski v.Kappos,130 S.Ct.3218,at 3231(2010).

無論是CAFC的判決,還是最高法院的判決,其中都有持相同或反對意見的法官附具有詳盡論證。這些不同意見非常有價值,它們既反映了關于商業方法專利觀點的多樣性,也進一步探究了法律解釋原則。在最高法院的判決中,主張商業方法不屬于可專利主題的有四名大法官,由史蒂文斯撰寫的意見(Ginsburg、Breyer和Sotomayor加入)縱橫馳騁,論證了美國專利法的由來和演變,極富學術價值。他說,由于沒有來自國會的清晰指導,法院僅能夠依靠有限的文本、歷史和功能性線索,而這些線索都指向一個相同結論,即商業方法本身并未被法律所涵蓋。[74]B ilski v.Kappos,130 S.Ct.3218,at 3257(2010)(Stevens,J.,concurring).

在生產物流中，大型工業立體倉庫多采用集中存/取的管理方式，其巷道縱深長，單臺堆垛機的存/取效率低。為縮短貨位到出/入庫臺的距離，提高出/入庫臺及其緩沖區的利用率，提出了兩端式同軌雙車倉庫模型。圖1所示為兩端式同軌雙車倉庫布局結構圖，通過在立體倉庫巷道兩端各設置一個出/入庫臺，并在同一巷道上增加一臺堆垛機的方式，實現減少存取貨位的有效距離，縮短堆垛機運行時間，提高存儲效率。

因此,盡管CAFC對于Bilski案的判決可稱為商業方法專利的里程碑案件,本應在商業方法專利發展史上有所作為,但無奈被最高法院的判決實質地否定,而最高法院的多數意見,無論如何,都算不上經典。最高法院判決的精彩之處,或許只是顯示了它對于商業方法可專利問題的多樣性意見,以及它所闡述的多種法律解釋原則。一個里程碑案件由此幻滅：它深失眾望,受到人們的普遍批評,就是可以理解的了。[75]See PeterWhoriskey,“High court relaxes limits on patents;But it rejects a claim for a business method”,TheWashington Post,June 29,2010,atA07.

例如,有人認為,最高法院在追求一種中庸之道,遺留很多問題沒有解決。它拒絕為商業方法專利劃定明確界限,其分歧帶來了明顯的爭議。[76]John Schwartz,“Broad View Of PatentsOnMethods”,The New York Times,June 29,2010,at 1.有人評論說,人們曾經高度期望最高法院能夠在模糊的、充斥訴訟的商業方法專利領域做好清理工作,但它卻沒有成為一個里程碑式的判決,它對專利釣魚者、專利掮客、專利律師和游說者等發出的明確信號是“繼續游戲吧!”[77]Steve Lohr,“Ruling leaves patent law unclear”,The International Herald Tribune,June 30,2010,at 19.美國計算機和通訊工業協會主席也對本案判決持強烈的批評態度。他說,對于被那些僅持有專利而沒有業務的專利釣魚者盯上的公司,它們面臨的專利訴訟的不確定性,將會因本案而更加惡化,它們“將被迫探索一個越來越抽象的專利礦藏,增加商業不確定性和法律成本。今天的判決除了專利律師外很少有人受益?！盵78]ibid.

擁有數百項商業方法專利的I BM公司和一些醫療方法領域的生物技術公司或其組織對本案判決表示贊同和支持。I BM認為,該判決和它所主張的商業方法專利保護政策基本一致,即專利法需要保護商業方法專利,但又不能門檻太低,造成商業方法專利泛濫。然而,同樣擁有很多商業方法和軟件專利的微軟公司,以及新興的谷歌公司等,對于本案基本持批評態度。[79]See John Schwartz,supra note 76;Steve Lohr,supra note 77.

綜上,最高法院表面上因所涉發明屬于抽象概念而判決認同CAFC的結論,然而實質上,它既削弱了CAFC在Bilski案中確立的“機器或轉換”標準的重要性,也沒有認同它在道富案中確立的“實用、具體和有形的結果”標準。這樣做的結果是,美國聯邦法院對于商業方法專利的態度,又基本回到1998年道富案之前的不確定狀態。只是人們現在知道,商業方法并沒有被美國專利法明確地排除,一些商業方法可能屬于可專利主題,而至于何種商業方法才可能為USPTO和聯邦法院(尤其是最高法院)所認可,仍處于待定狀態,需要依賴今后CAFC和最高法院的判決或者國會的立法來澄清。

六、結論與啟示

1998年,當里奇法官寫下道富案判決書時,持激進的“支持專利”態度的他可能并未預料到未來十年會成為美國商業方法專利急劇擴張的時代。伴隨著人們對道富案普遍、持久和尖銳的批評,USPTO授予了上萬件商業方法專利,在美國金融業界和電子商務業界也引發了商業方法專利的“萬家訴訟”。他未必能夠預料的,還肯定包括他的判決結論會在十年后為他在CAFC的同事以全席審判的方式所實質推翻。他所能夠聊感欣慰的,可能是美國最高法院以拒絕劃定商業方法可專利性界限的方式,繼續為“一些”商業方法專利保留著入門資格。在這短短的一個時代,隨著所謂信息時代對工業時代的超越,人們也目睹了美國商業方法專利制度的沉浮。

在論述為什么拒絕認定機器或轉換為唯一判定標準時,最高法院認為,對于在工業時代發明的方法而言,機器或轉換標準可能是足夠的,但是對于信息時代的很多發明來說,包括如軟件、醫療診斷方法、基于線性規劃或數據壓縮或數字信號操作的發明等,在判斷其可專利性時,該標準卻可能帶來不確定性。[80]SeeB ilski v.Kappos,130 S.Ct.3218,at 3227-3228(2010).最高法院還從利益平衡的角度論證它為什么要采取中庸態度,賦予一些商業方法專利保護：“這個(信息)時代把創新的可能性放到更多的人手上,為專利法帶來了新困難。隨著更多的人嘗試革新和為其發明尋求專利保護,專利法面對著在兩者之間維系平衡的極大挑戰,一是保護發明人,二是不對其他人可以獨立地和創造性地應用基本原理所發現的方法賦予獨占性。本判決不應被解讀為決定在何處維系該平衡?！盵81]SeeB ilski v.Kappos,130 S.Ct.3218,at 3228(2010).顯然,最高法院仍是從實用主義角度出發論證商業方法專利及其判定標準的合理性。

那么,從工業時代到信息時代,專利制度的技術性根基是否應當有所變化?最高法院的史蒂文斯大法官堅決否認：“至少從亞述商人時代開始,人們就已創造出越來越好的商業行為方式。然而看起來,無論是(美國憲法中的)專利條款,還是早期的專利法或者現行(專利法)第一百零一條,都沒有考慮或公開解釋說這些革新是可專利的。盡管要精確定義什么是第一百零一條下可專利的‘方法’是困難的,但歷史的線索都匯集于一個結論：商業方法不是一種‘方法’?！薄皯椃ㄙx予國會促進革新的重要權力。在行使該權力時,國會建立起一套復雜的知識產權體系。在此體系下,可專利主題的范疇是寬泛的,但卻并非沒有止境?！盵82]Bilski v.Kappos,130 S.Ct.3218,at 3249-3250,3257(2010)(Stevens,J.,concurring).

可見,關于商業方法是否屬美國專利法下的可專利主題,即使在美國最高法院內部,即使在美國各產業界(包括軟件、網絡服務、電子商務、金融和法律服務行業等),都充滿了爭論和不同意見。從1998年開始,爭論從來沒有停止過,相關司法判決和USPTO的審查標準也一直處于變動之中。這就是此前十余年間,美國商業方法專利從擴張到重新面臨不確定性的時代輪回。

在道富案后的美國商業方法專利擴張年代,美國曾挾WT O/TRIPS協議的利器,在世界范圍內大力推廣其商業方法專利政策,先后在WT O、W IPO等國際組織和多個國家或地區產生不同程度的影響。面臨著商業方法專利國際潮流,很多國家或地區做出了策略選擇?！稓W洲專利公約》(EPC)規定單純的商業方法不是可專利主題。[83]European Patent Convention,Articles 52(1),52(2)-(3).依據其判例法和審查實踐,商業方法需要與“技術特征”相結合,才可成為適格主題。[84]See,e.g.,EPO 0931/95(2000);Guidelines for Examination in the European PatentOffice(2010),Part C,Chapter IV-1,1.2(ii); Chapter IV-4,2.3.5.相應地,歐洲多國都有類似的嚴格規定,如英國專利法明確規定商業方法不可專利。[85]See UK PatentAct(1977,amended 2007),Section 1(2)(c).一般認為,EPC和歐洲多國的專利制度基本秉承了專利法的“技術”維度,這與USPT O和美國聯邦法院強調不以“技術領域”為要素判斷可專利主題形成鮮明對照。

我國在1998年之后,也持續面臨商業方法專利申請“國際化”大潮的壓力,在專利審查實踐和管理中遇到很多挑戰。我國相關的專利審查政策和標準也有針對性地進行了細化和明確,堅持以“技術特征”為考察商業方法(和計算機軟件)可專利性的入門標準,要求專利申請案應針對技術問題,通過技術手段,獲得技術效果,以滿足專利法對于“技術方案”的要求,否則相關主題就可能因屬于“智力活動的規則和方法”而被排除可專利性。[86]參見我國《專利法》(2008年修訂)第二條第二款、第二十五條第一款第(二)項;《專利審查指南》(2010)第二部分第一章第4.2節、第二部分第九章第2節。這與EPC的規定和歐洲專利局的標準基本一致。應當理解,這是判斷商業方法可專利性的合理標準,具有堅實的制度理性基礎,并非我國作為發展中國家而做出的權宜性政策選擇。因此,我們應有理由做理直氣壯的堅守,以維系專利制度的合理性和社會效益的最大化。

劉銀良,北京大學法學院、知識產權法學院副教授,法學博士。