如何防范美國知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟

假設(shè)一家中國公司在世界范圍內(nèi)生產(chǎn)和經(jīng)銷產(chǎn)品，盡管此公司有一些產(chǎn)品最終進入美國，它在美國卻未設(shè)辦事處，并且在美國沒有員工，也沒有直接在美國銷售任何產(chǎn)品。這家中國公司會在美國遭到起訴嗎？答案是可能會。

對于此類情形，美國最高法院近期在同一天下達了兩項裁決，分別是編號為09-1343 （2011年6月27日）的J. McIntyre Machinery， Ltd. 訴Nicastro案和編號為 10-76 (2011年6月27日)的Goodyear Dunlop Tires Operations， S.A.訴 Brown案。本文詮釋了為什么外國公司在美國會遭到起訴，解析了美國最高法院在J.McIntyre和Goodyear案中的裁決，并從中國公司角度探討相關(guān)戰(zhàn)略，告知中國出口企業(yè)如何最大限度地減少知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟所引起的業(yè)務(wù)影響。

近期兩份美國最高法院的裁決

J. McIntyre案:法院意見不一

在J.McIntyre一案中，涉及的外國公司是一家英國公司，即J.McIntyre，這家公司在英國制造金屬剪切機，然后通過美國經(jīng)銷商將產(chǎn)品銷往美國。新澤西州的一位工人在使用J.McIntyre生產(chǎn)的機器時不慎受傷。受傷工人在新澤西州起訴了J.McIntyre。美國最高法院受理了此案，以決定J.McIntyre是否可以在新澤西被訴。事實表明：J.McIntyre并未在新澤西營銷亦未向其發(fā)運該產(chǎn)品，J.McIntyre參加了在美國舉辦的貿(mào)易展覽會，但并非在新澤西州，而且J.McIntyre在新澤西州境內(nèi)的機器不超過4臺。

美國最高法院在裁決書中意見不一，僅以微弱優(yōu)勢認為：J.McIntyre在新澤西州不能被訴。法院解釋：若一家外國公司將產(chǎn)品發(fā)運到美國，不能僅因為預(yù)計其產(chǎn)品將進入美國，就可以在美國起訴這家外國公司。外國公司須“有意”將其活動導(dǎo)向或“指向”特定的州，才能在該州被訴。相應(yīng)地，盡管J.McIntyre將其活動指向整個美國，但沒有事實證明J.McIntyre專門指向新澤西。因此，法院裁決，J.McIntyre在新澤西州不可以被訴。

但是，有兩位法官認為如果法院意識到更多的“現(xiàn)代問題”，法律有可能發(fā)生變化，比如各種規(guī)模的公司可能通過網(wǎng)上貿(mào)易而“面向”整個世界。而且，三位其他法官提交了不同意見的判決書，認為目標指向整個美國而非特定州的公司應(yīng)當在整個美國都可以被訴，只要訴訟是公平和合理的。按照異議法官的看法，因為J.McIntyre參加了在美國舉辦的貿(mào)易展覽，委任并且同美國經(jīng)銷商進行密切合作，表明了向美國出售產(chǎn)品的意圖，J.McIntyre目標指向整個美國。這些法官還注意到，就其持有技術(shù)，J.McIntyre擁有美國和歐洲的專利。這些法官還力陳新澤西訴訟的公平性和合理性，比如原告工人在新澤西受傷，同這名工人跑到英國提起訴訟相比較，J.McIntyre在新澤西進行答辯將更省事。

Goodyear案:暗示 “單一企業(yè)”理論

在Goodyear一案中，兩個孩子在法國的公共汽車事故中身亡。孩子的父母，北卡羅萊納州居民認為：事故由美國Goodyear的外國子公司在土耳其所生產(chǎn)的缺陷輪胎而引起。Goodyear是一家在北卡羅萊納州建有工廠并從事正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的美國公司。遇害者父母在北卡羅萊納州法院起訴了美國Goodyear及其在土耳其、盧森堡和法國的三家外國子公司。美國Goodyear對于法院的管轄權(quán)沒有提出質(zhì)疑，但外國子公司提出了質(zhì)疑。美國最高法院對外國子公司是否可以在北卡羅萊納被訴做了判斷。

在本案中，外國子公司制造的輪胎主要銷往歐洲和亞洲市場。這些輪胎在尺寸和構(gòu)造不同于在美國銷售的輪胎。而且，外國子公司在北卡羅萊納州既未進行經(jīng)營登記，也未設(shè)立任何營業(yè)處，沒有員工或銀行賬號。此外，外國子公司在北卡羅萊納州沒有爭攬業(yè)務(wù)，并且既未向當?shù)乜蛻舫鍪圯喬ヒ辔窗l(fā)運輪胎。事實上，由外國子公司生產(chǎn)并最終進入北卡羅萊納州的少部分輪胎由其他Goodyear美國分支機構(gòu)經(jīng)銷。另外，在法國銷售的事故輪胎從未曾在北卡羅萊納州經(jīng)銷。

美國最高法院一致裁決美國Goodyear的外國子公司在北卡羅萊不可以被訴。法院認定：北卡羅萊納法院沒有特殊管轄權(quán)，因為涉及事故的公共汽車輪胎在海外制造和銷售。法院進一步解釋稱：對外國公司的普通管轄權(quán)需要同提起訴訟的州具有“持續(xù)或系統(tǒng)性聯(lián)系”。因此，僅僅通過“商業(yè)流程”將產(chǎn)品發(fā)運到該州還不夠。相應(yīng)地，盡管由外國子公司生產(chǎn)的一些輪胎最終進入北卡羅萊納州，但事實表明外國子公司同北卡羅萊納州不具有“持續(xù)或系統(tǒng)聯(lián)系”。因此，法院裁決美國Goodyear的外國子公司在北卡羅萊納州不可以被訴。

但是，美國最高法院同時提到：如果原告及時提出將所有Goodyear實體作為“單一企業(yè)”對待，那么法院有可能探討是否要求外國子公司參加以位于美國的母公司為被告而提起的訴訟。

基于近期美國法律動態(tài)的戰(zhàn)略

盡管J. McIntyre案 和Goodyear案最終都沒有要求外國公司參加美國訴訟，但兩案含有暗示，表明有關(guān)此問題的法律可能發(fā)生變化。因此，中國公司應(yīng)當對其運營進行審查，以評估他們現(xiàn)在和將來是否能夠成功地對美國的管轄權(quán)提出質(zhì)疑。

在J. McIntyre一案中，法院意見不一，但是沒有絕對多數(shù)。9位最高法院法官中有3位法官對整體結(jié)論持有不同的意見，聲稱J. McIntyre應(yīng)當可以被訴，因為J. McIntyre有向美國出售產(chǎn)品的一般意圖；而且J. McIntyre同其美國經(jīng)銷商具有密切的工作關(guān)系。

2011年2月，在編號為2:09-CV-265-TJW的Packless Metal Hose In訴 Extek Energy Equipment (Zhejiang) Co. Ltd.案(德克薩斯州東區(qū)法院2011年2月10日)中，類似的觀點也被提出。這是一件知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件。在此案中，德克薩斯法院對Extek（一家中國公司）行使了特殊管轄權(quán)，僅僅因為Extek將產(chǎn)品發(fā)運至位于密歇根州的經(jīng)銷商，而其明知這些產(chǎn)品將在整個美國（包括德克薩斯州）進行經(jīng)銷。一些Extek線圈最終確實進入德克薩斯州，并且一位經(jīng)銷商員工已訪問了位于中國的Extek。因此，中國公司應(yīng)監(jiān)控他們是否和如何表達向美國出售其產(chǎn)品的意圖并評估他們同經(jīng)銷商的關(guān)系。而且，在向美國出口之前，中國公司應(yīng)當進行知識產(chǎn)權(quán)非侵權(quán)分析。

同時，在J. McIntyre一案中，另外兩位最高法院法官注意到：一旦法院考慮網(wǎng)上交易的影響，法律可能發(fā)生變化。因此，中國公司應(yīng)評估是否和如何在網(wǎng)上進行產(chǎn)品推廣或銷售，并注意到網(wǎng)上交易（或可以解釋為）目標是否指向美國州。

而且，Goodyear裁決暗示：如果外國子公司作為同美國母公司統(tǒng)一的“單一企業(yè)”的一部分，其判決就可能大不相同。因此，中國公司應(yīng)評估他們是否構(gòu)成（或可以解釋為）美國公司的子公司。通過這些評估步驟，同美國有直接或間接業(yè)務(wù)往來的中國公司可以更好地評估在美國遭到起訴的可能性，并降低落入美國知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟網(wǎng)的風(fēng)險。

○鏈接

本文作者林藝思現(xiàn)任飛翰律師事務(wù)所上海代表處的創(chuàng)始管理合伙人。林律師在專利法領(lǐng)域執(zhí)業(yè)廣泛，包括訴訟、申請、許可、出具法律意見、盡職調(diào)查和專利組合管理。她在復(fù)雜案件中代表許多亞洲、歐洲和美國的跨國企業(yè)處理專利問題。

林律師經(jīng)常就美國知識產(chǎn)權(quán)的申辦與執(zhí)行問題在各國舉行講座和發(fā)表文章。她擔任Finnegan月刊《Last Month at the Federal Circuit》的主編，該刊每月向全球訂閱者發(fā)行。林律師曾擔任霍華德大學(xué)法學(xué)院兼職教授，主講專利法和公共政策高級課程長達6年。她于2010年開始，在中國人民大學(xué)和上海交通大學(xué)為研究生教授新的知識產(chǎn)權(quán)課程。林律師曾擔任聯(lián)邦上訴巡回法院Randall R. Rader的法務(wù)助理。2005年，她榮獲全國美籍亞太裔律師協(xié)會(National Asian Pacific American Bar Association)“40歲以下最佳律師”(Best Lawyers Under 40)獎。