對專利權無效宣告階段不依請求人撤回請求而終止審理產(chǎn)生的相關問題的探討

文 / 李德寶 / 專利復審委員會材料工程申訴一處

對專利權無效宣告階段不依請求人撤回請求而終止審理產(chǎn)生的相關問題的探討

文 / 李德寶 / 專利復審委員會材料工程申訴一處

摘要：首先對《專利法實施細則》第72條第2款的修訂進行初步解讀，然后從專利復審委員會的行政權限、無效宣告決定作出后的行政訴訟、無效階段權利要求的修改、不終止審理是否應進行聽證、請求人無效理由的放棄等多個角度分不同層次對不依請求人撤回請求而終止審理產(chǎn)生的相關問題進行了深入分析和論述，并給出了各方觀點及其理由和依據(jù)。

關鍵詞：行政權限；行政訴訟；權利要求的修改；聽證；放棄無效理由

專利復審委員會（以下簡稱復審委）是法定的、依請求人的請求糾正不當授權專利的機構，任何單位或個人（《專利審查指南》中規(guī)定的不予受理的情形除外）認為某項專利授權不當，均可以請求復審委撤銷該不當授權，即請求宣告該專利權無效或部分無效。

按照原《專利法實施細則》第71條第2款1. 2002年12月28日修訂。的規(guī)定，如果在專利權無效宣告階段，請求人撤回了無效宣告請求，即使復審委在審理過程中發(fā)現(xiàn)了該專利授權不當，也會由于請求人撤回請求而必須終止審理，這樣就會使該不當授予的專利權繼續(xù)有效，專利權人會繼續(xù)享有其不應享有的獨占權【1】。由于專利權是否有效不僅僅關系到請求人與專利權人雙方當事人的權益，更與社會公眾的利益，尤其是同行業(yè)內相關人員的權益密切相關。如果社會公眾，尤其是同行業(yè)內相關人員想要擺脫這種不當授權專利的限制，就要再次提出無效宣告請求，重啟專利權無效宣告程序，進而造成社會資源和行政資源的浪費【2】。因此，及時地將授權不當?shù)膶＠麢嘤枰詿o效或部分無效，既有利于整個行業(yè)的健康發(fā)展，又能節(jié)約社會資源和行政資源。因此，第二次修訂的《專利法實施細則》第72條第2款（以下簡稱細則72.2）加強了無效宣告程序中復審委的行政職權，按照請求人提出的無效理由和證據(jù)，若復審委認為根據(jù)已進行的審查工作能夠作出宣告專利權無效或者部分無效的判斷，則無效宣告程序不依請求人撤回請求或被視為撤回而終止，復審委將繼續(xù)依法作出審查決定，宣告專利權全部無效或部分無效，以期及時糾正不當授予的專利權。

圍繞著該條款，本文首先探討了該情形下復審委的行政權限，然后結合世界上主要國家的專利無效程序及后續(xù)的訴訟程序對復審委作出無效決定后的訴訟性質進行了討論；除上述較易注意到的問題，本文重點對無效宣告程序中權利要求的修改、不終止審理是否需要進行聽證、請求人無效理由的放棄等實際面臨的具體問題從多個角度進行了深入分析和探討，以期使讀者能對該條款的修改給予更多的關注和更為全面的思考。

一、復審委的行政權限

從權利屬性上講，盡管授權之后的專利權屬于私權范疇，專利權人可以按照自己的意愿進行處置，包括轉讓、放棄、贈予、不追求侵權者的責任等，但專利權需要經(jīng)過專利行政部門的授予才能成立，如果專利行政部門認為其授權不當，有可能損害國家的、社會的、集體的利益和其他公民的合法自由和權利，當然有權修正和取消其行政授權的決定【3】。

行政行為可分為依申請行政和依職權行政。依申請行政是指行政機關必須依公民、法人或其他組織的申請，才能實施某種行政行為，相對方的申請是構成這類行政啟動與運用的先行程序和必要條件；而依職權行政是指行政機關依照法律賦予的職權，無須公民、法人和其他組織的申請，就可主動實施行政行為【4】。由此可見，細則72.2包含依申請行政，同時又有依職權行政的意味。復審委啟動的無效宣告請求程序僅能依據(jù)請求人的請求而啟動（目前，復審委還不能自行啟動無效宣告請求程序），但當依請求人的請求而啟動無效宣告請求程序后，一旦復審委發(fā)現(xiàn)依據(jù)請求人提出的理由和證據(jù)能夠將專利權無效或部分無效，就不會再依照請求人提出的撤回請求而終止審查，復審委據(jù)此作出的無效宣告請求審查決定即有依職權行政的意味。因此，這一規(guī)定在強化復審委行政職能、切實保證授權專利的合法及合理性上邁出了重要一步。但是細則72.2也沒有完全脫離請求原則，即沒有給予復審委這樣的職權：（1）在沒有請求人提出無效宣告請求的情況下，發(fā)現(xiàn)某項專利權授權不當，經(jīng)由法定程序（如聽證程序）主動審查并宣告該項專利權全部或是部分無效【5】；（2）在請求人提出無效宣告請求的情況下，當復審委發(fā)現(xiàn)能夠以除請求人提出的無效理由和證據(jù)以外的理由和證據(jù)將專利權無效或部分無效時，依照復審委發(fā)現(xiàn)的理由和證據(jù)將該專利權無效或部分無效（指通常情況，《專利審查指南》第四部分第三章第4.1節(jié)規(guī)定的特定情形除外）。之所以沒有賦予復審委上述職權，可能有多方面的原因，但這并不排除將來有賦予復審委可以主動無效或部分無效授予不當?shù)膶＠麢?，或可以明顯超出請求人提出的范圍和理由無效或部分無效授予不當?shù)膶＠麢嗟穆殭嗟目赡苄浴?/p>

二、無效宣告程序及決定作出后的行政訴訟

對于專利權無效宣告請求的受理和宣告無效，各個國家的規(guī)定不同。例如，在德國，針對專利權的無效宣告請求需向處理工業(yè)產(chǎn)權糾紛的專業(yè)法院——聯(lián)邦專利法院提出。在法國，專利無效訴訟也是通過民事訴訟程序進行的，法院經(jīng)審理認為請求人提出的理由充分的，可以宣告專利權無效；理由不能成立的，駁回其請求，法院的決定具有絕對效力，但已生效的宣告專利權無效的決定應通知工業(yè)產(chǎn)權局局長，并在專利注冊簿上登記【6】。在美國，存在專利再審程序——單方再審和多方再審，第三方的單方再審程序，請求人無權就再審結論上訴，但專利權人有權上訴；多方再審程序的請求人和專利權人對再審結論不服的，都有權上訴，先上訴到美國專利上訴及干擾委員會，對此仍不服的可上訴到美國聯(lián)邦巡回上訴法院。但2011年9月16日奧巴馬簽署的“專利發(fā)明法案”取消了多方再審程序，設立授權后重審程序（post-grant review）和多方重審程序（inter parte review） ，兩者啟動的時間和理由不同，但均由專利審判和上訴委員會審理，對此仍不服的可上訴到美國聯(lián)邦巡回上訴法院。但美國的聯(lián)邦地方法院及其上訴法院也有權直接判定專利權是否有效。在日本，無效宣告請求需向特許廳審判部提出，對特許廳審判部作出的無效審判決定不服的，當事人可以直接向知識產(chǎn)權高等法院提起訴訟，雖然該訴訟采取了以審判決定對其有利的一方當事人為被告的雙方當事人對立的方式，與特許廳無關，但其審理的對象仍然是特許廳審判部的行政處分決定【7】。

在我國，請求人僅可以向復審委請求宣告專利權無效或部分無效；法院不能直接受理專利權無效宣告請求，也不能在侵權判定過程中直接認定專利權無效或部分無效。對復審委的無效宣告請求決定不服的，可以自收到?jīng)Q定之日起三個月內向人民法院（北京市第一中級人民法院）起訴，復審委作為行政被告參與后續(xù)的司法程序，無效宣告請求程序的對方當事人作為第三人參加訴訟。根據(jù)細則72.2，如果在無效宣告程序中請求人和專利權人達成了和解，請求人提出撤回請求，而復審委沒有依請求人的撤回請求終止審查程序，將專利權宣告無效或部分無效，那么在后續(xù)的司法程序中就不適合將請求人或專利權人作為被告，只能將復審委作為行政被告。而之前“無效宣告請求審查應當完全遵循當事人處置原則，即僅視為無效請求人與專利權人之間的糾紛，復審委是居間進行處理和審查，對復審委的決定不服而提起的訴訟應當是民事訴訟，由原雙方當事人作為訴訟程序的原告和被告，復審委可以出庭就有關問題作出說明”的說法就不再符合現(xiàn)在的情形。如果雙方當事人已進行了和解，請求人撤回了無效宣告請求，請求人與專利權人之間的民事糾紛也就終止，復審委沒有因請求人的撤回請求而終止無效程序，而是依職權作出了無效宣告請求審查決定，那么針對該決定提起的訴訟就理應為行政訴訟，復審委理所當然應作為行政被告參與后續(xù)的司法程序。

三、權利要求的修改

在無效宣告程序中，專利權人在指定期限內可以對權利要求進行修改。如果專利權人對權利要求的修改方式和時機均符合規(guī)定（刪除式或合并式修改），在此基礎上，請求人又提出了撤回無效宣告請求，則存在以下幾種情形：

（一）復審委認為根據(jù)已有的工作能夠做出審查決定

這種情形又主要存在以下兩種情況：

1. 按照已進行的審查工作，認為依據(jù)請求人提交的證據(jù)，應在修改后的權利要求的基礎上維持專利權有效。（1）相對于授權時的權利要求，專利權人已經(jīng)對權利要求進行了刪除和/或合并，那么，根據(jù)《專利審查指南》第四部分第三章第2.2節(jié)的相關規(guī)定，在無效宣告程序中，專利權人針對請求人提出的無效宣告請求主動縮小專利權保護范圍且相應的修改文本已被復審委接受的，視為專利權人承認大于該保護范圍的權利要求自始不符合專利法及其實施細則的有關規(guī)定，并且承認請求人對該權利要求的無效宣告請求，從而免去請求人對宣告該權利要求無效這一主張的舉證責任。那么與授權公告的權利要求相比，其應屬于專利權部分無效，按照細則72.2的規(guī)定，應不允許請求人撤回無效宣告請求或被視為撤回無效宣告請求，需以決定的形式進行認定，如果以決定的形式認定，也能使專利權人對權利要求的修改生效。（2）也有人認為，該情況應視專利權人對權利要求的修改自始沒有發(fā)生，原因在于請求人已撤銷了無效宣告請求或已被視為撤回，而專利權人對權利要求的修改是針對該無效宣告請求進行的，在無效宣告請求已撤回或被視為撤回的前提下，專利權人對權利要求進行修改的依據(jù)已不存在，因此，權利要求的修改不應視為有效，即視為專利權人自始沒有對權利要求進行過修改，且專利權人亦可以提交撤銷修改權利要求的請求；當然也有人認為，在無效階段亦應參照禁止反悔原則2. 通常所稱的禁止反悔原則是專利侵權訴訟中的一種法律規(guī)則，是指審批過程中禁止反言。其含義是：專利權人如果在專利審批（包括專利申請的審查過程或者專利授權后的無效、異議、再審程序）過程中，為了滿足法定授權要求而對權利要求的范圍進行了限縮（如限制性的修改或解釋），則在主張專利權時，不得將通過該限縮而放棄的內容納入專利權的保護范圍。我國于2010年1月1日實行的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第6條對禁止反悔原則作出了規(guī)定：專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，專利權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持。，一旦專利權人對權利要求的修改符合規(guī)定，則不應允許專利權人反悔。

2.按照已進行的審查工作，認為依據(jù)請求人提出的理由和證據(jù)，應將專利權人修改后的權利要求無效或部分，根據(jù)細則72.2的規(guī)定，則復審委不終止審查程序，做出宣告專利權無效或部分無效的決定。

（二） 復審委認為根據(jù)已有的工作還不能做出審查決定

這種情形也主要存在以下兩種情況：

1. 如果請求人無條件的撤銷無效宣告請求。按照三（一）中的觀點（1），即使根據(jù)已有的工作還不能對修改后的權利要求是否有效作出審查決定，但由于與授權公告的權利要求相比，其屬于專利權部分無效，按照細則72.2的規(guī)定，則也應不允許請求人撤回無效宣告請求或被視為撤回。當然，按照三（一）中的觀點（2），應準許請求人撤回無效宣告請求或被視為撤回，該無效程序終止。

2. 如果雙方當事人在商談和解時商定，請求人撤回請求的條件是專利權人修改后的權利要求，而不是授權公告時的權利要求，則是否允許請求人附帶條件的撤回無效宣告請求，即在專利權人提交的修改后的權利要求的基礎上撤銷無效宣告請求？這種情況，目前的《專利法》、《專利法實施細則》和《專利審查指南》中還沒有明確規(guī)定。筆者認為可以視情況而定：（1）如果允許這種附帶條件的撤回請求，則應做出簡要的審查決定對修改后的權利要求進行認定。（2）如果不允許這種附帶條件的撤回請求，則應發(fā)出補正通知書，讓請求人在無條件撤回請求和放棄撤回請求兩種方式之間進行選擇。

四、是否需對不終止審理進行聽證

在專利復審和無效審查程序中，聽證原則是普遍適用的原則之一。在作出審查決定之前，應給予審查決定對其不利的當事人針對審查決定所依據(jù)的理由、證據(jù)和認定的事實陳述意見的機會。根據(jù)細則72.2，如果復審委不終止審查程序，做出宣告專利權無效或部分無效的決定，那么在決定作出前是否需要向請求人或專利權人發(fā)出通知書，告知雙方當事人不終止審理而進行聽證？（1）一般情況下，請求人撤銷無效宣告請求是基于雙方當事人和解的結果，專利權人對請求人的這一行為應是知曉的，如果復審委不終止審理，做出專利權無效或部分無效的決定，其結果對專利權人不利，按照正當程序的標準要求，凡當事人的權利義務將因決定受到影響時，在決定作出之前就應當給予其知情和申辯的機會，因此，按理復審委應當告知專利權人不準撤銷無效宣告請求的決定。從另一個角度考慮，聽證程序畢竟也是一項耗費人力、財力和時間的程序，也不能忽視其耗費的成本，因此，聽證必須綜合考慮效益與成本的關系【8】。與司法機關相比，行政機關更要強調行政效率，行政主體更應考慮的是整個社會效益的最大化，盡量節(jié)約行政資源，無效宣告程序中聽證的實質目的在于使當事人能有機會針對決定所依據(jù)的理由、證據(jù)和認定的事實陳述意見或者有修改權利要求的機會，使審查決定的作出更為客觀。一般情況，對于“復審委認為根據(jù)已進行的審查工作能夠作出宣告專利權無效或者部分無效的決定”，專利權人也不能對此提供相應的證據(jù)或理由進行反駁，因此，在審查實踐中，以此對專利權人來

說聽證也沒有太大的意義。（2）雖然作出專利權無效或部分無效的決定并不是對請求人直接不利，但專利權人的專利被無效或部分無效是由于請求人提出請求引起的，如果在請求人提出撤回請求的情況下作出專利權無效或部分無效的決定就有可能破壞雙方當事人已達成的和解協(xié)議，而這間接損害了請求人的利益。按理在決定作出前，也應向請求人發(fā)出不準許撤銷無效宣告請求通知書。但從另一個角度來講，由于請求人一般也不能提供相應的證據(jù)或陳述理由進行反駁，因此，在審查實踐中，以此對請求人聽證也沒有太大的意義。也有人認為，請求人與專利權人的和解屬于另一個程序問題，本程序的決定并沒有直接損害無效宣告階段請求人的利益。

五、請求人對無效理由的放棄

從目前細則72.2的文字表述來看，其僅限制了請求人撤回無效宣告請求或視為撤回，但沒有明確禁止請求人放棄無效宣告請求的理由和證據(jù)。大家都知道，在無效宣告程序中，請求人一般都會提及多個無效理由及證據(jù)，如果請求人放棄主要的理由和證據(jù)（或者放棄認為能將涉案專利無效的理由和證據(jù)），而僅留一些次要的、認為以其為依據(jù)將涉案專利無效的可能性較小的理由和證據(jù)，則相當于變相撤回無效宣告請求，就違背了細則72.2的本意，如果按照法律的目的解釋，通過放棄無效理由和證據(jù)的方式變相撤回無效宣告請求也不應被允許。當然，也可以認為無效宣告請求是由一個或多個具體的無效理由構成的，如果放棄全部無效理由或主要無效理由即相當于構成無效宣告請求的基礎已不存在，也就相當于撤回無效宣告請求，從這個角度來看，也不符合細則72.2的規(guī)定。

結語

細則72.2加強了無效宣告程序中復審委的行政職權，該條款在強化復審委行政職能、切實保證授權專利的質量上邁出了重要一步，該條款既不會過多增加復審委的行政成本，又能及時對不當授權專利予以糾正或撤銷，更有利于該領域的技術及專利行業(yè)的健康發(fā)展。當然，對其中涉及的一些問題還需要專利工作者進一步思考和討論，進而尋找出更合理并有利于實踐操作的規(guī)則。從維護公眾利益的角度，專利申請人及其代理人在申請專利之前應充分做好功課，包括充分的檢索、精心的撰寫等，盡量保證專利申請具備可專利性，這既是獲得專利權應盡的義務，也能節(jié)省國家的行政資源和司法資源。

參考文獻

【1】段德臣.專利權無效宣告審查原則分析[J],科技信息,2009（33）.

【2】國家知識產(chǎn)權局條法司,《專利法實施細則》第三次修改導讀[M],北京：知識產(chǎn)權出版社2010,8.

【3】馮兆蕙,馮文生.專利案件處理程序中民事審判權與行政執(zhí)法權的沖突與調諧[J],河北法學,1998（5）.

【4】張德瑞.依法行政操作規(guī)范與案例[M],北京：法律出版社,2009.7.

【5】段德臣.專利權無效宣告審查原則分析[J],科技信息,2009（33）.

【6】陳錦川.法國工業(yè)產(chǎn)權授權、無效的訴訟制度對我國的啟示[J],電子知識產(chǎn)權,2004（9）.

【7】梁熙艷.權利之限：侵權審理法院能否直接裁決專利權的有效性[J],世界知識產(chǎn)權,2005（4）.

【8】王鶴.試論行政聽證的法理基礎及其適用范圍[J],青年科學,2009(7).