貼牌加工不構成商標侵權

【案情簡介】

原告鱷魚恤有限公司（簡稱鱷魚恤公司）為香港企業，上世紀80年代初即開始進入大陸開展業務，并申請注冊了25類“CROCODILE”商標。鱷魚恤公司于2008年向國家海關總署申請了“CROCODILE”商標的海關備案。

青島瑞田服飾有限公司（簡稱瑞田公司）受韓國ESPOIR CO.LTD公司委托，為其代工同樣使用“CROCODILE”商標的服飾產品。2011年1月24日，瑞田公司通過青島海關出口代工的“CROCODILE”服飾時，遭到海關查扣。被查扣的服飾為1760件，涉及金額10萬余元人民幣，服飾均標注 “CROCODILE”商標。鱷魚恤公司以瑞田公司侵害了其“CROCODILE”商標權為由訴至法院。瑞田公司答辯稱其只是受委托代工產品，未在國內進行銷售，沒有侵害原告的商標權，不同意進行賠償。

一審法院認為，瑞田公司在其向海關申報出口的服飾上使用“CROCODILE”標識的行為，構成對鱷魚恤公司第246898號注冊商標專用權的侵犯，應當承擔停止侵權的民事責任。瑞田公司不服一審判決，提起了上訴。

二審法院山東省高級人民法院認為，商標的基本功能為識別功能，即將商標權人的商品或服務與其他人的商品或服務區別開來。侵害商標權行為的表現形式多種多樣，其本質特征都是對商標識別功能的破壞，造成相關公眾對商品或服務的來源產生誤認或者認為其來源與注冊商標的商品有特定的聯系。因此，商標法保護商標就是保護商標的識別功能。而商標的識別功能只有在商標法意義上的“商標使用行為”中才得以體現。因此，本案判斷瑞田公司被控侵權行為是否屬于商標法意義上的使用行為成為解決本案焦點問題的關鍵。

本案中，瑞田公司所使用的被控侵權吊牌、領標均系國外委托加工方韓國ESPOIR CO.LTD公司提供，所加工產品全部銷往國外而不在中國境內銷售，屬于對外“貼牌加工”行為。由于瑞田公司所加工產品全部出口，并不在中國市場上流通銷售，因此，在中國境內，上述吊牌、領標不具有識別商品來源的功能。加工方按照委托方的要求，將商標貼附于加工之產品上，就其性質而言，屬于加工行為，不是商標法意義上的商標使用行為。換言之，瑞田公司在法律地位上相當于韓國公司設在中國境內的工廠，其按照韓國公司的指令進行生產，不負責產品銷售，且不得擅自處分加工產品，所有加工產品及輔料必須交付至韓國公司。因此，瑞田公司雖為中國公司，但其所加工的產品并不直接進入中國境內的流通領域，產品所附吊牌、領標在中國境內不發揮商標的識別功能。

另外，二審法院認為，瑞田公司對外加工產品，盡到了必要的審查注意義務。根據已查明的事實，日本YAMATO公司于1990年6月11日在日本注冊了“CROCODILE”商標。2011年1月12日，日本YAMATO公司出具《授權確認書》，同意韓國ESPOIR CO.LTD公司進行商標為“CROCODILE”產品的生產與出口，并確認本案由韓國ESPOIRCO.LTD公司按照其貼牌加工定制要求，委托瑞田公司加工的所有成衣出口至日本銷售。因此，二審法院認定本案瑞田公司接受國外公司委托加工并出口產品，對國外公司提供的吊牌和領標標識的合法來源進行了必要的審查，其主觀上沒有侵害鱷魚恤公司注冊商標權的故意或過錯，盡到了合理的注意義務。

綜合上述兩點理由，二審法院認為瑞田公司對外貼牌使用被控侵權吊牌、領標，不是與商品流通相聯系的商標使用行為，不屬于我國商標法意義上的商標使用。且瑞田公司對國外公司交付的被控侵權吊牌、領標有境外商標權人的合法授權，亦盡到了合理注意義務。根據商標權的地域性特點，本案中鱷魚恤公司對其“crocodile”注冊商標享有的商標權僅限于中國境內，因此其無權排斥瑞田公司在對外貼牌加工中使用 “CROCODILE”商標的行為。鱷魚恤公司關于瑞田公司侵犯其注冊商標權的主張缺乏法律依據，不能成立。最終判決撤銷原審判決并駁回鱷魚恤有限公司的全部訴訟請求。

【律師點評】

關于“貼牌加工”的代工企業是否構成商標侵權的問題，現在司法機關逐漸傾向于認為單純的貼牌加工行為不構成商標侵權，不需要承擔法律責任。理由主要是所加工的產品并不直接進入中國境內的流通領域，產品上的商標在中國境內不發揮商標的識別功能，不會導致混淆，不會造成商標權人的損失。除該案例外，國內亦有其它法院（如廣東省高級人民法院）亦曾有類似判決。

但代工企業應當注意，在幫其它單位進行貼牌加工時，應當盡到合理注意義務，需要審查委托單位在境外國家是否對使用的商標具有相應的合法權利。

百度部分下線“盜版盜播”視頻

為對抗百度視頻的盜版侵權行為，包括優酷土豆、搜狐視頻、騰訊視頻、樂視網在內的四家主流視頻網站以及多家影視制作公司、影視行業協會11月13日共同組建了“中國網絡視頻反盜版聯合行動”，并發起總額達3億元的訴訟。

反盜版聯合行動方稱，百度涉嫌侵權的行為主要表現為：百度視頻播放的影視劇作品均來源于百度自己的服務器（baidu.com作為頂級域名的網絡地址），播放過程中百度視頻從始至終未提供進入第三方網站的途徑，也未出現任何第三方的鏈接過程。此外，在接到原告多次發函通知的前提下，百度公司也未刪除包括《北京青年》、《楚漢傳奇》等經典大片在內的相關作品，主觀意圖明顯，屬于侵權行為。（來源：《經濟參考報》）

“恒大冰泉”的商標權不在恒大手上？

近兩年商標出問題的公司很多，很多大型公司中槍，“王老吉”被迫改名“加多寶”；微信發布第3個年頭，商標還沒有掌握在自己手中；蘋果iPad最終6000萬美元買斷商標；電信與網易搞了個易信，結果商標也是別人的；各家電商都在搞雙十一慶典，結果商標是人家阿里巴巴的。隨著恒大冰泉的推出，商標會否也有問題？

經查詢商標材料，發現2008年就有一家叫“江西恒大高新技術股份有限公司”，注冊了“恒大”在第32類3202小類（第三十二類【3202】不含酒精飲料）的商標。經過查證，所有網絡資料中均沒有發現該公司與恒大地產有關系。那么問題就來了：恒大冰泉礦泉水品牌的發布，有沒有侵權呢？

【恒大冰泉】的商標有TM這個標識，按照筆者理解，應該是已經提交注冊了該商標。那我們分析【恒大冰泉】這個商標結構，但是筆者認為可以分為“恒大”+“冰泉”的結構。“恒大”所列標志經過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。至于“冰泉”，筆者認為作為礦泉水商標的話明顯是在體現產品的原料和質量功能點，因此作為商標應該是放棄專屬權，不能擁有專屬商標權利的。那么就只剩【恒大】作為主體商標了。已知【恒大】商標已經被“江西恒大”注冊（假如沒有轉讓給恒大或者授權恒大使用）。結論就是恒大地產使用“恒大”作為礦泉水商標進行產品推廣，宣傳銷售可能涉嫌侵權。

此時說恒大地產侵權可能為時尚早。因為按照中國現行《商標法》，即使“恒大地產”沒有注冊商標，但是還是有多種方法使用權利的。一、恒大地產與江西恒大協商一致，經過商標轉讓手續，獲得商標使用權。二、商標協商一致，許可“恒大地產”使用。為“恒大地產”出招：最好的方法是協商轉讓“江西恒大”的【恒大】商標，保險又安全；次之協商授權使用【恒大】商標，此法不安全，有可能步入王老吉后塵。（來源：《中國企業家》）

騰訊“微云”新技術被訴商標侵權

日前，上海閔行區法院受理了一起商標侵權糾紛，涉訴的是騰訊新開發的 “微云”技術。

提起訴訟的上海微云公司是一家以“微云”為字號的高科技企業。2007年4月，其申請注冊了 “微云”商標。今年7月8日，上海微云通過公證取證發現，騰訊公司將其自主研發的“互聯網存儲服務”軟件命名為“微云”。在“PCHOME電腦之家”，由上海網策廣告公司為其侵權產品進行介紹和推廣。

上海微云認為，騰訊公司的行為侵害了其注冊商標專用權，上海網策公司的行為擴大了損害后果，遂要求兩被告停止侵權行為，賠償損失56萬元。（來源：《解放日報》）

微軟每年從安卓專利獲益20億美元 5倍于WP收入

Nomura研究公司分析師Rick Sherlund發布報告說，微軟每年向安卓智能手機公司征收的專利費用達到20億美元。Sherlund表示，這20億美元折合成每臺安卓設備的專利費用大約是5美元，通過授權協議，微軟的安卓專利征收覆蓋了大約70%的市場。2012年9月的季度，安卓設備的發貨量為1.225億，微軟由此征收的安卓授權費用是3.86億美元，到2013年6月的季度，微軟這筆收入達到4.89億美元。按照90%的毛利計算，微軟在2013財年獲得了16億美元的安卓專利授權收入，預計2014財年這筆收入將達到17.3億美元，2015財年的數字預計為18.2億美元。

因此，安卓授權的收入超過了Windows Phone業務的收入，Sherlund預計，今年Windows Phone業務收入為33億美元，毛利僅為3.47億美元。預計Windows Phone部門2015年收入為84億美元，毛利16億美元。2015財年，預計諾基亞手機將為微軟帶來大約10億美元毛利。（來源：CNET科技資訊網）