注冊商標專用權的獨立性與商譽的延續性

文 / 周波 / 北京市高級人民法院知識產權庭

注冊商標專用權的獨立性與商譽的延續性

文 / 周波 / 北京市高級人民法院知識產權庭

注冊商標專用權能否在不同的注冊商標之間延續，是商標授權確權行政訴訟中經常遇到的一個問題，從現有的生效判決來看，法院內部對這個問題似乎也有不同的認識。但實際上，只要仔細分析這些裁判結果截然相反的判決，找出不同案件產生不同裁判結果的原因，就會發現，人民法院在注冊商標專用權能否延續的問題上，做法是一貫的、統一的。

一、《商標法》的相關規定

《商標法》的相關規定是討論注冊商標專用權能否延續的大前提，故在對該問題展開論述之前，有必要明確一下《商標法》的具體規定。

《商標法》第二十一條規定：“注冊商標需要在同一類的其他商品上使用的，應當另行提出注冊申請。”第二十二條規定：“注冊商標需要改變其標志的，應當重新提出注冊申請。”第三十八條第一款規定：“注冊商標有效期滿，需要繼續使用的，應當在期滿前6個月內申請續展注冊；在此期間未能提出申請的，可以給予6個月的寬展期。寬展期滿仍未提出申請的，注銷其注冊商標。”第五十一條規定：“注冊商標的專用權，以核準注冊的商標和核定使用的商品為限。”

二、司法實踐中出現的兩種不同表述

從文字的表述上看，司法實踐對于注冊商標專用權能否延續的問題，確實不盡相同，以下兩個新近生效的二審判決就充分體現出了這一現象。

（一）“彩虹”商標爭議案

在原告永記造漆工業股份有限公司（簡稱永記造漆公司）訴被告國家工商行政管理總局商標評審委員會（簡稱商標評審委員會）、第三人南通雄鷹涂料有限公司（簡稱南通雄鷹公司）第1740936號“彩虹RAINBOW及圖”商標（見圖1）爭議行政糾紛一案（簡稱“彩虹案”）中，永記造漆公司于2001年1月19日提出爭議商標的注冊申請，并于2002年4月7日獲準注冊，核定使用在第2類“油漆、防火漆、油漆稀釋劑、刷墻粉、瓷釉（漆）、底漆、耐火漆、耐火涂層、防火涂料、彩色鋼板涂料”商品上。引證商標即170496號“彩虹牌CAIHONGPAI及圖”商標（見圖2）于1982年6月16日申請注冊，并于1983年3月1日獲準注冊，核定使用在第2類“聚醋酸乙烯乳膠漆涂料”商品上，經續展其注冊商標專用權期限至2013年2月28日，并經核準轉讓給南通雄鷹公司。但在此之前，第131415號“彩虹牌 油漆caihongpai YOUQI及圖”商標（見圖3）于1979年10月31日獲準注冊，核定使用在第2類“油漆”商品上，該商標后經核準轉讓給永記造漆公司，其注冊商標專用權期限經續展至2003年2月28日。2006年12月12日，第131415號商標因專用權期滿未申請續展而被商標局依法注銷。

在該案中，二審法院明確指出：不同的注冊商標其專用權是相互獨立的，不存在注冊商標專用權之間的承繼和延續問題。雖然永記造漆公司曾經享有第131415號商標的專用權，但該商標與本案爭議商標為不同的注冊商標，因而永記造漆公司針對第131415號商標與本案爭議商標所享有的專用權各自獨立，二者之間不存在注冊商標專用權的延續問題。最終，二審法院認為爭議商標與該案引證商標構成使用在相同或者類似商品上的近似商標，因而判決維持了一審判決和商標評審委員會關于撤銷爭議商標注冊的裁定1. 參見北京市高級人民法院（2011）高行終字第82號行政判決書。。

圖1

圖3

（二）“潔柔”商標爭議案

在原告屈炯森訴被告商標評審委員會、第三人中順潔柔紙業股份有限公司第3112825號“潔柔”商標（見圖4）爭議行政糾紛一案（簡稱“潔柔案”）中，爭議商標于2002年3月13日申請注冊，并于2004年2月7日獲準注冊，核定使用在第5類“衛生巾、空氣清新劑、蚊香、牙科光潔劑、醫用棉、醫藥制劑、傷風油、隱形眼鏡清洗液”商品上。作為引證商標的第1228577號“潔柔JIEROU及圖”商標（見圖5）和第1244448號“潔柔JIEROU及圖”商標（見圖6）均核定使用在第16類“衛生紙、紙巾、紙手帕（用紙或纖維制成）、嬰兒紙餐巾、紙桌布、紙質洗臉巾、紙墊、桌上紙杯墊、啤酒杯墊”商品上，其申請注冊日分別為1997年7月14日和1997年7月7日，核準注冊日分別為1998年12月7日和1999年2月7日。但在此之前，第734525號“潔柔JieRou及圖”商標（見圖7）于1993年9月27日申請注冊，并于1995年3月14日獲準注冊，核定使用商品為衛生巾，原注冊人為屈炯森。該商標于2005年3月13日因到期未續展已由商標局注銷。2002年8月，《類似商品和服務區分表》對商品分類作出調整，衛生巾商品與紙巾商品被劃定為類似商品。

在該案中，二審法院認為，屈炯森擁有的第734525號“潔柔JieRou及圖”商標核定使用的商品為衛生巾，屈炯森在該商標有效期間，保留了原商標的主要部分即“潔柔”文字部分，加以改動之后，在同類商品上重新申請了爭議商標，爭議商標核定使用的商品也包括衛生巾，屈炯森主觀上沒有放棄“潔柔”商標的意圖，可以視為是對第734525號商標權利的延續。最終，二審法院判決撤銷了一審判決和商標評審委員會的裁定，對爭議商標的注冊予以維持2. 參見北京市高級人民法院（2011）高行終字第395號行政判決書。。

圖4

圖5

圖7

三、產生不同裁判結果的事實差異

對于同一問題，同一法院為什么會做出這種看似矛盾的裁判呢？結合“彩虹案”和“潔柔案”兩個案件各自的事實進行一下實證的分析，就不難發現法院在這兩個案件中的裁判尺度和所貫徹的思想是完全一致的。

（一）系爭商標的實際使用情況不同

在“彩虹案”中，無論是向商標評審委員會提交的證據，還是在訴訟過程中向法院提交的補充證據，爭議商標的注冊人永記造漆公司均未能提交爭議商標或含有“彩虹”文字的商標在中國大陸地區在核定使用商品上的使用證據。

在“潔柔案”中，爭議商標的注冊人屈炯森在商標評審階段和訴訟階段，均提交了大量的爭議商標在核定使用商品上的使用證據，能夠證明爭議商標在中國大陸地區的長期一貫的使用情況。

（二）指定使用的商品是否構成類似商品情況不同

在“彩虹案”中，永記造漆公司注冊的在先的第131415號“彩虹牌 油漆caihongpai YOUQ I及圖”商標核定使用在第2類“油漆”商品上，引證商標第170496號“彩虹牌CAIHONGPAI及圖”商標核定使用在第2類“聚醋酸乙烯乳膠漆涂料”商品上，爭議商標第1740936號“彩虹RAINBOW及圖”商標核定使用在第2類“油漆、防火漆、油漆稀釋劑、刷墻粉、瓷釉（漆）、底漆、耐火漆、耐火涂層、防火涂料、彩色鋼板涂料”商品上。即在先注冊的商標、爭議商標、引證商標所核定使用的商品均為相同或者類似商品。

在“潔柔案”中，根據在先注冊的第734525號“潔柔JieRou及圖”商標及爭議商標在申請注冊時適用的《類似商品和服務區分表》，衛生巾商品與衛生紙、紙巾等商品未劃分為類似商品；只是在爭議商標核準注冊之時，《類似商品和服務區分表》對于衛生巾商品與紙巾等商品類別的劃分已經發生了變化，衛生巾商品與紙巾等商品才被認定為類似商品。

四、商譽的延續性及其對商標的意義

在對“彩虹案”和“潔柔案”的兩種不同裁判結果加以評述前，我們不妨看一下先前的原告武漢市榮寶齋訴被告商標評審委員會、第三人榮寶齋第1745724號“榮寶齋及圖形”商標爭議行政糾紛案（簡稱“榮寶齋”商標爭議案）3. 參見北京市高級人民法院（2007）高行終字第296號行政判決書。。二審法院在該案中的相關論述，對于注冊商標專用權能否延續問題的討論，有很大的啟發意義。

（一）“榮寶齋”商標爭議案的基本情況

在“榮寶齋”商標爭議案中，第三人榮寶齋前身松竹齋始創于清康熙十一年（1672年），1894年松竹齋開設了榮寶齋作為聯號。1900年松竹齋歇業，榮寶齋繼受其全部業務。隨著業務的開拓發展，榮寶齋成為享譽海內外的，集書畫裝裱、出版、文物收集業務于一體的中華老字號。1991年9月20日，榮寶齋經核準注冊了第565836號“榮寶齋”商標（見圖8），核定使用在第16類“宣紙、明信片、便箋、便箋薄、印刷品、信封、臨摹用字帖、印刷出版物、象框、墨錠、硯、印泥、毛筆”商品上，該注冊商標的有效期至2001年9月19日。該商標專用權已因有效期屆滿未續展而失效。2001年4月26日，榮寶齋又在與第565836號商標核定使用商品相同或者類似的商品上提出三個“榮寶齋”商標注冊申請，并于2002年9月7日被核準，注冊證號分別是第1925398號（見圖9）、第1925396號（見圖10）和第1925382號（見圖11）。

圖8

圖9

圖10

圖11

2000年11月20日，原告武漢市榮寶齋提出爭議商標第1745724號“榮寶齋及圖”商標（見圖12）的注冊申請，并于2002年4月14日被核準注冊，核定使用在第16類“印刷紙（包括攪拌至、新聞紙、書刊用紙、證券紙、凹版紙、凸版紙），銅版紙，木紋紙”商品上。

圖12

2005年3月30日，榮寶齋以爭議商標的注冊違反《商標法》第十三條第二款和第三十一條的規定為由，提出對對爭議商標的撤銷申請。

二審法院認為，榮寶齋自其創立至今百余年來，經過對“榮寶齋”文字的長期使用，已經使其在書畫裝裱、出版、文物收藏等領域擁有較高的知名度，也使得“榮寶齋”在相關公眾中廣為知曉。自1991年9月20日在第16類商品上注冊第565836號“榮寶齋”商標以來，榮寶齋百余年來所建立的商譽已經體現在該注冊商標上，雖然該注冊商標到期未續展已喪失注冊商標專用權，但由于榮寶齋在該商標到期前又在相同的商品上重新申請了與此相同或者近似的三個引證商標，可以認為三個引證商標繼續承載“榮寶齋”文字背后的巨大商譽。因此對商標評審委員會第3466號裁定和原審判決關于引證商標為馳名商標的認定，并無不當。在此基礎上，爭議商標在第16類銅版紙等商品上的注冊屬于在非類似商品上摹仿榮寶齋馳名商標文字，容易使相關公眾誤認為兩者之間存在特定聯系，從而可能損害榮寶齋利益的行為。因此，二審法院最終判決維持了商標評審委員會的裁定和一審判決，對爭議商標的注冊予以撤銷。

（二）“榮寶齋”商標爭議案的啟發

“榮寶齋”商標爭議案的審理并沒有單純地局限于商標本身，相反，二審法院是從商標本身所承載的商譽入手，分析了借助于商標而得以傳承的商譽，并根據引證商標所承載的巨大商譽，認定晚于該案爭議商標申請注冊日而申請注冊的引證商標為馳名商標，進而作出爭議商標應予撤銷的裁判。這種審理的思路在提示我們，商譽是具有延續性的，而且，商標和商譽是相互獨立的，不同的注冊商標專用權是相互獨立的，但其所承載的商譽則完全有可能是相同的或者是具有承繼關系的，因此，必須將注冊商標專用權與商譽區別開來，作為不同的客體分別加以對待。

這種區分的意義在于，商譽是否附加于商標之上，直接決定了該商標是否具有知名度以及具有何種知名度。對于不同的商標而言，如果其所承載的商譽是相同的或者是具有承繼關系的，則在后的商標便完全有可能因為在先商標或商譽的存在而在較短的時間內具有了較高的知名度。而知名度對于商標而言，其重要性則是不言而喻的，它不僅決定了某一商標是否能夠被認定為馳名商標4.《商標法》第十四條規定：“認定馳名商標應當考慮下列因素：（一）相關公眾對該商標的知曉程度；……”。，甚至在涉及《商標法》第二十八條的商標近似性判斷5.《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》（法發[2010]12號）第16條規定：“人民法院認定商標是否近似，既要考慮商標標志構成要素及其整體的近似程度，也要考慮相關商標的顯著性和知名度、所使用商品的關聯程度等因素，以是否容易導致混淆作為判斷標準。”時都會產生十分重要的影響。

五、不同裁判結果背后的相同裁判標準

在從“榮寶齋”商標爭議案中得到啟發之后，再回過頭來看前面提及的兩個案子。“彩虹”商標爭議案和“潔柔”商標爭議案，不僅裁判結果截然相反，一個維持了爭議商標的注冊，一個撤銷了爭議商標的注冊；而且在注冊商標專用權能否延續問題上的表態也完全不同，前者否認了注冊商標專用權之間的承繼和延續可能性，后者則認為注冊商標專用權在不同商標之間是可以延續的，因此，這是兩個十分具有代表性的案件。但是否因此就可以認為這兩個案件是相互矛盾的，其所反映出的裁判標準也是彼此沖突的呢？答案絕對是否定的，其實，在這不同的裁判結果背后，法院所掌握的裁判尺度是完全一致的，兩個案件所適用的裁判標準時完全相同的。

如同前文已經列舉的產生不同裁判結果的事實差異所揭示的那樣，“彩虹”案和“潔柔”案之所以會產生不同的裁判結果，除了考慮爭議商標所指定使用的商品與引證商標所指定使用的商品，在爭議商標申請注冊時是否構成相同或類似商品的差異外，最重要的一個原因，在于因使用情況不同而導致兩案中爭議商標各自所承載的商譽情況不同。在“彩虹”案中，爭議商標并未在中國大陸地區有實際的商業使用行為，因而也就不可能有商譽的累積；而在“潔柔”案中，相關證據足以證明爭議商標在中國大陸地區得到了長期、一貫的商業使用，這種使用行為就使商譽得以累積，進而使不同商標所承載的商譽之間有了承繼或延續的可能性。“彩虹”案因爭議商標與在先商標之間缺乏商譽的承繼可能性，最終撤銷了爭議商標的注冊；“潔柔”案則因爭議商標與在先商標之間商譽承繼、延續因素的存在，而最終維持了爭議商標的注冊。其實，在談到關聯商標之間的傳導效應時，最高人民法院知識產權庭孔祥俊庭長也曾指出，“馳名商標與其他商標結合起來使用時，可以根據案件具體情況考慮其相互之間的知名度傳導效應。當然，此時仍應當以使用和實際知名度為基礎，不能簡單地以傳導替代實際使用等情況。”【1】而孔庭長文中所稱的知名度，與本文所強調的商譽完全可以作相同的理解。

因此，“彩虹”案與“潔柔”案所遵循的裁判標準是完全一致的，即要考慮在不同的商標之間是否存在商譽的承繼與延續。說到底，就是要遵循《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》所總結出的一項基本的司法原則，即：對于使用時間較長、已建立較高市場聲譽和形成相關公眾群體的訴爭商標，應當準確把握商標法有關保護在先商業標志權益與維護市場秩序相協調的立法精神，充分尊重相關公眾已在客觀上將相關商業標志區別開來的市場實際，注重維護已經形成和穩定的市場秩序6. 參見《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》（法發[2010]12號）第1條的相關規定。。

當然，在文字表述上，筆者認為“彩虹”案的表達方式更為可取。一方面，注冊商標專用權的取得是基于注冊行為而產生的，當事人單純的主觀意圖并不能直接決定注冊商標專用權的產生；另一方面，在不同的注冊商標之間直接認定商標權利的延續，容易混淆注冊商標專用權與其所可能承載的商譽的關系，使人只見結果而不見原因，在不對案件事實加以分析的情況下，容易產生不同案件之間裁判標準相互矛盾的假象。因此，本文所要強調的正是不同的注冊商標之間，商標專用權獨立的絕對性和其所承載的商譽延續的可能性，理解了這種絕對性與可能性的并存，便能夠發現案件不同裁判結果中所適用的相同的裁判標準了。

【1】孔祥俊. 馳名商標司法保護的回顧與展望【J】. 人民司法, 2013(1):57.