涉及計算機程序的發明專利保護法律規范的沖突、選擇與適用

文 / 張政權 / 上海專利商標事務所有限公司

涉及計算機程序的發明專利保護法律規范的沖突、選擇與適用

文 / 張政權 / 上海專利商標事務所有限公司

法律規范中，對于一般法與特別法之間的關系，主要的適用規則是特別法優于一般法，后法優于前法。但是實際應用中，特別法與一般法之間的銜接并非是完美無缺的，且規范與其所欲達到的目的之間常常存在需要填補的縫隙。對于涉及計算機程序的發明專利申請的審查，相關的一般規定與特別規定之間的矛盾與沖突，突出地反映在軟件與硬件特征結合的技術方案。文章討論了專利審查規范中相關法條的沖突與選擇適用，以及目前和將來，我國針對此類技術方案的審查和代理策略的調整以及相關法規的逐步完善。文章進一步應用法律解釋學的觀點，尋求如何使此類技術方案能夠獲得合理的專利保護。

一般規定；特別規定；計算機程序；功能性特征；說明書支持

涉及計算機程序的發明專利申請，常見的要求保護的技術方案，大致有這樣幾種類型：A方法，B功能模塊構架，C存儲介質，D程序（程序產品、指令等等），E數據結構或數據流（信號、信息流），F含有實體部件的產品（包括含有處理器、控制器或其它實體部件的軟件與硬件特征結合的產品，不包括記錄有程序的存儲介質）。根據我國當前的“專利審查指南”，A類和B類技術方案屬于有授權前景的專利保護類型；C類、D類和E類技術方案暫無授權前景。從可授權的要件來看，我國對于涉及計算機程序的發明專利申請，除了與其它領域的技術方案所共有的需要具備新穎性和創造性等條件以外，還需要同時具備如下的3個條件，即（1）是認可的類型，（2）屬于技術方案，以及（3）有說明書支持。這3個條件，在“專利審查指南”第二部分第9章“關于涉及計算機程序的發明專利申請審查的若干規定”（以下也簡稱第9章）中都一一作了規定。而作為F類技術方案，目前審查與代理實踐中最糾結的問題集中在上述第3個條件，即，要求保護該類技術方案的權利要求是否得到說明書的支持？

一．相關法條的沖突與選擇

有一項名為“具有管理圖形信息的數據結構的記錄介質以及記錄和再現方法和設備”的發明，提交了一件母案專利申請和一件分案專利申請。兩件申請均含有一項結合有軟件和硬件特征的權利要求，包含了記錄設備和控制器等。其中，分案申請的權利要求是這樣寫的：

“一種在記錄介質上記錄數據結構以管理菜單信息中的預裝載彈出菜單信息的設備，包括：記錄設備，配置成將數據記錄在所述記錄介質上；控制器，配置成控制所述記錄設備：在記錄介質的A/V流區上記錄至少一個A/V流文件，該A/V流文件存儲所述預裝載彈出菜單信息，并且將含有至少一個子播放項的至少一個播放列表記錄在所述記錄介質的數據庫區上，該子播放項為再現該A/V流文件提供導航信息，……”。

申請人之所以要把記錄設備寫入權利要求中，是考慮其與控制器執行的程序之間有互動，是被控制的對象。而從公眾的角度來看，記錄設備和控制器的寫入，使得控制動作的主體和對象非常明確，整個技術方案的指向性和保護范圍也更加明確。可是，對于這樣的技術方案，審查意見通常認為：控制器采用功能性（方法步驟）特征限定，概括了所有能夠實現所述功能（方法）的實施方式。然而說明書中僅僅公開了使用計算機程序流程來實現所述功能（方法）的實施方式，并且所屬技術領域的技術人員不能明了所述功能（方法）還可以采用說明書中未提到的其他替代方式來完成，因此，該權利要求得不到說明書的支持，不符合專利法26條第4款的規定。審查意見一方面引導申請人按照第9章規定中有關“完全對應一致”的功能模塊構架修改權利要求，一方面又提醒申請人，即使將功能性限定部分的內容修改為和方法權利要求對應的功能模塊的撰寫方式，仍然不符合要求，因為權利要求中的“記錄設備”等部件為實體裝置，而功能模塊并不是硬件實體裝置。在此情況下，申請人的做法只能是將類似“記錄設備”和“控制器”的硬件特征從權利要求中刪除，而將原本用于限定“控制器”的特征按照與計算機程序流程完全對應一致的方式修改。

分案申請的遭遇如上，那么，母案申請的命運又如何呢？該項發明的母案申請的原始權利要求也同樣含有記錄設備和控制器等硬件特征。在實質審查過程中，由于審查意見認定控制器本身未具有區別于對比文件的特定結構和/或組成，而對控制器進行限定的功能性特征在新穎性/創造性評價時不予考慮，故申請人將原先限定控制器的功能性特征修改成與反映計算機程序流程的方法權利要求完全對應一致的“功能模塊”，并將“記錄設備”和“控制器”本身等硬件特征從權利要求中刪除。按照以上的審查思路，這樣的修改正是所要求的。然而，出乎意料的是修改后的申請案仍被駁回。駁回理由是：原說明書和權利要求書并沒有記載所述記錄方法是全部以計算機程序流程為依據的，并且事實上該記錄方法要依賴于硬件結構來實現。因此，根據原說明書和權利要求的記載，所述記錄設備是具有特定硬件結構的實體裝置而不是功能模塊構架，故權利要求的修改并不適用于第9章的規定。

這樣，分案申請的審查意見是傾向于將該類技術方案置于第9章的審查基準下進行操作，其依據是“說明書中僅僅公開了使用計算機程序流程來實現所述功能（方法）的實施方式”；而母案申請的審查意見是傾向于將該類技術方案置于“專利審查指南”第二部分第2章（以下簡稱第2章）的審查基準下進行操作，其依據是“原說明書和權利要求書并沒有記載所述記錄方法是全部以計算機程序流程為依據的”。雖然該分案申請和母案申請分屬于兩件申請，但分案申請和母案申請是基于同一份說明書的。對于同一份說明書，為什么會作出兩種截然相反的評價。尤其是，依據專利法第26條第4款評價一項權利要求能否得到說明書支持時，對同一份說明書本身公開的相同類型的技術方案竟作出如此相反的評價，又如何能夠正確評價權利要求呢？

以上提及的第2章的規定與第9章的規定可以認為是一般規定與特別規定之間的關系。第2章規定：對于權利要求中所包含的功能性限定的技術特征，應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式[1]；第9章規定：如果全部以計算機程序流程為依據，按照與該計算機程序流程的各步驟完全對應一致的方式……，則這種裝置權利要求中的各組成部分應當理解為實現該程序流程各步驟所必須建立的功能模塊，由這樣一組功能模塊限定的裝置權利要求應當理解為主要通過說明書記載的計算機程序實現該解決方案的功能模塊構架[1]。對一項法律規定作出特別法與一般法的區分，從而也就產生了特別法與一般法的法律沖突[2]。而《立法法》第83條規定，同一機關制定的法律、行政法規、地方性法規、自治條例和單行條例、規章，特別規定與一般規定不一致的，適用特別規定。很自然，在審查實踐中會認為凡是涉及計算機程序的發明專利申請應當適用于第9章的規定。因為第9章規定的引言部分明確指出：本章所說的涉及計算機程序的發明是指為解決發明提出的問題，全部或部分以計算機程序處理流程為基礎，通過計算機執行按上述流程編制的計算機程序，對計算機外部對象或者內部對象進行控制或處理的解決方案[1]。由此可見，從第9章規定制訂的初衷來講，它應當是針對所有涉及計算機程序的發明專利申請，當然包括軟、硬件特征結合的技術方案在內。這樣，一方面，第2章對產品權利要求的撰寫做了一般性的規定，而另一方面，第9章對涉及計算機程序的發明專利申請的產品權利要求做了特殊性的規定，但是，這種特殊性的規定在細節方面，例如在權利要求的撰寫要求方面，僅僅對單一含有計算機程序的技術方案作了詳細的、也是惟一的指導和示例，而對于其它類型的涉及計算機程序的技術方案，例如軟、硬件結合的技術方案并沒有再作進一步的指導和示例，也就是說，它并沒有起到特別規定應有作用，以至于代理和審查實踐中，對于類似的技術方案究竟是選擇、適用第2章的規定，還是選擇、適用第9章的規定沒有明確的方向，出現審查結論的不一致甚或相互矛盾。

二．審查和代理策略的調整

軟件與硬件特征結合的權利要求由于其技術方案有明確的指向，軟件與硬件之間的互動關系清楚，在保護策略上似乎并非是立法者有意回避的一種類型，那么惟一的解釋就是在相關法條的制定中被忽視了，沒有意識到，或者說當時并不認可存在軟件與硬件特征結合的技術方案。從法律解釋學的觀點來看，這似乎也是法規制定中的一個“漏洞”。一般認為，所謂“法律漏洞”，是指關于某個法律問題，法律依其規范目的應有所規范卻遺漏而未規范的現象[3]。

在國家知識產權局相關部門近年來召開的“第九期全國專利審查與專利代理業務研討會”和“計算機領域專利保護研討會”上，有學者就相關法條的沖突與調整提出了自己的見解。一種意見是在目前的審查基準框架下，對審查策略進行調整。如果申請人在意見陳述中作出解釋，所述處理器或者控制器所具備的功能或者所執行的方法實際上是由軟件方式實現的，審查結果可以直接認定該權利要求得到了說明書的支持。其依據是《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第6條規定：專利申請人、專利權人在專利侵權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持。由于申請人在意見陳述中所作的解釋已經產生了“禁止反悔”的效應，故其在以后的訴訟程序中不可以再重新解釋所述處理器或者控制器所具備的功能或者所執行的方法也可以用硬件方式實現。

這種審查策略的調整類似于法律解釋學中有關漏洞填補中的“類推適用”法。所謂類推適用，就是指將法律的規定適用于其適用范圍以外的類似事項。所謂類似事項，則是其主要特征與法律明文規定的事項相同的事項。這就是說，在缺乏關于待決法律問題的法律規范時，就要參考其他調整類似問題的法律規定。這種類推就是將具有不同事實構成前提的法律規范適用于類似的、沒有法律規定的事實情況[4]。根據第9章規定，功能模塊限定的裝置權利要求應當理解為主要通過說明書記載的計算機程序實現該解決方案的功能模塊構架，而不應當理解為主要通過硬件方式實現該解決方案的實體裝置。而在軟件與硬件特征結合的權利要求中，例如控制器或者處理器所執行的功能或者步驟也可以拆分成若干個模塊，故只要申請人承諾其中的功能或者步驟僅僅由軟件實現，那么，第9章關于功能模塊構架的審查規定就可以類推適用于該軟件與硬件特征結合的權利要求。也就是說，在此種情況下，審查中就不應再質疑此類權利要求是否得到說明書的支持。

有關審查策略調整的另一種意見是在目前的審查基準框架下，如果權利要求的撰寫中，硬件實體不是作為特征部分中的主體，而是將它作為前序部分的特征或者作為信號的來源或者去向，那么，目前第9章中有關功能模塊構架的審查基準也可以適用于這樣一類的權利要求，從而不再質疑它是否得到說明書的支持。例如，“一種用來重放通過一組網頁的預先確定的路徑的系統，包括：裝置A，用于從請求歷史記錄中選擇相應于一個保存的URL的請求，其中所述請求歷史記錄被存儲在數據庫上；裝置B，用于在如果保存的請求是一個起始URL請求，則選擇起始URL作為目標URL：裝置C，用于對所述目標URL發出重放請求”。

這樣的寫法，其中的數據庫不作為一個裝置本身來寫，而是作為一種信號的去向來寫，而特征部分的主體都是以上所述的功能模塊構架的寫法。如果申請人采用這樣的方法撰寫權利要求，審查過程中就可以認可其符合第9章的有關規定，即，權利要求能夠得到說明書的支持。因此，這樣一種審查策略的調整又類似于法律解釋學中漏洞填補中的“目的性擴張”法。所謂目的性擴張，是指為了貫徹立法目的，對法律條文作出超過其文義的解釋，使其包括原本沒有包括的案型[5]。與類推適用不同的是，擴張適用的部分與其文義范圍內的部分不具有類似性。采取目的性擴張的原因主要是，與立法意圖的要求相對照，法律規定的文義太過具體化，以至于不能包含其本欲調整的內容，為貫徹其立法本意而有必要將其適用范圍予以擴張，擴大其適用的對象[4]443-444。這種審查策略的調整，由于權利要求的特征部分的主體仍然是功能模塊的構架，故與立法者的立法意圖并不相悖。

作為對審查策略調整上的一種配合，筆者也在相應的會議上提議可以按照審查與代理實踐中的習慣，分別撰寫一項功能模塊構架的權利要求和引用該功能模塊構架的權利要求的另一項產品權利要求。也就是說，如果技術方案中的硬件部分不是改進部分，后者可以省略硬件部分的特征。例如：

權利要求1（功能模塊寫法）：一種用于數據庫文件系統的邏輯一致性檢驗器，包括：用于檢驗對應于所述數據庫文件系統的數據庫中的一組表格的參照完整性的至少一個邏輯不一致性的裝置；以及用于檢驗所述數據庫文件系統表示的一組實體的結構完整性的至少一個邏輯不一致性的裝置。

權利要求2：一種在數據庫文件系統的自動化數據可靠性系統中用于處理實體級別上邏輯不一致性的硬件控制裝置，其特征在于包括如權利要求1所述的邏輯一致性檢驗器。

從法律解釋學的觀點來說，習慣法也是法律漏洞填補中可以實際應用的一種方法。

以上，有關審查和代理策略的調整在目前相關審查規定未有新的修改之前不失為一種解決審查瓶頸的良策，從申請人的角度來看也不失為一種實在的救濟手段，確實起到了維護其相關利益的作用。進一步，從法律解釋學的觀點來看，這樣的調整也是合理的。但是，由于軟件與硬件特征結合之技術方案的權利要求的表現形式的多樣性，上述審查策略和撰寫方式上的調整并不能完全解決實際中存在的問題。更何況如前所述，有些審查策略的調整是需要以申請人付出一定的代價為前提的。

因此，從長遠來看，筆者的意見是有必要對目前專利審查指南中的相關法條進行修改和進一步完善，以適應計算機及其應用領域越來越快的發展趨勢。

三．法律規范的修補和完善

在這方面，我們可以比較他國的做法。例如，美國專利商標局制定的《與計算機相關發明的審查指南》(Exam ination Guidelines for Computer-Related Inventions）[6]IV.B.2.(a)中指出，如果一項權利要求通過以其硬件或者硬件與軟件的結合確定了機器或者制造物的物理結構，則它定義了一個法定的產品。而關于計算機相關發明的產品權利要求，該指南列出了以下3種類型：

一種是含有過程的任何機器或者制造物實施例的權利要求，“如果一項產品權利要求包含任何和每一個計算機實現的過程，當按照說明書閱讀時，應當根據基本的過程進行審查。這樣一種權利要求可以被認為它將：把計算機或計算機部件的物理特性專門定義為由計算機執行的功能或者步驟，以執行過程的任何方式形成規定的類別包含任何和每一個產品”。有關程序產品的權利要求應當是屬于這一種類型的。

另一種是涉及特定機器和制造物的權利要求，“將一個計算機相關的發明定義為一種特定的機器或者制造物的權利要求必須以其硬件或者硬件與“特定軟件”定義該機器或者制造物的物理結構。申請人可以以能夠被本領域的技術人員清楚地理解的任何方式定義編程的計算機的物理結構，或者它的硬件或軟件部分。通常，稱為特定的編程計算機的權利要求應當確定該計算機的各個部件，并指出這些部件是如何用或者硬件或者硬件與特定軟件的結合構成的”。而本文提及的軟件與硬件特征結合的權利要求通常是屬于這一種類型的。

再一種是虛擬的機器權利要求，例如：“一種確定一化合物的三維結構的計算機系統，包括：(a)確定一化合物的三維結構的裝置；以及(b)生成和顯示一表示該化合物的三維視圖的裝置”。這類似于我們前面提到的功能模塊構架的權利要求。

因此，該指南對于計算機相關的幾種類型的產品權利要求基本上都作了定義，無疑，它并沒有把軟件與硬件特征結合的權利要求排除在法定的產品權利要求之外，即，標準沒有給此類權利要求設置特別的障礙。值得一提的是，本文開頭提及的發明專利申請是一件PCT申請，在進入美國和日本國家階段的審查中并沒有對這種撰寫類型提出任何異議，且都已獲得授權。相應的歐洲專利申請也認可了這樣一種撰寫類型。

為什么中外之間在軟件與硬件特征結合之權利要求的審查方面會有如此的不同？我們回過來再看看美國專利法的相關規定。美國專利法第112條第6款規定：“對于一項組合的權利要求的一項特征而言，可以以執行某特定功能的手段或步驟的方式敘述，而不必描述實現該功能的結構、材料或者過程”。該條文的第2項指明了功能手段用語的權利要求，“應當被解釋為包含說明書中所述及的具體對應結構，材料，動作或其均等范圍”。這里所指的“特定功能的手段或步驟”其特指的“M eans plus function”功能手段用語中，“Means”不僅可以包括類似“功能模塊”的軟件部分，也可以包括說明書中描述的硬件部分。而且，當一要素已明顯觸及純粹的功能性用語，并缺少額外例示的結構或材料以執行該功能時，即便欠缺明確的功能手段用語，該要素仍為一功能手段要素[7]。可見，按照上述美國的審查標準，類似軟件與硬件特征結合的權利要求在審查過程中是不會有任何問題的。這一方面是因為第112條第6款已經對權利要求的功能性限定作了限制性的解釋，另一方面是涉及計算機程序的權利要求包括軟件與硬件特征結合的權利要求普遍地是采用功能性的用語限定的。這樣，作為針對含有功能性用語的權利要求的一般規定與作為針對計算機相關發明的權利要求的特別規定之間似乎不存在法律上的沖突，軟件與硬件特征結合的權利要求很自然地不會在是否獲得說明書支持的問題上有任何糾結。

相比之下，我國的專利審查法規方面，諸如以上提到的作為一般規定的第2章與作為特別規定的第9章之間，至少在涉及軟件與硬件特征結合之技術方案的審查方面是存在沖突和矛盾的，從而產生了法律規范的縫隙，以至對于類似的技術方案在審查規范方面沒有找到合適的位置，在審查與代理方面來來回回地糾纏，浪費了大量的資源。如果說，對權利要求的撰寫進行限制是為了防止其保護范圍被不恰當地擴大從而侵犯公眾的利益，那么，當申請人本分地按照說明書的實際描述來撰寫權利要求的時候，卻同樣被這樣的限制打入了冷宮，使得本領域技術人員公認的原本保護范圍相當明確的技術方案沒有得到合理的保護，亟需引起業界的關注，并及早予以解決。

為此，筆者建議，既然第9章的主題是關于涉及計算機程序的發明專利申請審查的若干規定，作為一項適用于計算機程序相關發明專利申請的特別規定，那么無論對于單一含有計算機程序的技術方案，還是對于軟件與硬件結合之技術方案的權利要求的撰寫都應當作出明確的規定。

這里，我們再來比較一下審查指南第二部分第2章和第9章的規定。第2章規定：“對于權利要求中所包含的功能性限定的技術特征，應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式”。第9章規定：“由這樣一組功能模塊限定的裝置權利要求應當理解為主要通過說明書記載的計算機程序實現該解決方案的功能模塊構架”。顯然，第2章的規定對功能性的特征作了寬泛的定義，而第9章的規定則對功能性的特征作了限制性的定義，這是因為上述第9章的規定是由于計算機領域發明專利審查的特殊原因而表現為一般規范的例外的個別規范。

再來比較最高人民法院《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》的第4條規定：對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，人民法院應當結合說明書和附圖描述的功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容。可見，第9章中關于“功能模塊構架”權利要求的功能性特征的解釋與上述的司法解釋是基本吻合的。

如果說我們目前還不具備對第2章上述條款進行修改的時機，那么，由于第9章的規定是作為一種特別規定，專門用于規范涉及計算機程序的發明專利申請，那么，筆者建議，由于軟件與硬件特征結合的技術方案也是涉及計算機程序的方案，是不是可以在第9章中補充規定“對于軟件與硬件特征結合的權利要求，應當理解為主要通過說明書記載的技術方案實現”。也就是說，權利要求中究竟哪些特征是由軟件實現的，哪些特征是由硬件實現的，就以說明書的描述為依據，申請人無需在權利要求中或者在意見陳述中進行解釋或聲明，更無需將不同表現類型的權利要求都改寫成功能模塊構架的惟一模式。而作為特殊技術領域專利審查的一種規范，既然第9章是專門用以規范涉及計算機程序的發明專利申請，而且其中有關“功能模塊構架”權利要求撰寫的規定已經突破了第2章對于一般產品權利要求的規定，那么，建議在第9章中干脆就規定：對于涉及計算機程序的發明專利申請的權利要求，應當理解為主要通過說明書記載的技術方案實現。

【1】中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南【M】.北京:知識產權出版社，2010.

【2】汪全勝.“特別法”與“一般法”之關系及適用問題探討【J】.法律科學（西北政法學院學報），2006（2）.

【3】王莉君.法律規范研究【M】.北京:法律出版社，2012：130.

【4】孔祥俊.法律規范沖突的選擇適用與漏洞填補【M】.北京:人民法院出版社,2004:417.

【5】王利明.法學方法論【M】.北京:中國人民大學出版社,2012:510.

【6】Examination Guidelines for Computer-Related Inventions【EB/OL】【2012-04-25】. http://www.uspto.gov/web/of fices/pac/dapp/pdf/ ciig.pdf.

【7】[美]Martin J.Adelman,等.鄭勝利等,譯.美國專利法【M】.北京:知識產權出版社,2011:119.