簡評美國禁止反悔原則的發(fā)展

王晫

“誠實(shí)信用”系人類行為的基本準(zhǔn)則，是判斷人類行為正當(dāng)性的重要標(biāo)準(zhǔn)，法律的各個(gè)領(lǐng)域均體現(xiàn)了這一準(zhǔn)則，專利領(lǐng)域也不例外。“禁止反悔”就是誠信準(zhǔn)則在專利申請和專利保護(hù)領(lǐng)域的重要細(xì)化規(guī)則，是指專利權(quán)人在專利申請過程中為了確保獲得授權(quán)而放棄了某些專利保護(hù)的內(nèi)容，在此后的專利侵權(quán)訴訟過程中不能通過等同原則將這些內(nèi)容重新納入專利保護(hù)范圍。這主要是為了避免專利權(quán)人“兩頭得利”現(xiàn)象的出現(xiàn)，即在授權(quán)和確權(quán)過程中通過“縮小”專利保護(hù)范圍而獲得授權(quán)，但在專利侵權(quán)訴訟過程中卻又盡量“突破”權(quán)利要求書中技術(shù)特征的字面含義，“擴(kuò)大”專利保護(hù)范圍。

美國聯(lián)邦巡回上訴法院（簡稱二審法院）于2013年4月16日宣判了拜耳公司訴葛蘭素史克公司專利侵權(quán)糾紛一案，維持了加州南區(qū)地方法院的一審判決，適用“禁止反悔”原則駁回了原告拜耳公司的訴訟請求。

本專利所有權(quán)利要求中均有一項(xiàng)重要技術(shù)特征“抗CD-20抗體（Anti-CD20 Antibodies）”，在專利申請過程中，審查員指出了權(quán)利要求得不到說明書支持的缺陷，即從說明書無法概括得出所有“抗CD-20抗體”，審查員認(rèn)為本領(lǐng)域普通技術(shù)人員根據(jù)說明書的記載只能實(shí)現(xiàn)Rituxan等幾種抗體，而本領(lǐng)域普通技術(shù)人員無法實(shí)現(xiàn)其他具有不同結(jié)構(gòu)和功能的“抗CD-20抗體”，因此權(quán)利要求書的概括過于寬泛，無法得到說明書的支持。

在該案的判決中，首先，二審法院認(rèn)為根據(jù)Markman v.Westview Instruments， Inc案確定的規(guī)則，權(quán)利要求書的解釋是法律問題而不是事實(shí)問題，因此二審法院可以對一審法院有關(guān)權(quán)利要求書的解釋重新進(jìn)行審理；其次，二審法院簡要回顧了之前經(jīng)典的有關(guān)權(quán)利要求書的解釋和“禁止反悔”原則判決，包括Phillips v. AWH案確立的“權(quán)利要求書中的技術(shù)特征一般應(yīng)賦予其通常含義”的規(guī)則，3M v. Avery案確立的“技術(shù)特征的通常含義應(yīng)在固有證據(jù)的框架下進(jìn)行理解，固有證據(jù)包括權(quán)利要求書、說明書和審查檔案”規(guī)則，Omega v. Raytek案確立的“審查檔案可以反映審查員如何理解權(quán)利要求以及專利權(quán)人是否對技術(shù)特征進(jìn)行了限縮性的解釋”規(guī)則；最后，二審法院認(rèn)為根據(jù)上述先例確定的規(guī)則，當(dāng)專利權(quán)人為了獲得專利授權(quán)而確定的否定某一技術(shù)特征的含義時(shí)，“禁止反悔”原則將相應(yīng)的縮小該技術(shù)特征的保護(hù)范圍。“禁止反悔”原則在專利體系中發(fā)揮著重要的作用，它促進(jìn)了專利固有證據(jù)的公告功能，并且保護(hù)了公眾對審查過程中確定的聲明的信賴?yán)妫撀暶靼ㄐ薷暮蜖幷摗８偁帉κ謧兛梢愿鶕?jù)審查檔案確定自己的行為是否適當(dāng)，并且可以研發(fā)周邊專利。當(dāng)然，審查檔案應(yīng)當(dāng)作為一個(gè)整體加以審查，而不能只考慮某個(gè)片段。

在審查該案所涉專利的審查檔案過程中，二審法院認(rèn)為在答復(fù)審查員有關(guān)前述權(quán)利要求書得不到說明書支持的缺陷時(shí)，拜耳公司沒有從對技術(shù)特征的解釋角度發(fā)表反對意見，而是認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書的記載可以實(shí)現(xiàn)與Rituxan具有近似特性的“抗CD-20抗體”。二審法院認(rèn)為這意味著拜耳公司承認(rèn)針對相同抗原的其他抗體可能具有于Rituxan不同的結(jié)構(gòu)和特性，在此基礎(chǔ)上二審法院將其專利保護(hù)范圍限為Rituxan相近似的抗體。因此，由于被告生產(chǎn)的“抗CD-20抗體”與Rituxan具有明顯不同的結(jié)構(gòu)和特性，因此不構(gòu)成侵權(quán)。在該案中，實(shí)際上專利權(quán)人并未明確縮小專利保護(hù)范圍，但其對此并未充分說明并舉證，因此仍然導(dǎo)致“禁止反悔”原則的適用，可見聯(lián)邦巡回上訴法院對該原則的適用標(biāo)準(zhǔn)掌握較嚴(yán)，換句話說，即便專利權(quán)人沒有主動(dòng)放棄一部分保護(hù)范圍，只要針對審查員的意見專利權(quán)人沒有提出充分的反對意見并提出證據(jù)，都將導(dǎo)致“禁止反悔”原則的適用。

由該案我們不難想到2002年美國最高法院對Festo案作出的判決。在該案中，美國最高法院認(rèn)為任何為滿足專利法規(guī)定而縮小權(quán)利要求范圍的修改都可以導(dǎo)致“禁止反悔”原則的適用，而不限于克服現(xiàn)有技術(shù)的修改，即保證新穎性和創(chuàng)造性的修改。同時(shí)，美國最高法院列舉了兩項(xiàng)適用“禁止反悔”原則的條件：1、修改權(quán)利要求是為了獲取專利授權(quán)；2、修改縮小了權(quán)利要求的范圍。在判定“禁止反悔”原則限制作用的范圍時(shí)，美國最高法院沒有采納聯(lián)邦巡回上訴法院采取的“完全排除規(guī)則”，即“禁止反悔”原則完全排除等同原則的適用，而是主張采取“彈性排除規(guī)則”，即此種限制作用的“范圍可大、可小、可以為零”。換句話說，美國最高法院認(rèn)為禁止反悔原則與解釋權(quán)利要求有關(guān)，其適用具有足夠的靈活性，法官應(yīng)當(dāng)根據(jù)個(gè)案的情況，綜合考察專利權(quán)人修改權(quán)利要求的原因、修改所涉及的特定技術(shù)特征、被控侵權(quán)的等同物以及他們彼此之間的關(guān)系，判定“禁止反悔”原則限制作用的具體范圍。雖然美國最高法院摒棄了聯(lián)邦巡回上訴法院采取的“完全排除規(guī)則”，但是通過對未在專利申請文件中披露修改原因的專利權(quán)人適用嚴(yán)格的推定規(guī)則，該判決還是在一定程度上增強(qiáng)了禁止反悔原則對等同原則的限制作用。前述的拜耳公司案也體現(xiàn)了限制作用的增強(qiáng)趨勢。

根據(jù)我國的專利侵權(quán)司法實(shí)踐，我國在適用“禁止反悔”原則時(shí)通常要求滿足三個(gè)條件：1、縮小權(quán)利要求保護(hù)范圍的修改和書面聲明是為了滿足新穎性和創(chuàng)造性的要求；2、修改對專利授權(quán)和維持專利有效產(chǎn)生實(shí)質(zhì)作用；3、修改和書面聲明必須明示的記載在專利申請文件中。相比較而言，美國法院適用“禁止反悔”原則的條件相對寬松，首先不限于新穎性和創(chuàng)造性的要求，其次對修改的作用不予考慮。而我國適用“禁止反悔”原則的確定性更強(qiáng)，更有利于公知準(zhǔn)確判斷專利保護(hù)范圍，但在追求個(gè)案公正方面不如美國法院的規(guī)則有利。另外，我國專利檔案的公開程度不夠，這也在一定程度上阻礙了被控侵權(quán)人依據(jù)“禁止反悔”原則提出抗辯。

“誠實(shí)信用”系人類行為的基本準(zhǔn)則，是判斷人類行為正當(dāng)性的重要標(biāo)準(zhǔn)，法律的各個(gè)領(lǐng)域均體現(xiàn)了這一準(zhǔn)則，專利領(lǐng)域也不例外。