商標海外搶注之“殺熟”

張琦

“殺熟”在中國的商界是一個專屬名詞，其含義不言而喻，但這在中國人的價值觀中屬于絕對的不道德行為，而此現象近年來在商標搶注方面頻頻出現。據中國國家工商總局統計，約15%的國內知名商標在國外被搶注，被自己的海外代理商“殺熟”的情況就占了其中很大一部分。似乎洋人們只重視這顆嫩草的滋味好壞，而不管它是否長在了窩邊。

作為一家行走于國際風云莫測市場環境中的企業，需要全球化的視野，因地制宜，商標被搶注應該是每一家準備向海外擴張的中國企業都必須面對的阻礙和風險，企業不可不防。

“殺熟”之痛

近期深圳的手電生產商“杰特明”公司遇到了煩心事兒，他被原本非常好的一個商業伙伴“殺熟”了。

深圳杰特明電子科技有限公司負責人莫章維于2009年在香港獨資設立一家公司——金柏電子科技（香港）有限公司（以下簡稱“金柏”）。莫章維的弟弟莫章卓許可“金柏”在其生產、銷售的產品上使用自己在內地申請并獲準注冊的JETBeam商標。2010年1月，“金柏”授權“希脈”、“思邁”在全球范圍內使用JETBeam商標，銷售“JETBeam”系列產品。

合作過程中，“思邁”分別于2010年2月9日在香港、2011年1月21日在歐盟成功搶注JETBeam商標。并向澳大利亞知識產權局申請注冊前述商標。“思邁”還在其公司網站、“手電大家談”論壇等發布新聞，聲稱JETBeam為其旗下品牌。

雙方交涉期間，“希脈”、“思邁”以不正當競爭為由，先將“杰特明”、莫章維等訴至寶安法院，要求賠償損失20萬元及其他費用。并向境外經銷商發送訴訟文書，要求境外經銷商不得銷售原告產品。

2013年6月24日，深圳寶安法院開庭審理了原告“希脈”方訴被告“杰特明”方不正當競爭案。雙方就原告方是否有權運營商標、被告方是否侵害到了原告方的商譽、被告方是否有權終止其代理權等展開激烈辯論。

目前雙方已經徹底失和，在官司中博弈，案件還沒有結果。其實往往有時候最后的判決結果并不重要，一旦被商標絆住，喪失了商機，損失的便是真金白銀及難以尋回的市場。

2006年，重慶力帆正準備進軍巴基斯坦時，發現其商標已經被他們在巴基斯坦的經銷商所搶注。之后，歷經5年，重慶力帆終于和該經銷商達成和解。

無獨有偶，福建傘業巨頭，梅花傘業董事長助理陳仕天也有著切膚之痛，由于SUSINO商標被搶注，他們差一點失去整個美國市場。

據介紹，梅花傘業早已進入美國市場，但是一直未在當地注冊商標。2007年12月19日，一個幫助他們開拓美國市場的中間人，以自己的名義在美國搶注了他們的英文商標SUSINO，揚言企業要進美國市場得先支付100萬美元贖回商標。

雖最終梅花傘業贏得了勝利，但4年的波折非外人所能體會。

“洽洽”最近有了好消息，“洽洽”公司收到了德國聯邦最高法院的終審判決書，判決書駁回了搶注“洽洽”海外商標的德國公司的申訴請求。就此“洽洽”長達7年的海外商標侵權案終于畫上圓滿的句號。

但這就是圓滿嗎？一場官司一打就是四年，五年，七年，瞬息萬變的市場，此消彼長，幾個月甚至幾天時間內，就有可能讓你從市場中消失。作為中國炒貨行業的龍頭企業，“洽洽”在海外市場的拓展極為迅猛，從2001年起就在多個國家和地區注冊了“洽洽”相關商標。“洽洽”商標在德國被他人注冊，根據歐盟規定，不但“洽洽”商品進不了德國，整個歐洲市場都對“洽洽”關上了大門。這場官司阻斷了“洽洽”的歐洲之路。

而這場持久戰的敵方對于中國企業而言絕對是個“殺熟”的老手——歐凱公司。號稱打贏中華老字號企業海外維權第一案的王致和的對手也是這家公司。歐凱公司將自己所代理的商品商標搶注的事件頻頻，除這兩起外，其還搶注了“老干媽”辣椒醬、“今麥郎”彈面、“白家”方便粉絲等其他國內知名的食品商標。

“代理商們”的連連得手不得不說明被搶注的企業整體知識產權保護意識并不強，經營者沒有充分認識到商標潛在的巨大品牌效應和經濟價值，長遠投資的意識還有待提高。環球律師事務所桂佳律師認為，我國企業對國外知識產權法律保護的游戲規則不熟，遭遇海外競爭者惡意搶注一方面源于我國企業缺乏專業的律師為其制定整體的國際知識產權保護策略；另一方面，海外競爭者大多很熟悉搶注他人商標這種把戲，搶注者主要想借此牟利或者阻止中國內地同行業的企業進軍該國市場。

這些海外受挫的大多為民營企業，看上去都頗具規模，但是企業尚未形成一套完整的知識產權保護戰略，基本沒有自我品牌市場的監測預警系統；有些企業雖然制定了知識產權保護戰略，但又擔心實施該戰略耗費人力物力財力，再加上這些企業會抱有自己不會遭遇知識產權問題的僥幸心理，所以根本沒有實施知識產權保護戰略；還有些企業認為自己的商標知名度不夠，注冊為時過早，想等出了名再注冊，或認為自己的商品不愁銷路無須注冊。種種原因導致了他們的前赴后繼。

商標戰略不可少

桂佳律師分析認為，企業應盡早向律師咨詢獲得商標保護地區的知識產權法律，制定保護方案，并切實實施該方案。具體來說：在產品出口前及時辦理商標國外注冊，做到“市場未動，商標先行”。對于采用申請或注冊在先原則的國家和地區（如日本、韓國、西班牙、意大利等國），注冊應盡早，否則會給他人創造搶注的機會；對于采用使用在先原則的國家和地區，一方面，企業同樣應及早在這些國家注冊商標；另一方面，企業還應將商標在這些出口對象國的商業活動中使用的證據予以留存，因為在這些國家，使用證據的保存至關重要。使用證據包括有效發票、合同、廣告材料、產品宣傳小冊子、實用標簽等。這樣，即便他人搶注，也可以基于這些寶貴的使用證據，通過法律手段奪回被搶注的商標權。另外為防止代理商在海外搶注商標，在企業未事先辦理商標國外注冊的情況下，企業可以與代理商簽訂協議，約定代理商不得將企業商標在海外予以注冊。

面臨該種法律風險的企業需提前做好海外預警工作，分析各目標國的商標法及相關制度，例如其是否與中國共同參加締結了《巴黎公約》等國際條約，事先明確在該國商標被搶注后的救濟途徑。在公司內部設立知識產權部門或者委托專業知識產權律師和商標代理機構對商標反搶注進行監測，并對海外商標和海外市場及時進行檢索和監控，盡量在搶注商標的異議期內提出異議，制止商標搶注行為。例如，在五糧液商標遭遇韓國人搶注案中，五糧液集團的商標代理及時發現了一名韓國人搶注了“五糧液”商標的漢語拼音“WULIANGYE”，并迅速在異議期內提出了異議，成功阻止了搶注商標的注冊。

在商標遭到搶注后，很多企業會覺得受到了莫大的委屈，認為自己的合法權益受到侵犯，遂通過向法院起訴等途徑以昭雪伸冤。但應當注意的是——被搶注與侵權是完全不同的兩個法律概念。被搶注的情況都是搶注者搶注了作為本應成為權利人企業的商標權利，而侵權的行為是企業已經獲得了商標權，而在獲得權利之后發現他人使用了己方的商標。對此情況，桂佳律師建議被搶注的企業應當沉著應對——首先要分析搶注原因，對案件進行深入分析；在被搶注行為出現的國家和地區，采取有針對性的法律行動；對于無法通過法律途徑要回被搶注的商標的情況，企業可嘗試與搶注方進行談判協商，尋求和解。

另一個途徑是借助政府及社會力量促進和解。例如，中國海信集團的“Hisense”商標被博世-西門子在德國搶注，本案經歷了五年，雙方終于達成了和解協議。這其中，中國商務部和歐盟駐華機構都積極參與斡旋，促成了雙方的和解。另外，“中國商標海外維權研討會”也在其中起了重要作用。此外，國家工商總局在2011年還出臺了一系列服務措施，包括加強示范城市（區）企業、示范企業商標國際注冊及海外維權工作，支持企業實施“走出去”戰略等。企業也可從這些系列服務措施中得到受益。

桂佳律師對企業加強海外商標保護提出了以下五點總結性建議：

第一，企業在海外開展知識產權保護，需要得到企業高層的重視，下決心加強對企業核心知識產權資產的保護，并從宏觀上和戰略上及早制定全面的全球知識產權保護計劃；

第二，選擇專業的律師和合適的代理機構。專業的律師可為企業量身定制知識產權保護策略，從根本上降低其商標在海外遭遇搶注的風險；合適的代理機構在國際上有正常的渠道，了解各國的注冊規定和途徑，實現有效辦理海外商標注冊的目標；

第三，在所有潛在需要獲得品牌保護的國家和地區都加強知識產權的保護。甄選出重點需要保護的國家和地區，并在這些地方對企業品牌采取全面、深入和具體的品牌保護措施；

第四，將企業的品牌保護擴展到國外時，應充分利用國際公約中各種國際注冊和優先權計算的便利和優勢；

第五，在加強品牌海外知識產權保護的同時，應對域名、商號/企業名稱等資產一并進行保護。