新專利法下淺談專利重復授權

陳秀娟

（國家知識產權局專利局，北京 100088）

1 禁止重復授權的發展和完善

在我國，“禁止重復授權”制度經歷了不同階段的發展和完善。1984年制定的《專利法》第九條首次提出“先申請原則”；1992年修改的《專利法實施細則》第十三條第一款首次提出“禁止重復授權原則”，即“同樣的發明創造只能授予一項專利權”；2008年對《專利法》及《專利法實施細則》進行了第三次修改，將原《專利法實施細則》第十三條第一款規定的“禁止重復授權原則”上升到法律位階更高的《專利法》第九條第一款，同時在《專利法》第九條第二款保留“先申請原則”。在《專利法》第九條第一款中還規定了“禁止重復授權原則”的例外情況。另外，還擴大了抵觸申請的主體范圍，將抵觸申請的主體范圍由只限于“他人”擴大到“任何單位或者個人”。應該說，《專利法》的第三次修改大大加強了禁止重復授權的力度，也使得大部分重復授權的案子有了明確的法律依據，可操作的審查標準。但是，在實際的審查工作中，仍然會遇到一些重復授權的案子找不到法律依據，或者審查標準目前還存在爭議的情況。[2]

例如，同一申請人先后相差一天提交了發明專利申請和實用新型專利申請，實用新型被授權后，審查員對發明申請進行審查時，發現發明申請符合除專利法第九條第一款之外的其他授權條件。

《專利法》第三次修改后（2009年10月1日起施行），專利法第九條第一款規定了一種例外情形，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。也就是說，只有符合例外情況的條件，才可通過放棄實用新型專利權的方式來獲得發明專利權。而且，修改后的《專利法實施細則》又進一步規定針對例外情況需要在申請日分別做出聲明，否則，依照專利法第九條第一款關于同樣的發明創造只能授予一項專利權的規定處理。也就是說，對于2010年2月1日之后的申請，申請人在申請時未對實用新型和發明分別進行說明的，將不能享有專利法第九條第一款的例外規定，即不能通過放棄實用新型專利權來獲得發明專利。

2 不同的處理方法及其利弊

一種觀點認為：應當嚴格依據“禁止重復授權原則”。實用新型已經在先授權，如果再給發明授權，將導致針對同樣的發明創造同時存在兩項有效的專利權。因此，以不符合專利法第九條第一款的規定為依據，要求申請人對發明申請進行修改。逾期不答復，則該申請視撤；如果經申請人陳述意見或者進行修改后仍不符合專利法第九條第一款的規定，則應駁回該發明專利申請。[3]

第二種觀點是：依據“在先申請”原則。該種情況不屬于專利法第九條第一款中所規定的例外情況，在后申請對于在先申請來說又不是現有技術或抵觸申請，所以不能通過放棄實用新型專利權的方式獲得發明的專利權。因此，可以對發明專利申請授權。而對于授權所造成的重復授權可通過無效程序解決。

第一種處理方法存在如下弊端：對于在先申請來說，為了克服“重復授權”的缺陷需要對權利要求進行修改，從而導致了申請人不希望的或不合理的保護范圍，甚至有可能由于無法克服“重復授權”的缺陷而導致被駁回，而在后申請的實用新型很有可能會被在先申請的發明專利以抵觸申請為由無效掉。這樣的結果對于申請人來說，其利益沒有得到保護或得到合理的保護，嚴重打擊了申請人申請專利的積極性。

對于第二種處理方法，其觀點體現的是“先申請原則”。雖然《專利法》第九條第一款規定了“禁止重復授權原則”，但是該原則只是表明只能授予一項專利權，卻沒有回答這項專利權應當授予誰的問題，規定先申請原則就是為了回答這一問題。也就是說，先申請原則還表達了“禁止重復授權原則”所沒有表達出的含義，不能認為“禁止重復授權原則”完全涵蓋了“先申請原則”。所以，對于專利法第九條第二款的理解，不應只限于針對不同的申請人，也可針對相同的申請人。

第二種處理方法所帶來的后果是：導致“針對同樣的發明創造同時存在兩項有效的專利權”，無法體現專利權的獨占性和排他性。而且這樣的結果還會導致在實踐中出現這樣的情況，如果其中之一專利權人通過許可合同授權第三方實施專利，第三方在合同許可范圍內實施專利的行為是要受到法律保護的。但如果出現了重復授權的情況，會導致第三方在合法實施自己的權利時仍然存在侵犯其他專利權的可能。而對于未獲取實施許可的第三方來說，當一項專利技術已經進入公有領域時，其本該享受自由實施的權利，卻因為專利重復授權而可能侵害另一個仍然存在的同樣的發明創造的專利權，而受到侵權控訴。雖然后面可以通過無效程序來解決重復授權的問題，但在實際操作中，確實有可能很多社會公眾無法或沒有能力獲知這些信息，或因不懂專利法制度，而不會去無效在后實用新型專利權。

3 個人建議

對一些特殊情況，例如對本文中所舉的例子，新法中還是沒有明確規定，還存在著不同的處理方法。對于前面所提的兩種處理方法，筆者認為，第一種處理方法不合法，其不符合專利法第九條第一款的規定，而且不符合請求原則；第二種處理方法不合理，其導致申請人無法獲得理想的保護范圍。依據目前的理解，只有在同日申請且分別提交聲明的情況，才可在要求申請人放棄實用新型專利權的前提下，授予發明申請專利權。也就是說，像本申請案例中的情況，審查員是不能要求申請人放棄實用新型專利權的，只能對發明進行修改或者審查員對發明申請授權。那么，如果申請人在答復發明申請審查意見時主動提出放棄實用新型專利權的聲明，那么，審查員是應該按照第一種處理方法，在授予發明專利權的情況下，不予理會放棄聲明，也不在授權通知書中做出讓實用新型專利權進入放棄程序的意見，還是按照第二種處理方法，準予實用新型放棄，并對屬于同樣發明創造的發明申請進行授權？

筆者認為，這種情況在實際的審查過程中還是時常存在的，然而，專利法，實施細則，審查指南中并沒有給出相應的規定，是當前專利制度還不夠完善的地方。因此，需要對這種針對同一申請人對同樣的發明創造不同日申請，且實用新型申請在后申請、在先授權的情況給予一個明確、統一的執行標準。

[1]楊維漢.最高人民法院公布2008年知識產權司法保護十大案件”[Z].新華網北京2008.

[2]蘇愛華.新專利法制度下談重復授權問題[J].審查業務通訊，2012（06）.

[3]任文佳.“同樣的發明創造只能被授予一項專利探析”[J].法制與經濟，2011.