在美國駁回侵權指控并索賠律師費

亞洲公司經常在美國面臨專利侵權訴訟，并且隨著來自競爭對手和非執業實體的訴訟日益增多，亞洲公司在抗辯上的花費將十分龐大。美國法院、立法者和政府逐漸意識到了這些不公平的負擔，并開始嘗試不同的措施或政策，使被告方更容易在惡意濫訴的案件向訴訟的原告方求償被告抗辯所付出的律師費。

近期的兩個實例說明了被告方在什么情況下有可能拿回他們的部分或全部律師費。在這些情況下，原告方提出的侵權案中明顯缺少關鍵的專利權利要求要件或存在明顯缺陷（例如不當纏訟策略、虛假陳述和提出無根據的法院動議）。美國最高法院最近也在考慮是否要調低舉證責任的標準，使被告方在抗辯無根據的專利侵權案時能更容易地拿回律師費。

專利侵權案件中的原告方（尤其是事先不需支付律師費，勝訴后按比例收費的原告律師）可能會無所顧忌、變本加厲地威脅被告方，主要原因在于他們要支付的費用微乎其微。不過，近期的事態發展改變了這一形勢，并有可能使不當負擔從被告方轉移到原告方。如今，對于提出無根據的專利侵權案的原告方，如果法院裁定他們必須支付被告方部分或全部的律師費，那么這些原告方可能會面臨數額龐大的費用威脅。由于目前原告方會因為這樣的懲罰而較為小心，并避免不合理的訴訟行為（而不是纏訟），因此面臨專利侵權訴訟或威脅的公司如今在進行抗辯或協商調解時，也因此有更大的談判空間及籌碼。

如果專利權利要求涵蓋的要件明顯不存在于被訴產品中，則構成無根據濫訴

通過對比以下兩張圖片（圖1和圖2），我們可以發現“Raylon， LLC 訴Complus Data Innovations， Inc. ”（聯邦巡回法院，2012 年 12 月 7 日）中原告方侵權主張中存在的問題。

“Raylon”案中的專利權利要求載明顯示屏必須“樞轉地安裝到”該設備的外殼上。在圖1中，顯示屏標識為“39”，設備標為“12”。而在被起訴產品中，很明顯顯示屏并非“樞轉地安裝到”設備的外殼上。雖然主張的專利權利要求和被起訴產品之間存在顯著差異，但原告方 Raylon 仍主張侵害并索賠，他們辯稱上述被起訴產品包含一個“根據觀看者或用戶的視覺方向變化角度的顯示屏。”例如，當觀看者手持該設備時，顯示屏以觀看者的手腕為樞軸可調整使用者看的角度。被告方多次向原告方發函表示，他們認為原告方的起訴違反了美國聯邦民事訴訟條例第11條的規定，該條例規定相關方應保證自己提交起訴或其他送交法院的文件的動機是合理且誠意的，而非出于騷擾等不當動機。而且，在這些信件中，被告方明確指出原告方的觀點沒有事實根據且不合理。地方法院的法官認同“原告方的主張不合理”的觀點，并指出原告方對專利權利要求的解讀“超出了我愿意接收的合理性范圍”。但是，地方法院的法官并未就違反條例11判決處罰。地方法院還依據U.S.C.§285和28 U.S.C.§1927（有關在特殊案例中裁定勝訴方獲得律師費的其他兩條法令）以“原告方的訴訟在客觀上并非完全沒有根據”為由，拒絕裁定被告方可索賠律師費。

然而，上訴法院并不同意此判決，并認為原告方的起訴在客觀上沒有根據并違反了條例11。該法院認為，地方法院在判定合理性時錯誤地采用了主觀標準（而非客觀標準），因此濫用了自由裁量權。正如該法院所說，雖然常人對于專利范圍解釋的看法可能有所不同，但“存在一個限度，低于這個限度的專利范圍解釋便是非常不合情理，以至于任何通情達理的訴訟當事人都不會相信這種權利要求會勝訴。”上訴法院認為，應根據條例11對原告方的行為進行處罰，因為沒有任何通情達理的訴訟當事人會相信被起訴的設備侵犯了原告專利的權利要求。上訴法院鑒于己方按照條例11處罰所作的判決，將此案件發回地方法院，要求考慮是否還應根據35U.S.C.§285 對原告方判決處罰。上訴法院進一步表示，35 U.S.C.§285對特殊案件的分析結果與條例11處罰的分析結果相似，因此地方法院應在復審后重新依此原則進行分析。上訴法院將該案件發回地區法院，以確定對原告方實施哪種處罰比較恰當。

纏訟策略、虛假陳述、和無根據動議的后果：原告須賠被告800萬美元律師費

最近宣判的“Monolithic Power Systems， Inc. 訴O2 Micro Int案”（聯邦巡回法院，2013年8月 13 日）提供一個很好的例子。

MPS和O2 Micro兩家公司在控制LCD和LED 照明的集成電路領域是競爭對手，雙方已有超過10年的訴訟史。O2 Micro對MPS客戶發起侵權威脅后，MPS提起確認之訴，以確認自己的產品未侵犯O2 Micro的專利。O2的382專利的優先權日為1999年7月，但相同的技術從1998年便存在了。為避開該現有技術，O2 Micro出示了一份來自發明人、標示“1998年2月18日”的電路圖，以證明382專利的發明人早在1998年2月便構思了該發明，這一較早日期足以避開該無效現有技術。法庭后來發現，該日期是發明人自行編造的。除了這一不當訴訟行為之外，法院還發現，O2 Micro曾多次對MPS提起侵權訴訟，而當MPS投入數百萬美元以準備抗辯后，O2 Micro總在最終陪審團庭訊前撤訴。最后，地方法院判決 MPS可索取接近其在抗辯中所花費的全部律師費，總額超過800萬美元。在上訴時，聯邦巡回法院依據U.S.C. §285確認了800萬美元的判決。

最高法院審查中的問題：是否使勝訴的被訴侵權人更容易索賠律師費

2013年10月1日，最高法院作出了不同尋常的舉動 — 決定審理“Octane Fitness訴Icon Health and Fitness”以及“Highmark Inc. 訴Allcare Management Systems”案。

“Octane Fitness”一案提出了一個問題，即聯邦巡回法院適用35 U.S.C. §285規定的“特殊情況”標準是否使專利權人較易獲得律師費（在故意侵權情況下），而讓被訴人較難獲得律師費（在不當訴訟行為和惡意起訴等情況下）？訴愿人 Octane Fitness 抨擊聯邦巡回法院確定某一案件是否屬于“特殊”（原告不合理提告）案件的標準較為死板且缺乏靈活性。Octane Fitness提出，死板的標準會鼓勵專利原告提出不合理專利訴訟，以削弱被告方的競爭優勢或強迫被告方和解（以避免訴訟費用）。因此，Octane Fitness 希望最高法院能夠平衡這一狀況，使勝訴的被告能夠更容易索賠他們的律師費。

“Highmark”一案中要最高法院解決的問題是，地方法院根據35 U.S.C.§285而做出的“特殊情況”事實認定是否在上訴時應該受到尊重。“Highmark”一案的訴愿者認為，上訴法院應尊重地方法院的事實認定，僅在嚴重錯誤時才調整判決。這兩案在最高法院尚未有結果，雙方將在 2014 年4月進行開庭辯論。

綜上所述，在日益增多的專利訴訟案件中，有些專利權人開始針對非常多被告公司提出無根據的侵權指控，并以此取得小規模的和解獲利，而非真正長期進行訴訟。近期的案例顯示被告在濫訴案件中索賠律師費的可行性日益升高。這些發展為被告方提供了有力的談判籌碼，使他們能夠有更多武器與原告方進行協商，反擊毫無根據的要求。與以往相比，被告專利侵權的公司更有機會將費用負擔轉移給纏訟或濫訴的原告方。

楊明道

楊道律師主要從事各類法庭的專利訴訟與辯護業務。這些法庭包括美國國際貿易委員會、加州北區、加州中部和加州南區的聯邦地區法院、德州東區法院、華盛頓州西區法院和聯邦巡回上訴法院。得益于楊律師豐富的訴訟經驗，他經常為客戶提供關于專利執行、訴前調查、專利申辦和許可談判方面的咨詢服務。他經辦的專利訴訟、申辦和許可業務涉及多個技術領域，包括電信、發光二極管、存儲設備、特定應用集成電路（ASICs）、控制器集成電路（ICs）、計算機網絡和交換機、光學傳感器和存儲設備、觸摸輸入和顯示設備以及液晶顯示器。

Jacob Schroeder

Jacob Schroeder律師主要從事專利訴訟和上訴業務。他處理過大量涉及計算機、電子、醫療器械、和制藥技術領域的訴訟及上訴相關的法律事項。Schroeder律師的訴訟經驗涵蓋了專利訴訟案件在庭審過程中的所有事項，包括專利侵權和有效性分析、動議撰寫與抗辯回復、收集證人證言并進行辯護、協調并完成事實和專家調查取證、與聯合辯護團隊合作并協調聯合辯護的工作、管理訴訟案件日常事項。他也為聯邦巡回上訴法院案件撰寫上訴陳述書。在法學院期間，他曾作為暑期律師和法律職員就職于飛翰。除訴訟業務外，Schroeder律師還為客戶提供許可、訴前調查、和訴訟避讓策略等與專利相關的法律意見。