拿起解決知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛的鑰匙

王沛+黃帥

中國LED產(chǎn)品出口方興未艾，然而其背后隱憂仍在。據(jù)了解，在LED行業(yè)中，目前全球LED市場(chǎng)由行業(yè)前五大廠商掌控，即日本的日亞 （Nichia）、豐田合成（ToyodaGosei），美國Cree公司，歐洲飛利浦（PhilipsLumileds） 和歐司朗（Osram）。這五家廠商為了維持競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)、保持自身市場(chǎng)份額申請(qǐng)了多項(xiàng)專利，幾乎覆蓋了原材料、設(shè)備、封裝、應(yīng)用在內(nèi)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。因此，如何在這些業(yè)界大佬的專利中突圍，已經(jīng)成為困擾中國LED企業(yè)由來已久的問題。為此，本刊記者專訪了在知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域頗有建樹的美國飛翰律師事務(wù)所上海代表處管理合伙人王寧玲律師及該律所朱韶斌律師。

知識(shí)產(chǎn)權(quán)話語權(quán)缺失

作為在知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域享有盛譽(yù)的涉外律所，美國飛翰律師事務(wù)所曾幫助不少中國企業(yè)在開拓美國市場(chǎng)時(shí)解決知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，對(duì)于中國企業(yè)現(xiàn)狀和美國相關(guān)法律都頗為稔熟。朱韶斌律師告訴記者：“LED行業(yè)是一個(gè)有著較長產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè)，在LED產(chǎn)品的芯片制造、外延片制造，以及后期的封裝、應(yīng)用等方面，都可以產(chǎn)生知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛。然而，在其核心的芯片制造方面，中國企業(yè)在國際上缺乏相應(yīng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。”

朱韶斌介紹說，目前在LED產(chǎn)品的專利申請(qǐng)方面，中國企業(yè)的申請(qǐng)量已經(jīng)僅次于日本和美國，占據(jù)全球第三的位置。然而，芯片的質(zhì)量決定著LED產(chǎn)品的質(zhì)量，在LED產(chǎn)品的芯片制造方面，屬于中國企業(yè)的專利依然很少，這一領(lǐng)域幾乎被日亞、Cree等國外企業(yè)所占據(jù)。“與此相反，中國企業(yè)在LED的外延片制造、封裝及其后期應(yīng)用方面，申請(qǐng)了很多專利。這也彰顯了我國LED領(lǐng)域中專利申請(qǐng)方面結(jié)構(gòu)的不平衡，核心專利缺乏已經(jīng)成為我國企業(yè)走向海外的軟肋。”

不僅如此，在王寧玲律師看來，中國LED企業(yè)長期存在的OEM出口模式，造成了很多企業(yè)不注重出口品牌的打造，這同樣會(huì)導(dǎo)致企業(yè)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面存在缺失。“由于品牌缺乏，很多企業(yè)往往只是按照海外客戶的要求來制造并出口產(chǎn)品，而并沒有知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的意識(shí)，這也造成中國產(chǎn)品在走向海外時(shí)面臨潛在威脅。”王寧玲律師說。

因此，王寧玲律師特別強(qiáng)調(diào)在出口產(chǎn)品中的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。“很多中國企業(yè)在出口前沒有做任何自由運(yùn)作的檢索，對(duì)于競(jìng)爭對(duì)手的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)情況并不了解，不能知己知彼，這往往導(dǎo)致在產(chǎn)品出口時(shí)產(chǎn)生知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛。”王寧玲律師說。

面對(duì)這些問題，王寧玲律師和朱韶斌律師建議企業(yè)不僅要注重提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品的附加值，有條件的企業(yè)還可以在“走出去”的過程中變被動(dòng)為主動(dòng)，在海外市場(chǎng)去申請(qǐng)相關(guān)專利。“企業(yè)需要在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面‘積累武器，只有這樣，一旦有糾紛發(fā)生，就能掌握主動(dòng)權(quán)。”王寧玲律師對(duì)記者如是說。

洞悉美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)規(guī)則

對(duì)于美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)環(huán)境的生疏是造成企業(yè)被動(dòng)的誘因之一。王寧玲律師向記者舉例說，在美國337調(diào)查中，有很多企業(yè)在得到被調(diào)查的消息時(shí)往往會(huì)極為吃驚，因?yàn)槠洚a(chǎn)品并沒有直接銷售到美國市場(chǎng)。

“事實(shí)上，這些產(chǎn)品的確沒有直接在美國市場(chǎng)銷售。”王寧玲律師說，“即便如此，如果中國企業(yè)把產(chǎn)品賣到了諸如韓國等第三國，然后又在韓國分裝以后銷售到美國，這仍然會(huì)導(dǎo)致美國相關(guān)方發(fā)起337調(diào)查。”

據(jù)王寧玲律師介紹，美國337調(diào)查在管轄權(quán)上奉行“在物，而并非在人”的原則。也就是說，從管轄權(quán)看，337調(diào)查不要求美國國際貿(mào)易委員會(huì)（USITC）對(duì)被告具有屬人管轄權(quán)，因此外國公司即使沒有在美國直接設(shè)立分公司，而是通過中間商將產(chǎn)品銷售到美國，有也可能因?yàn)檫M(jìn)口產(chǎn)品涉嫌侵權(quán)而成為337調(diào)查的對(duì)象。

朱韶斌律師告訴記者，如果在美國遭遇專利訴訟而并不應(yīng)訴的話，輕則面臨因侵權(quán)而導(dǎo)致的費(fèi)用賠償，重則會(huì)使得整個(gè)行業(yè)喪失美國市場(chǎng)。“很多企業(yè)對(duì)于侵權(quán)導(dǎo)致的罰款尚能承受，然而一旦在337調(diào)查中被實(shí)施了排除令，該產(chǎn)業(yè)則完全喪失了進(jìn)入美國市場(chǎng)的可能。”朱韶斌律師說。

因此，王寧玲律師建議，當(dāng)企業(yè)一旦遭遇到知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛的時(shí)候，一定要積極應(yīng)訴。“企業(yè)應(yīng)該通過相關(guān)律師，根據(jù)事實(shí)和法律制定相應(yīng)策略，有策略性地將問題解決。”

企業(yè)要擺對(duì)自己的位置

很多中國企業(yè)，特別是中小企業(yè)，認(rèn)為到美國打官司是一件棘手的事情，其中不乏相當(dāng)一部分企業(yè)在遭遇知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛的時(shí)候，出于畏懼而不敢應(yīng)訴，從而錯(cuò)失市場(chǎng)份額。而事實(shí)上，如果在專業(yè)律師的幫助下，在美國解決糾紛并不如很多企業(yè)所想的那么令人畏懼。

據(jù)了解，除了美國企業(yè)，美國的各種社會(huì)團(tuán)體、研究機(jī)構(gòu)，乃至高校，都可以針對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)企業(yè)發(fā)起337調(diào)查申請(qǐng)。也就是說，在涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的337調(diào)查中，無論美國企業(yè)（法人）還是非美國企業(yè)（自然人），只要其認(rèn)為進(jìn)口產(chǎn)品侵犯了其在美國登記或注冊(cè)的專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、版權(quán)或集成電路布圖設(shè)計(jì)權(quán)，并能夠證明美國國內(nèi)已經(jīng)存在或正在形成相應(yīng)的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，都可以依法向美國國際貿(mào)易委員會(huì)（USITC）提起337調(diào)查申請(qǐng)。

據(jù)朱韶斌律師介紹，在實(shí)踐中，在美國的地區(qū)法院訴訟案件中，只有其中的3%最終能得以最終庭審，大部分案件都是以和解而告終的。而在實(shí)踐中，在美國發(fā)起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟的原告也往往抱著各自不同的目的。

王寧玲律師介紹說，如果兩家高度競(jìng)爭的企業(yè)發(fā)生知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，其中一家企業(yè)往往以將競(jìng)爭對(duì)手完全排除其所在的市場(chǎng)為目的，這種完全排他性的、對(duì)抗性的、“有你無我”式的糾紛往往最終走上庭審。而在現(xiàn)實(shí)中，由于這樣的企業(yè)多為寡頭企業(yè)，實(shí)際這種情況發(fā)生的頻率不高。

除此之外，據(jù)王寧玲律師介紹，有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛名為訴訟，其本質(zhì)用意卻在于尋求合作。在王寧玲律師看來，知識(shí)產(chǎn)權(quán)利益沖突在多數(shù)情況下是一種競(jìng)爭性沖突，當(dāng)事人可以將競(jìng)爭關(guān)系轉(zhuǎn)化為合作關(guān)系，也就是通過促成當(dāng)事人之間的合作和雙贏來解決糾紛。這種糾紛一般可以理解為“你有，我也要有”的競(jìng)爭性沖突。因此，解決這種知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛往往采取變侵權(quán)訴訟為合法合作許可的方式。“在這種形勢(shì)下，知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛的雙方往往最容易達(dá)成和解。”王寧玲律師說。endprint

值得一提的是，王寧玲律師和朱韶斌律師特別指出，除了以上兩種目的不同的糾紛之外，近年來關(guān)于NPE的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟有快速增長趨勢(shì)。所謂NPE（Non-Practicing Entity），是指本身并不制造專利產(chǎn)品或者提供專利服務(wù)，而是從其他公司、研究機(jī)構(gòu)或個(gè)體發(fā)明人手上購買專利的所有權(quán)或使用權(quán)，然后專門通過專利訴訟賺取利潤的專業(yè)公司或團(tuán)體。“在這種情況下，對(duì)方往往以獲得侵權(quán)賠償為目的，往往能以和解收?qǐng)觥！蓖鯇幜崧蓭熣f。

由此可見，由于訴訟目的不同，訴訟主體不同，中國企業(yè)的應(yīng)對(duì)方式也應(yīng)該具有相應(yīng)的策略。王寧玲律師建議，在應(yīng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛時(shí)，中國企業(yè)應(yīng)該擺對(duì)自己的位置，看到對(duì)方真正的商業(yè)目的，并聯(lián)合律師采取相應(yīng)策略。

懂得借助律師的力量

王寧玲律師和朱韶斌律師告訴記者，應(yīng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，重點(diǎn)不在于被動(dòng)應(yīng)訴，而在于“防患于未然。”他們向企業(yè)諫言，在進(jìn)行一些商業(yè)動(dòng)作之前，企業(yè)高層就應(yīng)該具有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，認(rèn)識(shí)到潛在風(fēng)險(xiǎn)在哪里。

“企業(yè)在進(jìn)行產(chǎn)品立項(xiàng)、可行性分析的時(shí)候，就應(yīng)該咨詢相關(guān)律師，就產(chǎn)品的特點(diǎn)及銷售市場(chǎng)的相關(guān)法規(guī)做出調(diào)整決策，以避免日后知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛的發(fā)生。”朱韶斌律師說，“此時(shí)，來自律師的法律意見往往能指導(dǎo)研發(fā)，起到事半功倍的效果。”

兩位律師強(qiáng)調(diào)，即便企業(yè)真的在海外市場(chǎng)遭遇了知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，也不應(yīng)該因退縮而將市場(chǎng)拱手相讓。企業(yè)應(yīng)該擺脫對(duì)訴訟的恐懼心理，通過正當(dāng)途徑將問題解決。“在美國打官司往往并不像許多企業(yè)想象的那么困難，很多時(shí)候，通過律師解決糾紛，企業(yè)往往能以最低的代價(jià)達(dá)到商業(yè)目的。”王寧玲律師說。

在企業(yè)選擇律師事務(wù)所的時(shí)候，兩位律師建議，一定要選擇在業(yè)界有聲望的律師事務(wù)所，這樣的律師事務(wù)所往往具有高素質(zhì)的專業(yè)隊(duì)伍。“美國飛翰律師事務(wù)所是世界上最大的專門從事知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律服務(wù)的律師事務(wù)所之一，有30多位可以講中文的美國律師，熟知美國法律的現(xiàn)狀以及中國企業(yè)現(xiàn)狀。”王寧玲誠懇地說，“不僅如此，是否具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)也是企業(yè)選擇律師事務(wù)所的重要標(biāo)準(zhǔn)。在這一點(diǎn)上，飛翰律師事務(wù)所在實(shí)踐幫助過很多中國企業(yè)在美國成功地解決了知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛。不管企業(yè)大小，只要是對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)足夠重視的客戶，我們都非常愿意與其合作。”

王寧玲

王寧玲律師現(xiàn)任美國飛翰律師事務(wù)所駐上海代表處管理合伙人。其業(yè)務(wù)涉及專利申辦、出具法律意見、盡職調(diào)查、客戶咨詢、許可及專利訴訟，主要領(lǐng)域包括化學(xué)、化工、制藥、醫(yī)療設(shè)備、半導(dǎo)體材料以及納米技術(shù)。

王律師在為跨國公司及中國公司提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合管理法律意見、開展盡職調(diào)查、提供許可和商業(yè)秘密保護(hù)與維權(quán)服務(wù)等方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。她代理過多起美國國際貿(mào)易委員會(huì)（U.S. International Trade Commission，ITC）和美國地區(qū)法院的案件。王律師經(jīng)常在中國及國際會(huì)議和研討會(huì)上就專利相關(guān)議題進(jìn)行演講。她曾在中國人民大學(xué)法學(xué)院為研究生教授一門關(guān)于美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的課程，并在上海交通大學(xué)凱原法學(xué)院為研究生講授美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法并主持專利模擬法庭。她還擔(dān)任中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)法律課程項(xiàng)目教授。

朱韶斌

朱韶斌律師著重于美國地區(qū)法院的專利訴訟與美國國際貿(mào)易委員會(huì)337條款調(diào)查案、客戶咨詢以及專利申辦業(yè)務(wù)。其重點(diǎn)領(lǐng)域包括計(jì)算機(jī)軟件、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、電信、多媒體圖像處理、發(fā)光二極管和電子技術(shù)。朱律師參與專利訴訟的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括專利有效性和侵權(quán)分析、技術(shù)調(diào)查和取證、證人詢問、馬克曼聽證、訴訟文書撰寫、動(dòng)議聽證和審理，并處理過各階段的專利申請(qǐng)以及用于無效有爭議專利的授權(quán)后行政程序。朱律師經(jīng)常就美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟和申辦策略在中國進(jìn)行演講和授課。他在中國人民大學(xué)法學(xué)院和商學(xué)院為研究生教授關(guān)于美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法課程，還擔(dān)任中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)法律課程項(xiàng)目教授。endprint