淺析創造性判斷中的“整體”

王寶筠 / 北京集佳知識產權代理有限公司

一、引言

在進行相關討論之前，筆者愿意首先舉一個案例，以便說明筆者為何會做創造性判斷中有關“整體”評判的探討。

該案所涉及的是一種藥物，具體而言，其權利要求保護的主題是一種涂覆芯，該涂覆芯包括了能夠產生藥效的含藥核芯以及膜衣層，和一般的藥物相比，該涂覆芯的特別之處在于在含藥核芯中不含崩解劑，由此可以使得藥物溶解速率減緩，從而達到藥物持續長效釋放的特點；另一個特別之處則在于膜衣層的特定成分配比上，由于采用了特定的成分配比，因此可以使得藥物在到達腸道后半個小時就可以開始溶解釋放。

審查員找到了一篇對比文件1，并認為該對比文件1公開了本發明權利要求1中的部分特征，審查員認為：本發明和對比文件1相比具有區別特征（1）：本發明權利要求1中的含藥核芯不含崩解劑；還具有區別特征（2）：對比文件1中并沒有公開權利要求1中膜衣層特定成分配比。

針對這兩個區別特征，審查員重新確定本發明所要解決的技術問題是如何延緩緩釋制劑釋放時間。

審查員進一步認為，區別特征（1）屬于常用技術手段；而對于區別技術特征（2），審查員則認為本領域技術人員根據有限次實驗調整包衣成分含量從而達到不同的釋放效果也是本領域技術人員的常規技術手段。因此，審查員認為權利要求1不具有創造性。

對于該案，有觀點認為應該按照整體的方式來評價本發明的創造性，即，將對比文件和本發明分別作為一個整體來評價本發明是否具有創造性。本發明和對比文件1分別針對完全不同的目的，提出了不同的技術方案。在技術思路上二者有如此大的區別，因此，本發明和對比文件1相比具有創造性不言自明。

筆者認為，基于“整體”評判創造性的過程還可進一步充實。在闡述本發明具有創造性時，不能僅僅依據本發明和現有技術解決的技術問題、采用的手段存在很大差異，就得出本發明具有創造性的結論，還可以結合“整體”進行進一步細化的分析。

二、筆者對于“整體”的認識

（一）針對“整體”的第一點認識

在創造性判斷中，作為現有技術整體的一部分，該現有技術所要解決的問題也是創造性判斷的依據之一。

1、理論依據：

上述觀點的理論依據很容易找到。在《審查指南》就三步法的論述中，提到第（3）步進行“是否顯而易見”的判斷時，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示。

筆者認為，此處的“整體”指的是：在利用現有技術評述是否具有得到本發明的啟示時，不僅應當考慮現有技術所公開的技術手段，也應將現有技術所要解決的問題作為現有技術整體的一部分，來分析本領域技術人員是否難以通過相結合的方式得到本發明的技術方案。這樣，才是考慮了現有技術整體上是否存在某種啟示。

2、結合本案的分析：

在本案中，筆者認為對比文件1所要解決的問題是“滯后啟動”、“快速釋放”，該問題所給出的是和本發明所要實現的“及早啟動”、“持續釋放”完全相反的技術啟示，在該相反技術啟示下，本領域技術人員難以想到將對比文件1和其他慣用技術手段相結合得到本發明的技術方案，因此，本發明是具有創造性的。

（二）針對“整體”的第二點認識

1、觀點：

對于本發明中存在關聯關系的技術特征，在創造性判斷中應該被視為一個整體評價對象，不應人為的將這些特征割裂開來進行分析。在進行現有技術有無啟示的分析時，應該判斷在一個現有技術中是否存在對于該整體評價對象的技術啟示，這樣才能不忽略、不抹殺本發明多個技術手段間的關聯性所對應的創造性勞動，正確的做出的判斷。而哪些特征存在關聯關系，可以根據本發明申請文件所要解決的技術問題、達到的技術效果來加以確定。

2、理論依據：

在創造性判斷中，將本發明存在關聯關系的不同技術特征作為一個整體，似乎并無明文規定。但基于《審查指南》中兩處有關“整體”的記載卻可以得出上述結論。

（1）理論依據一：

在《審查指南》就審查創造性時應當注意的問題中，提及“創造性的判斷，應當針對權利要求限定的技術方案整體進行評價，即評價技術方案是否具備創造性，而不是評價某一技術特征是否具備創造性。”這里，從正面的角度要求應該針對本發明的技術方案要從整體進行評價。但如何評價本發明的方案就是整體評價了呢？筆者認為，這里的整體一方面指的是本發明權利要求中的各個特征均是創造性的評判對象，評判創造性時不能只討論其中的某一個；另一方面，這里的整體也指的是從整體的視角來審視本發明的技術方案，在評價創造性時，既要認識到技術特征本身的存在，也應承認技術特征間所存在的關聯關系。

（2）理論依據二：

對于技術特征間存在關聯關系以及如何加以確定，也可以在《審查指南》就創造性的審查原則的規定中，找到相應的理論指引。

在審查原則的規定中提到：在評價發明是否具備創造性時，審查員不僅要考慮發明的技術方案本身，而且還要考慮發明所屬技術領域、所解決的技術問題和所產生的技術效果，將發明作為一個整體看待。

對于將技術問題、技術效果和技術方案一并加以考慮，筆者認為不僅僅是要一并考慮這些因素，更是要從技術問題、技術效果的視角去理解本發明的技術方案，這樣才是所謂的將發明作為一個整體來看待。由于一個技術問題通常對應一個發明構思，一個發明構思又往往對應一套解決手段，即多個技術特征，因此，在發明構思不可拆分的情況下，也不應該將形成該發明構思的多個技術特征拆分開來加以討論。由此，在以技術問題的視角去理解技術方案的情況下，多個技術特征間的關聯關系就會體現出來并能夠基于技術問題被加以確定。

3、如何判斷具有關聯關系的特征

從廣義來說，一個方案中的各個特征之間都是存在關聯關系的，我們這里所討論的關聯關系，并非是這種廣義的關聯關系，而指的是不同特征之間必須相互依存的關聯關系。判斷此種相互依存的關聯關系有兩種方式，分別是：

（1）從特征組合后的效果來加以判斷

對于多個特征，如果其組合后所帶來的效果不再等于（一般是大于）其各自效果的總和時，那么，可以判斷得出這些特征應當屬于具有依存的關聯關系的特征，在評價創造性時，這些特征應當被視作一個整體來加以評價。通俗來說，就是兩個特征從效果上來說出現了1+1>2的情況，那么，這兩個特征就不能單獨被加以評價，而是應該被視為一個整體來被評價。

（2）從本發明的特定場景來加以判斷

如果在原始申請文件中提及了特定場景下的需求，且從該場景出發又能確認如果對該需求進行進一步的拆分是有悖于該特定場景的，那么，可以確認該需求，也就是本發明所要解決的技術問題是不可進一步拆分的。在要解決的技術問題是不可拆分的情況下，也就不適宜再對解決該問題的各個技術特征再拆分開來，并分別加以評價。由此，在特定場景下針對技術問題不可拆分時，與之對應的多個技術特征也應被視為一個整體來加以評價。

三、針對“整體”評價的一些疑惑及解答

1、疑問一：是不是本發明所要解決的問題只能被視作是一個整體的問題，進而解決該問題的各個區別特征均不能割裂開來加以分析呢？

其實并不是這樣的。對于根據三步法所確定的本發明實際要解決的技術問題，其實是很有可能包括多個方面的內容的，這樣的問題并非嚴格的不可進一步拆分，而是應該結合申請文件的記載內容來加以區別對待。如果結合原始申請文件的記載，發現技術問題的多個方面是存在關聯關系，或者說是存在必須的相互依存關系，那么，此時該技術問題就應該是一個技術問題，而不應該再做拆分。

但是，如果根據申請文件的記載，能夠確認該技術問題中的多個方面是各自獨立的不同方面，即相互之間并不存在依存關系，則該技術問題應被視作多個技術問題的集合，而不是一個技術問題。此時，針對該技術問題不同方面的各個技術特征，就不存在所謂的關聯關系，因此是可以被拆分開來加以分別評價的。例如，結合申請文件的記載，發現本發明所要解決的問題中，解決數據讀取速度慢和解決網絡安全性差是沒有關聯關系且可以獨立存在的。那么，本發明所實際解決的其實是兩個問題，這時，針對這兩個問題的相應技術手段就可以分別作為獨立的特征被分別加以評價，不應將這些特征作為一個整體來進行評價。

2、疑問二：如果說技術啟示也應是整體的，那是不是采用三篇及以上對比文件來評價創造性就一定無法否定本發明具有創造性？從帶來技術啟示的角度講，怎樣理解D1+D2+公知常識或D1+D2+D3破壞本發明創造性這樣的評價方式？

如前面論述過的，如果本發明相對于對比文件1的多個區別特征之間并無關聯關系，那么，是可以分別利用不同的對比文件或公知常識來對這些特征加以評價的。在現有技術存在多個技術啟示的情況下，是可以通過將這些啟示進行組合的方式得到本發明技術方案，并進而確定本發明不具有創造性的。因此，并不是說要求現有技術給出整體技術啟示，就認為采用三篇或以上的對比文件不能評價得出本發明不具有創造性。