外觀設計專利侵權判定模式的比較與選擇

馬云鵬 / 北京市第二中級人民法院 清華大學

縱觀世界主流國家和地區(qū)，其在外觀設計侵權判定問題上所采取的模式按照出現的時間順序主要有幾種：混淆模式、創(chuàng)新模式和整體視覺效果模式。

一、混淆模式：日漸衰落的主流

混淆模式起源于美國，也叫普通觀察者檢測法，美國聯(lián)邦最高法院早在1871年的Gorham中就指出，“判斷被控侵權產品的外觀與專利產品是否相同，不是從一個專家的眼光來看，而是應當從一個普通觀察者的眼光來看。在具有購買者通常所具備觀察力的普通觀察者者眼中，兩項設計實質上相同，如果這種相似欺騙了上述觀察者，導致他將購買的被控侵權產品誤認為專利產品，則可以認定侵權的成立。”1. 參見Gorham Co v. White. (14 wall.) 511 (1872)

早在1999 年，最高人民法院即以《公報》的形式，在富士寶家用電器有限公司訴家樂仕電器有限公司外觀設計侵權案件中，確立了混淆模式適用的可能性，本案中，最高院指出，“侵權產品與原告專利產品的外觀區(qū)別在整體上并不顯著，容易使普通消費者在視覺上產生混淆，應該被認定為相近似，構成侵權。”這種觀點反應在之后的《關于審理專利侵權糾紛案件若干問題的規(guī)定會議紀要稿》（2003 年10 月）中，該稿第24 條第1款規(guī)定“人民法院在判斷近似外觀設計時，應當以一般消費者施以一般注意力是否容易混淆為準。”對此，有學者解釋認為，外觀設計專利保護的目的，在于防止不正當的競爭，防止抄襲、仿冒行為的發(fā)生，這就要求生產者在設計其產品的外觀時，應當盡量與其他生產者的產品的外觀區(qū)別開來，使消費者不致混淆、誤認、誤購。【1】

“混淆標準”中的“混淆”，讓很多學者將它和商標法意義上的混淆聯(lián)系起來。在這些學者看來，“混淆標準”誤將外觀設計立法等同于商標立法，是不能接受的。在筆者看來，此類批評意見可能過于執(zhí)著于“混淆”在商標法下的字面含義，從而得出“混淆標準”違背外觀設計立法目的的結論。其實，在外觀設計保護的語境下，“混淆”不過是外觀設計方案相同或近似的習慣或者不準確說法而已。很少有案例表明，法院在認定外觀設計混淆時，單純是因為消費者對產品的來源（制造者）發(fā)生誤認。

此外，盡管目前國際上對外觀設計采取的保護模式并不統(tǒng)一，但無論是采用專利法的保護、版權保護、抑或二者的雙重保護，其所保護的都是人類在知識領域的創(chuàng)新活動，并沒有一個國家或組織將其歸在商標或地理標識這類鑒別性功能的保護范疇。

也許正是意識到了上述問題，我國2009 年修改后的《專利法》排除了“對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計”的可專利性，2. 參見《專利法》第25 條第6 項。意在明晰外觀設計專利與商標之間的區(qū)別，“主要起標識作用的平面印刷品用于讓消費者識別被裝入的商品或者被附著的產品的來源或者生產者，而不是（像外觀設計那樣）用于使被裝入的商品外觀或者被附著的產品外觀本身‘富有美感’而吸引消費者。”【2】

二、創(chuàng)新模式：無法回避的爭議

創(chuàng)新模式吸收了“新穎點測試”標準的精髓，有學者總結認為，在該模式下，只要被控侵權產品包含了專利設計中一般消費者在正常狀態(tài)下能夠看到的裝飾性創(chuàng)新內容，即為近似外觀設計，也即構成侵權；反之，即為既不相同也不近似外觀設計，也即不構成侵權。【3】

既然是為了彌補混淆模式的不足之處而出現的，創(chuàng)新模式的應用自然有其自身的合理性和優(yōu)勢：

（一）符合外觀設計的保護宗旨。

我國《專利法》第一條開宗明義的強調道，“為提高創(chuàng)新能力，...，制定本法”，其目的之一是保護和鼓勵技術的創(chuàng)新和進步。此外，修訂后的《專利法》在授權標準中引入創(chuàng)造性標準的做法，也表明立法部門對于上述目的的認可。也就是說，在當前的法律框架下，對于侵權判定問題，將外觀設計專利保護的立足點放在對外觀設計創(chuàng)新活動的保護上，較之于混淆標準中將其定位為產品來源起到標志性作用的鑒別功能而言，更符合專利法體系一致性的要求。

具體到判斷一件被控侵權產品是否構成侵權時，應當以該項外觀設計是否包含有能引起一定群體消費者注意和喜愛的設計創(chuàng)新內容，以及被控侵權產品的外觀設計中，是否包含有該外觀設計專利所作出的能引起一定群體消費者注意和喜愛的設計創(chuàng)新內容作為判斷原則。【4】

（二）有利于降低侵權判定的模糊性

外觀設計專利侵權判定一直是困擾司法實踐的重點問題：一方面，客觀、公正的結果是司法審判追求的價值目標；另一方面，對于外觀設計保護而言，由于視覺效果的異同很難用客觀標準來統(tǒng)一，導致外觀設計判斷的主觀性較強，而主觀性太強的標準難以起到作為裁決依據和行為準則的作用。

基于上述原因，法官和學者都開始致力于判斷標準的客觀化，而創(chuàng)新模式的應用，無論是對于權利范圍的解釋，還是具體的侵權比對，都能起到一定的作用：

1、外觀設計保護范圍解釋的準確化。2008 年修改后的《專利法》不僅規(guī)定簡要說明是外觀設計專利申請的必要文件，而且規(guī)定在確定外觀設計專利權的保護范圍時，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。對此，專利行政審查部門給出的解釋是，“外觀設計專利要素包括形狀、圖案及其結合以及色彩與形狀、圖案的結合，通過視圖把這些要素及其結合表達出來，體現的是一種視覺特征，通過簡要說明將產品的設計特征表達出來，有助于對圖片或者照片的正確理解和細化，起到了具體說明的作用”。【5】

2、侵權判定過程的清晰化。在創(chuàng)新模式的引導下，我們很容易建立一套外觀設計專利侵權判定的“標準化流程”：根據1 確定外觀設計專利中的設計要點—檢驗被控侵權產品中是否包含上述設計要點—，若缺少外觀設計專利中包含的設計要點則不構成侵權。

我國司法實踐中已出現了類似的案例，例如，河南省高級人民法院在宋文周案中指出，“只有被控侵權產品的外觀設計中包含有設計要點中所聲明的部分，且這些部分與專利照片中表示出的相同或相似，才能認定為侵權；相反，若被控侵權產品的外觀設計中未包含有設計要點的一部分，或者這些部分與專利照片中表示出的不相同或者不相似，則不能認定為侵權”。3. 參見2008 豫法民三終字第8 號判決。山東省高級人民法院在廣東興發(fā)集團有限公司案中認為，“區(qū)別于專利申請日以前現有設計的創(chuàng)新設計作為外觀設計專利的保護范圍，案中外觀設計專利的創(chuàng)新設計有四點，而被控侵權產品在四點上均與專利不同，因此不構成侵權。”4. 參見2008 魯民三終字第74 號判決。

只要被控侵權產品包含了專利設計中一般消費者在正常狀態(tài)下能夠看到的裝飾性創(chuàng)新內容，即為近似外觀設計，也即構成侵權；反之，即為既不相同也不近似外觀設計，也即不構成侵權。

固然，在創(chuàng)新模式下，對于那些因明顯不會導致混淆、誤認，從而不會導致侵權的設計，我們可以通過檢驗其對于專利設計創(chuàng)新點的采用，來準確判斷是否落入專利權保護范圍，從而加強對于創(chuàng)新設計的保護力度。但如果只進行專利產品與被控侵權產品的相應部分的純粹創(chuàng)新點比較，僅僅將創(chuàng)新點作為保護的對象，完全脫離視覺觀察的范疇，則會不合理的擴大外觀設計專利的保護范圍。因為創(chuàng)新點往往反應在外觀設計產品的部分地方，如果只對創(chuàng)新點進行對比，會在實質上產生僅保護局部設計的結果。

相反，從權利人的角度考慮，越新穎的的外觀設計會被確認有越多的創(chuàng)新點，當專利外觀設計中有幾個不同的設計特征被認為是創(chuàng)新點時，如果包括所有的創(chuàng)新點才能認定侵權，則會使創(chuàng)新點越多的設計越難以保護。【6】這個問題題最終在2008 年Egyptian 案中凸顯出來。5. 參見Egyptian Goddess Inc. v. Swisa, Inc. 543 F.3d665 (2008)。本案中，CAFC 首次棄用了“新穎點測試”標準，并就新穎點測試法在一些案件中可能存在的弊端給出了解釋，“采用新穎點標準容易使判斷者將其注意力集中在授權外觀設計的個別設計特征上，而不是集中在更為恰當的判斷上，也就是被控侵權產品作為一個整體是否抄襲了授權外觀設計的設計方案。此外，授權外觀設計的創(chuàng)新程度越高，其與現有設計之間的區(qū)別點也就越多，本來應當得到更為有效的專利保護，然而采用新穎點標準的結果卻會是被控侵權人獲得更多的爭辯機會，因為其更容易抗辯侵權產品沒有逐一采用授權外觀設計的這些新穎點。”

三、整體視效模式：折中的選擇

或許是意識到了混淆模式的不足，我國在2004 年修改《審查指南》時在原有的混淆標準中加入了“顯著影響”的因素，即：

如果一般消費者經過對被比外觀設計與在先外觀設計的整體觀察可以看出，二者的差別對于產品的整體視覺效果不具有顯著的影響，則被比外觀設計與在先外觀設計相近似；否則，兩者既不相同，也不相近似。

同時亦闡明了其與先前混淆模式的關系：

如果一般消費者會將被比外觀設計與在先外觀設計誤認、混同，則二者的差別對于產品的整體視覺效果顯然不具有顯著的影響。但是，僅僅根據兩項外觀設計不會導致一般消費者誤認、混同并不必然得出二者的差別對于產品的整體視覺效果具有顯著的影響的結論。

在入選2010 年《最高人民法院知識產權案件年度報告》的國家知識產權局專利復審委員會、浙江今飛機械集團有限公司與浙江萬豐摩輪有限公司專利無效行政糾紛案中，一審法院和二審法院均認為，“摩托車車輪均為輪輞、輻條和輪轂組成，受其所設定功能的限制，外觀變化的空間均為有限，因此，上述區(qū)別在設計空間有限的車輪產品上已經對整體視覺效果產生顯著影響。”6. 參見北京市第一中級人民法院2009 一中知行初字第2556 號行政判決書；北京市高級人民法院2010 高行終字第448 號行政判決書。最高人民法院則認為，“在摩托車車輪領域，摩托車輻條的設計只要符合受力平衡的要求，仍可以有各種各樣的形狀，存在較大的設計空間，二者區(qū)別對整體視覺效果的作用較小，涉案專利與在先設計構成相近似的外觀設計。”7. 參見最高人民法院2010 行提字第5 號行政判決書。

四、外觀設計專利侵權判定中需要注意的問題

在筆者看來，目前外觀設計侵權判定領域面臨最大的問題并非是沒有可供使用的理論模式，而是缺乏對于這些理論一致的認識，司法裁判者在實踐中對不同模式把握也不盡相同，因此，如何正確理解這些模式，建立統(tǒng)一的規(guī)范是司法實踐的當務之急。

（一）肯定不同模式存在的合理性

任何一種理論的產生和應用都必然有其合理的原因，在外觀設計侵權判定領域，無論是出現最早的混淆模式及由其衍生出的整體視覺效果模式，還是近年來備受爭議的創(chuàng)新模式，其之所以有在具體的司法實踐中應用的先例，意味著有其存在的理論基礎：整體視覺效果模式側重于保護外觀設計的藝術美感性，而創(chuàng)新模式則更關注外觀設計中的實用功能點。但正如前文所述，外觀設計兼具藝術美學與實用功能的雙重特性，兩種模式均忽略了這種特性，若在實踐中單一適用某種模式，必然會在一些案件中得出不合理的結論。

如果一般消費者會將被比外觀設計與在先外觀設計誤認、混同，則二者的差別對于產品的整體視覺效果顯然不具有顯著的影響。

從另一個角度看，對外觀設計近似性判斷僅僅是侵權判定的一個步驟，無論采用哪種方法，都是為了得出是否侵權的結論。【7】在這個意義上，可以說采用哪種對比方法只是做出侵權判斷的一種手段，應當允許通過不同的手段得出是否侵權的結論。 而且實踐中，混淆模式和創(chuàng)新模式也并不總是相互矛盾，很多情況下都是一致的，例如，在溫州市三星密碼箱廠訴溫州市伊德箱包有限公司侵犯外觀設計專利權糾紛案中，法院指出“綜合以上對比，可以認定伊德箱包公司在箱包中使用的被控侵權型材，并未使用三星密碼箱廠外觀設計專利中富有美感的新設計要素，以購買箱包的普通消費者的審美觀察能力，可以判斷與專利設計不相近似，不構成侵權。”8. 參見溫州市中級人民法院2003 溫經初字第52 號。即在裁判理由中一方面認為整體上不近似，另一方面認為并沒有抄襲專利外觀設計的新穎點，從而得出不侵權的結論。

（二）合理協(xié)調不同模式之間的關系

在承認了兩種模式存在的合理性之后，如何把握二者的關系則成了實踐中面臨的問題，結合國外已有經驗，筆者認為目前我國應在堅持整體視覺效果模式的框架下，積極探索創(chuàng)新模式適用的方法：

1、整體視覺效果模式的地位。作為混淆模式的改良，整體視覺效果模式雖然在本質上延續(xù)了混淆模式的精髓，但其畢竟意圖克服混淆模式下可能導致的不客觀、不合理的判定結論，與僵硬的混淆、誤認標準相比顯得更加靈活，給法官留出了較為充分的說理空間。同時，雖然仍基于整體視覺效果來進行判斷，但其畢竟承認了區(qū)別于現有設計的設計要點在侵權判定中有著更為突出的作用，并且以綜合判斷的形式納入比對范圍，這也彌補了混淆模式最大的弊端。

2、創(chuàng)新模式的作用。從上文的分析來看，以保護創(chuàng)新內容為要旨的創(chuàng)新模式最初是為了解決混淆模式遭遇的困境而出現的，美國法院也認為，新穎點法的適用是為了避免概念化認識外觀設計的整體而無視區(qū)別于現有設計的獨有特征。9. 參見Sun Hill v. Easter, 48 F. 3d 1193; 33 U.S.P.Q.2D(BNA) 1925.在這樣的背景下，創(chuàng)新模式的提出更多的是為了修正原有判定方法的不足，起到的只是一種輔助性的功能，美國曾經在相當長一段時期內將其視為一種獨立的判斷方法，這種做法在Egyptian 中得以修正，CAFC 指出：

檢查專利設計的新穎性特征是對比專利設計與被控設計和在先設計的重要組成部分。但是這種設計間的對比,包括檢查任何新穎性特征,必須作為普通觀察者法的一部分進行,不能作為僅僅適用于訴訟程序、聚焦于特定新穎點的獨立方法的一部分進行。

從我國的立法目的來看，《專利法》除了要“保護權利人的合法權益，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，推動發(fā)明創(chuàng)造的運用，提高創(chuàng)新能力”之外，還為了“促進科學技術進步和經濟社會發(fā)展”。可見，在對外觀設計的保護過程中，既要保護專利權人發(fā)明創(chuàng)造的積極性，也要充分考慮廣大消費者和社會公共利益。【7】與此相應的，最高人民法院在《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》的第11 條有關外觀設計侵權判定方法的規(guī)定中，也明確指出了二者的地位，即“以外觀設計的整體視覺效果”進行綜合判斷，同時確認“區(qū)別于現有設計的設計特征相對于授權外觀設計的其他設計特征”對整體視覺效果更具有影響。

3、設計要點的利用。那么，如何看待新穎點在外觀設計侵權判定中的作用呢？需要注意的是，雖然Egyptian 案拋棄了“新穎點”法，但沒有拋棄“新穎點”法的核心，CAFC 在判決中指出：

我們對于新穎點檢測的拒絕并不意味著專利設計與在先設計之間的區(qū)別是無關的。相反，對于專利設計新穎特征的審查時將其與被控侵權設計及在先設計對比的重要組成部分。但是包括任何新穎性特征在內的比對均必須作為普通觀察者法的一部分來進行，而非是針對僅在訴訟中涉及到的新穎點進行檢測的獨立程序。

CAFC 反復強調在使用普通觀察者法時要考慮在先設計，這與同時使用兩種獨立的侵權判斷方法時的普通觀察者法有明顯的區(qū)別。也就是說，盡管在Egyptian 中CAFC 僅僅使用了普通觀察者法，但這時的普通觀察者法的內涵發(fā)生了變化，是滲入了在先設計的帶有客觀性特征的主觀判斷方法。【8】

因此，就我國專利法中所規(guī)定的設計要點而言，一方面，我們要承認其作用，在司法實踐中通過審查權利人的簡要說明，結合事實調查來初步確定需要進行著重比對的創(chuàng)新點；另一方面，在被控侵權設計僅使用了部分創(chuàng)新點的情形下，要避免美國之前將新穎點全部審查比對的僵硬規(guī)則，靈活認定其對于整體視覺效果的影響，而不作為判定侵權的直接依據。10. 設計要點并不直接決定外觀設計權利的保護范圍。參見鐘華：《試析外觀設計簡要說明在專利確權和侵權認定中的作用》，載于《中國專利與商標》，2010 年第3 期。在株式會社普利司通，最高人民法院就外觀設計侵權判定進行了靈活的分析，“判斷被控侵權產品的設計是否落入外觀設計專利的保護范圍，應當基于外觀設計產品的一般消費者的知識水平和認知能力，對二者的整體視覺效果進行綜合判斷，…，找出外觀設計專利與慣常設計或者常用設計手法的區(qū)別點，考慮這些區(qū)別點對整體視覺效果的影響，在此基礎上再運用整體觀察、綜合判斷的方法對二者的整體視覺效果進行比較。”

（三）統(tǒng)一裁判的標準，強化裁判文書的說理

盡管司法解釋已經就外觀設計侵權判定的主體，侵權判定所應適用-的模式做出了規(guī)定，但并未給出侵權判定方法和步驟的具體意見，從筆者調研的司法判例來看，大致存在幾個問題：

1、缺乏說明判斷的過程。詳細的說理是一份裁判文書中最為關鍵的部分，也會對人們關于某項權利的認知產生重要的影響。由于我國專利法修改之前并無對于設計要點的強制性規(guī)定，加上各地法院的業(yè)務水平參差不齊，很多判例經常引用“整體觀察、綜合判斷”的概括性話語，專利設計與被控侵權設計是否相同或近似直接得出結論，缺乏對于二者的對比。顯得裁判主觀性過強，容易導致當事人及社會公眾對于判決的質疑。

2、缺乏統(tǒng)一的規(guī)范標準。我國司法實踐長期借鑒《審查指南》的規(guī)定，但又無明確的規(guī)范，加上《審查指南》幾經修改，關于外觀設計的規(guī)定較為零散，不同法院在借鑒上可能存在不同的側重，如“設計要點”、“設計要部”、“設計風格”、“設計特征”等概念相近但又不完全相同的用語出現在不同的判決中，判斷方法更是大相徑庭，除了常見的整體觀察、綜合判斷外，對于要部判斷、隔離判斷等的理解也經常不一致，這些都有損司法裁判權威和公正的形象。

這些狀況在最高人民法院2009 年《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》頒布之后得到了一些緩解，本文開篇時曾提到，司法實踐也在努力提供一個較為統(tǒng)一細致的外觀設計侵權判定模式。當然，這也意味著今后法院在審理該類案件時需要花費更多的實踐，也需要當事人有較高的業(yè)務水平。

【1】程永順. 淺議外觀設計的侵權判定【J】. 知識產權, 2004(3).

【2】國家知識產權局條法司. 《專利法》第三次修改導讀【M】. 北京: 知識產權出版社, 2009:56.

【3】蔣志培. 中國知識產權司法保護【M】. 北京: 中國傳媒大學出版社, 2008:159.

【4】吳觀樂. 試論外觀設計專利保護的立足點【J】. 知識產權, 2004(1).

【5】林笑躍. 劉稚. 外觀設計制度的完善【R】. 國家知識產權局條法司. 專利法實施細則修改專題研究報告（上卷）【R】.北京: 知識產權出版社, 2008:519.

【6】閆文軍. 胡云秋. 外觀設計專利侵權判斷標準探討—以創(chuàng)新點對外觀設計侵權判斷的影響為中心【J】. 中國社會科學院知識產權中心.外觀設計相關法律問題研討會論文集【G】. 2012

【7】陳英. 歐修平. 外觀設計的近似性判斷【J】. 人民司法, 2011(17).

【8】董紅海. 陸準. 美國外觀設計專利侵權判斷方法的最新發(fā)展—簡評Egyptian Goddess 案【J】. 人民司法, 2009(7).