標準必要專利訴訟引發的思考FRAND原則與禁令

史少華 / 工信部電子知識產權中心

標準必要專利訴訟引發的思考FRAND原則與禁令

史少華 / 工信部電子知識產權中心

隨著技術創新速度加快，全球經濟一體化程度加深，標準和專利作為技術推廣的重要手段，不可避免的結合在一起，特別是在信息產業與通信產業領域。近年來，隨著信息技術與通信技術的深度融合、移動互聯網的發展，以及智能終端設備的普及，越來越多的傳統IT企業進軍到通信領域。隨著市場競爭加劇，全球主要跨國公司之間因標準必要專利引發的訴訟大戰，再次讓標準中的專利問題成為全球討論的熱點。如：美國蘋果公司與韓國三星公司之間的專利大戰幾乎打遍全球主要市場；美國微軟公司與摩托羅拉公司之間就標準必要專利許可使用費糾紛在美國法院打的不可開交；HTC公司與美國蘋果公司之間就標準必要專利的使用費糾紛通過訴訟達成和解；我國兩大通信企業華為公司與中興通訊就標準必要專利侵權在海外市場展開互訴；華為就標準必要專利使用費費率在深圳市中級人民法院起訴美國IDC公司等。。

這些因標準必要專利引發的訴訟主要圍繞著兩個問題，一是按照公平合理無歧視（FRAND）原則許可標準必要專利；另一個是標準必要專利的禁令救濟。國際上許多機構對這兩個問題進行了積極思考與熱烈討論，并發布了許多文件，如：2013年1月8日，美國司法部和專利商標局聯合發布的《關于F/RAND原則標準必要專利救濟方式的政策聲明》；2013年4月25日，華盛頓州西區聯邦法院Robart法官在微軟與摩托羅拉案件判決書中談到的與F/RAND原則有關的參考因素；2013年8月3日，美國總統行政辦公室美國貿易代表發布了推翻美國國際貿易委員會（ITC）授予韓國三星公司對美國蘋果公司某些電子設備實施“排除令”的決議；歐洲電信標準化協會（ETSI）內部關于知識產權政策改革的討論等；2013年4月，深圳市中級人民法院葉若思、祝建軍、陳文全聯合在《電子知識產權雜志》發表的《標準必要專利使用費糾紛中FRAND規則的司法適用——評華為公司訴美國IDC公司標準必要專利使用費糾紛案》文章等。這些資料為推動司法機構、行政執法單位、標準化組織以及產業界進一步解決這兩個問題提供了重要參考。

一、關于FRAND許可原則的討論

當標準化組織在制定某些標準時，部分或全部標準草案由于技術上或商業上沒有其他可替代方案，無可避免的要涉及到專利或專利申請。當這樣的標準草案成為正式標準后，實施該標準時必然要涉及到其中含有的專利技術，這就是所謂的“標準必要專利”（standards-essential patents，SEP）。國際上的主要標準化組織紛紛通過制定各自的知識產權政策，盡可能鼓勵成員披露標準中涉及到的必要專利，并在長期的實踐博弈中形成了“公平、合理無歧視”（Fair, Reasonable and Non-discriminatory, FRAND）的許可原則，來平衡專利權人和標準實施者（潛在被許可人）的利益。

標準化組織成員在制定標準時承諾，如果標準中含有自己的專利，將按照FRAND原則向標準實施者收取專利許可費用。具體許可費用和許可費率，在標準發布后由專利權人與標準實施者單獨談判確定，標準化組織不參與其中。FRAND原則是各大標準化組織知識產權政策中本組織成員單位需要履行的許可義務之一。FRAND原則本身沒有準確定義， “公平合理無歧視”含義模糊不清缺乏有效判斷標準，一直以來標準必要專利權人和標準實施者在FRAND原則的指導下，通過具體許可談判達成一致。

近年來所發生的標準必要專利訴訟中，FRAND許可原則成為爭議焦點，從而引發標準各相關方重新審視FRAND原則，并積極尋找完善措施。目前，關于FRAND原則主要討論的內容有：

1. FRAND許可承諾是否具有合同性質

FRAND許可義務是標準化組織知識產權政策的重要內容，標準必要專利權人做出FRAND許可承諾，意味著專利所有者將根據公平、合理和無歧視條件來許可標準實施者使用該專利。那么是否可以將FRAND許可承諾理解為一種事實上的合同關系呢？目前各方對此存在一些異議。

一種觀點認為，專利權人加入標準化組織并做出FRAND許可承諾，這本身并不意味著，在標準必要專利權人和標準實施者之間創設任何許可合同。FRAND許可承諾，只表明專利權人愿意與標準實施者即被許可人通過談判的方式，最后達成正式的許可合同。專利許可合同本身需要考慮的因素非常多，需要許可方與被許可方共同協商達成一致，若FRAND許可承諾本身就是一個合同的話，太過簡單模糊，無法保障合同雙方的利益。因此認為，FRAND許可承諾只是一種許可意愿的表達，而非合同性質。深圳市中級人民法院審理華為和IDC案件的法官認為，FRAND許可承諾不宜理解為標準必要權利人與標準實施者之間已經成立合同關系。

另一種觀點則認為，專利權人做出FRAND承諾，就表明其授權簽字被許可人實施期專利，雙方之間已形成實質上的專利實施許可合同關系，關于許可費率等細節問題，則是合同履行過程中應協商確定的問題。在雙方無法達成一致的情況下，應根據合同法的規定通過協商補充，不能達成補充協議的，按照合同有關條款或者交易習慣確定。

2. FRAND許可費率

FRAND原則的核心問題是許可費率，即確定公平合理無歧視的許可費率。理想狀態的FRAND許可費率是綜合考慮了標準必要專利價值、產品利潤貢獻率、市場貢獻率、專利研發成本等因素后，量化出一個費率。但實際要計算出這樣一個FRAND許可費率非常復雜，基本不可行。在2006年前后，ETSI曾試圖通過規定一個封頂許可費率來量化FRAND原則，但考慮到此舉可能違反《反壟斷法》，加上各相關方無法達成共識，最后不了了之。

另外，許可方與被許可方都希望FRAND許可費率能夠符合各自利益。一方面被許可方希望費率能夠盡可能的低；另一方面許可方希望通過將自己的專利技術貢獻到標準中去，以此獲得一個比較合理的回報，彌補研發成本與風險。但是近年來的訴訟中，許可人與被許可人對于“公平合理無歧視”許可費率的理解上存在巨大分歧，無法在談判中達成一致意見。例如，在微軟訴摩托羅拉的案子中，關于微軟的游戲機“Xbox”等產品中采用的H.264視頻和802.11無線標準相關專利，摩托羅拉要求微軟每年支付高達40億美元的使用費，而西雅圖地區法院認為，微軟應向摩托羅拉支付的專利使用費應為每年180萬美元。

這些訴訟的裁決為FRAND許可費率的談判和判斷提供了重要的參考依據。華盛頓州西區聯邦法院Robart法官在微軟與摩托羅拉案件的判決書中提到，在標準必要專利許可談判中，標準必要專利在FRAND許可承諾下，應當符合下列四個基本經濟原則：

（1）FRAND許可費應有助于該標準的推廣；

（2）決定FRAND許可費的方法應盡量減少阻止該標準推廣的風險，即“專利挾持”（Patent Hold-Up）風險，還要考慮到今后可能出現的其他標準必要專利的專利費累加問題（Royalty Stacking）；

（3）FRAND許可費應保證專利權人在其IP方面的投資獲得合理回報；

（4）FRAND許可費應當限制在基于該專利技術經濟價值的合理許可費用，而不應考慮該專利被納入標準后的經濟增值部分。

Robart法官在Georgia Pacific因素的基礎上，提出了確定FRAND許可費率應考慮的因素，包括：

（1）已有的授權協議，如果雙方在談判和簽署該協議時，很清楚的了解FRAND的義務和專利池，這會幫助對假設的、關于標準必要專利許可談判的理解；

（2）被授權人已支付的、相似專利的專利許可費（如有）；

（3）限制在基于該專利技術經濟價值的合理授權費用（不考慮該專利被包括進標準的經濟價值）；

（4）其他可替換的、當時可能寫進該標準的技術；

（5）該標準和實施該標準產品的總的專利和授權環境。這會幫助法庭考慮假設的授權談判中的專利費累加問題（“Royalty Stacking”）；

（6）關于“不歧視”原則，要考慮兩個因素：對授權對象來說，專利費應合理；對所有人或單位來說,專利費應大概一致。

深圳市中級人民法院的法官認為,FRAND許可費率的合理性，至少應該考慮以下兩個因素：一是專利許可使用費不應超過產品,例如按一定比例范圍，對許可使用費應進行總量控制；二是標準必要專利權人不能因專利被納入標準而獲得額外的利益。

此外，關于FRAND許可費率存在的討論還有：

（1）統一費率與差別費率

在全球范圍內實施統一的許可費率，是依據公平合理無歧視，還是應該根據各個國家的經濟發展水平、司法判決經驗與習慣、專利權人當地的專利數量與質量等因素實行差別費率。

（2）許可費率計價基礎原則上，專利權人既可以向零部件廠商收費，也可以向整機廠商收費。但是考慮到零部件產品價格遠遠低于整機價格，同樣的許可費率獲得的許可費收入大不相同，以及企業自身商業策略、產業鏈分工合作等因素，絕大多數專利權人收取許可費率的計價基礎多為最終產品。現在有企業提出，FRAND許可費率應該是以實施標準的“最小可銷售單元”為計價基礎，而不是最終產品。例如，某通信標準與芯片有關而非手機整機，則標準必要專利權人在依據FRAND原則收取許可費的時候，應該以“最小可銷售單元”即芯片的價值來計算許可費，而不是以裝有該芯片的手機價格為計價基礎。

二、關于標準必要專利禁令救濟的討論

一般來說，“禁令”是專利法為了保護專利權人利益而賦予的核心救濟手段，適用于所有普通意義上的專利。我國《專利法》（2008）第六十六條中明確規定：“專利權人或者利害關系人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請采取責令停止有關行為的措施。”

但是，近年來，三星和摩托羅拉在各自與蘋果的專利糾紛中，都試圖通過申請禁令救濟，來達到限制競爭對手或取得許可談判優勢地位的目的。其中三星和摩托羅拉都是傳統通信廠商，都參與制定了通信產業相關標準，都有專利被標準采用，也都向標準化組織做出了FRAND許可承諾；而蘋果公司因實施標準而侵犯了兩家公司的專利，導致產品面臨被禁的風險。像這種做出過FRAND許可承諾的標準必要專利權人是否應該像一般專利權人一樣，毫無限制的實施禁令救濟？這樣做是否會導致某個必要專利挾持整個標準？是否會損害競爭、損害消費者利益和公共利益？這些問題在業界引起廣泛討論。

目前就標準必要專利的禁令救濟問題，主要有三種觀點：

1. 完全限制禁令救濟

持這種觀點的人因為擔心標準必要專利權人會利用禁令威脅標準實施者，要么支付高額專利許可費，要么停止一切侵權行為，從而導致單一專利對整個標準的挾持現象。所以主張：如果標準必要專利權人做出FRAND許可承諾，則意味著該權利人不能就該必要專利尋求禁令救濟；必須履行承諾，許可所有標準實施者使用必要專利；具體的許可費由專利權人與被許可人通過談判確定；權利人的救濟方式只能依靠侵權賠償手段。

2. 完全不限制禁令救濟

持這種觀點人則擔心“反向挾持”的問題，即專利權人被標準實施者挾持：如果專利權人失去禁令救濟手段，可能會出現被許可人不接受專利權人的FRAND許可條件，惡意拖延專利許可談判，或者嚴重壓低許可費使專利權人研發投入無法獲得合理補償等情況；其次，由于缺乏禁令這個有效的維權武器，專利權人無法有效制止他人的侵權行為，這會抑制創新的積極性。

因此他們主張：禁令救濟是專利法賦予專利權人的神圣不可侵犯的權利，雖然標準必要專利權人依據標準化組織的知識產權政策做出FRAND許可承諾，但這并不表示他們放棄禁令救濟途徑，他們依然可以將禁令救濟作為許可談判的后盾，來保證自己的研發投入得到合理的回報。

3. 有條件限制禁令救濟

為了平衡專利權人與標準實施者的利益，綜合兩種極端觀點，得出第三種觀點：必要專利的禁令救濟，既不能全面禁止也不能不加限制，要有條件的發放——FRAND承諾并不意味對禁令救濟的排斥，雖然專利權人做出FRAND許可承諾，但如果在某些特殊情況下，專利權人仍可以尋求禁令救濟。

至于具體有哪些特殊情況，目前業界仍在激烈討論中。根據近期發生的一些立法、司法實踐，和業界討論，列舉出以下幾種發放禁令的特殊情況：

（1）美國最高法院在2006年eBay案確立的禁令救濟四要素：原告已經遭受不可挽回的損害；法律上的救濟方式（如金錢損害賠償）無法適當地補償此損害；在考慮原被告雙方的利弊得失下，此項衡平法的救濟方式是有正當理由的；公共利益不會因禁令的發布而遭到損害。

（2）業界討論初步達成的方案：如果被許可人無意支付專利使用費，專利持有人別無他法，只能尋求禁令。其中被許可人無意支付專利使用費的表現可能包括：拒絕獲得許可；表明不會支付許可費；拒絕由中立第三方確定FRAND許可條件；不適當的拖延第三方確定FRAND許可條件的程序，或不遵守第三方裁決結果。

三、思考與建議

本輪關于標準必要專利的討論，對于我國產業發展，特別是信息技術與通信產業具有重要意義。

1.完善法律法規體系建設

我國已建立了相對完善的知識產權法律法規體系和標準化體系，并初步建立了反壟斷法法律體系，但是在各個法律法規體系中，尚缺乏對標準必要專利相關問題的規定。需要各相關機構密切跟蹤本輪標準必要專利問題討論動態，及時補充、更新、完善我國在這方面的法律法規體系。

2.充分發揮司法機構的重要作用

本輪標準必要專利問題討論最重要的特點是，司法機構在解決FRAND許可費率和禁令救濟問題中發揮了重要作用，通過解決標準必要專利訴訟，為產業界和標準化組織在明晰FRAND原則參考因素和禁令救濟適用情行上提供了重要的參考依據。隨著華為在深圳起訴美國IDC公司一案，中國的法官們已經開始參與處理棘手的標準必要專利訴訟。這些案例將有助于提高我國產業界對FRAND原則的認識，提升企業標準必要專利許可談判的能力。

3.加快建立各級標準化組織知識產權處置制度

目前，國際主要標準化組織正在修改完善各自的知識產權政策，改革重點是FRAND許可與禁令救濟部分。我國國家標準化管理委員會即將于2013年發布《國家標準涉及專利的管理規定（暫行）》，同時與之相配套的國家標準也正在制定過程中。國標委的規定有助于推動我國國家標準和地方標準制定組織盡快確立各自的專利政策、處置規則等，這對行業標準制定組織具有重要的指導意義。

4.加強對外交流合作，積極參與國際規則制修訂過程

與以往不同，許多大的跨國公司的立場、觀點和主張符合我國企業的利益。例如，微軟公司和英特爾公司在FRAND許可談判中所強調的立場、觀點完全以產品終端制造企業的利益為出發點。因此，建議我國的主要制造企業密切關注國際發生的標準必要專利訴訟判決過程與結果，尋找立場相近的跨國公司，加強與之溝通交流合作，共同推動標準必要專利相關政策向著有利于我國企業的方向改進。同時鼓勵我國企業走出去，積極參與國際主要標準化組織知識產權政策改革的討論，并在其中發揮重要作用。