全球視閾下新能源專利短期申請制度的協(xié)調(diào)與統(tǒng)一

張 曼

(西北大學(xué) 法學(xué)院，西安 710127)

?

全球視閾下新能源專利短期申請制度的協(xié)調(diào)與統(tǒng)一

張 曼

(西北大學(xué) 法學(xué)院，西安 710127)

新能源專利短期申請制度是促進(jìn)和激發(fā)綠色技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)鍵手段。然而，由于各國對這一制度在審查標(biāo)準(zhǔn)、審查對象范圍上的差異，導(dǎo)致其實施效果不佳，難以實現(xiàn)其原定目標(biāo)。因此，從促進(jìn)全球范圍內(nèi)新能源專利的許可和實施出發(fā)，有必要擴(kuò)大審查對象范圍、明確審查標(biāo)準(zhǔn)，同時增加合理的程序限制，提高審查效率，并建立全球綠色專利高速路，為各國知識產(chǎn)權(quán)管理部門提供統(tǒng)一的示范藍(lán)本，從而積極應(yīng)對全球氣候變化。

新能源技術(shù)；專利；短期申請制度

眾所周知，新能源技術(shù)創(chuàng)新將成為解決全球氣候變暖問題的關(guān)鍵所在。在所有促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新的制度規(guī)則中，知識產(chǎn)權(quán)尤其是專利法能夠發(fā)揮積極作用。以往，各國政府大多通過專利法鼓勵或者刺激企業(yè)加大研發(fā)資金投入，并以專利授權(quán)方式保護(hù)企業(yè)智慧資產(chǎn)。然而，英國學(xué)者克里斯托弗(Christopher M.Arena)卻認(rèn)為研發(fā)投入并不是新能源技術(shù)創(chuàng)新的必要條件，換言之,研發(fā)并不足以促進(jìn)新能源技術(shù)創(chuàng)新。他指出新能源技術(shù)創(chuàng)新是一套系統(tǒng)工程，不僅需要大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)行生產(chǎn)制造，而且需要大量資金支持新能源技術(shù)的安裝和應(yīng)用。[1]因此，在將一項新能源技術(shù)從實驗室移到田間地頭的過程中，專利技術(shù)許可是重要一環(huán)。擁有眾多新能源技術(shù)的跨國企業(yè)可以通過專利許可將新興技術(shù)轉(zhuǎn)移到被許可國家，從而實現(xiàn)技術(shù)的全球流動，也帶動財富的增長。

正因為如此，世界各國政府的知識產(chǎn)權(quán)管理部門開始加快新能源發(fā)明的申請流程，減少專利人時間成本。然而，由于各國國情和法律制度的差異，新能源發(fā)明在他國申請時仍難免承受較大的費用和成本。由此，本文認(rèn)為有必要協(xié)調(diào)和統(tǒng)一新能源專利短期申請制度，從而提高跨國專利申請速度和效率，加快新能源專利技術(shù)在全球范圍內(nèi)的許可和實施。

一、新能源專利短期申請制度歷史溯源

(一)英國

英國是首個嘗試新能源專利短期申請的國家，英國知識產(chǎn)權(quán)局(UKIPO)于2009年5月發(fā)布了“綠色通道”(Green Channel)計劃，針對新能源技術(shù)尤其是促進(jìn)環(huán)境保護(hù)的技術(shù)給予專利申請的優(yōu)先權(quán)。[2]具體而言，只要申請者能夠做出合理的聲明，即該項發(fā)明是環(huán)境友好型的，可以促進(jìn)環(huán)境保護(hù)的，就有權(quán)進(jìn)入“快速通道”。英國知識產(chǎn)權(quán)局則尊重申請者的聲明，不會對該項聲明進(jìn)行實質(zhì)調(diào)查和證明，當(dāng)然管理部門也會駁回明顯毫無事實依據(jù)的聲明。按照英國知識產(chǎn)權(quán)局的規(guī)定，申請者可以自主決定他們希望加快申請的哪一個環(huán)節(jié)，諸如“初步審查和查檔、實質(zhì)審查和查檔，以及公開”。相對于現(xiàn)行2至3年的時間表，縮短的新能源技術(shù)只需9個月就可以完成專利授權(quán)。該項“綠色通道”計劃實施以來，英國環(huán)保技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新型企業(yè)能夠更加快速地獲得高質(zhì)量的專利權(quán)，進(jìn)而加速了產(chǎn)品進(jìn)入市場的速度，讓企業(yè)和消費者都從中受益。

(二)美國

稍晚于英國，2009年12月美國專利及商標(biāo)局(USPTO)啟動了“一年試點”項目，即更加快速的新能源專利申請。[3]按照“一年試點”項目的規(guī)定，在提升環(huán)境質(zhì)量、節(jié)能和發(fā)展可再生能源或減少溫室效應(yīng)領(lǐng)域申請專利的申請者可以在實質(zhì)審查程序中提前進(jìn)行審查，且無須滿足當(dāng)前專利實質(zhì)審查中一般短期申請的要求。為參與“一年試點”項目，專利申請者必須從開始提交申請時就明確自己的意愿，從而使得申請者的申請立刻進(jìn)入申請程序，而非通常2至3年的專利審查期。

為有效地實施該項計劃，USPTO做出了以下限制：首先，這僅是一個暫時試點項目。項目自2009年12月8日開始，申請必須早于2010年12月8日。其次，該試點項目有名額限制，首批接收申請僅為3000名。最后，只有2009年12月8日以前尚未收到USPTO官方通知的申請者才可參與，并且專利申請者所申請的專利必須局限于USPTO所劃定的新能源技術(shù)范疇。不過，實踐證明這些限制未能充分發(fā)揮該項計劃的作用，因此USPTO取消了最后一條的限制,同時，將該項計劃結(jié)束的時間從2010年12月8日延續(xù)至2012年2月27日。

(三)韓國

2009年10月1日，韓國知識產(chǎn)權(quán)局(KIPO)宣布新能源專利申請可以適用“超音速”審查程序。KIPO將這類新能源專利限定為有益環(huán)境或者低碳綠色增長這一類別。申請者必須聲明他們已經(jīng)由KIPO認(rèn)證的三家審查公司中的一家對其專利技術(shù)進(jìn)行了先前技術(shù)搜尋(Prior Art Search)，由此新能源專利申請者可以進(jìn)入“超音速”審查程序，相對于已經(jīng)較為快速的18個月審查期，“超音速”可以縮短為1個月，KIPO認(rèn)為這已經(jīng)是世界上最快的審查期。

為了享有這種“超音速”審查程序，申請者所申請的專利技術(shù)必須符合KIPO所規(guī)定的八類，包括：第一，防塵、隔音和防噪技術(shù)或設(shè)備；第二，水質(zhì)污染清潔設(shè)備或方法；第三，防止空氣污染設(shè)備或方法；第四，廢物處理設(shè)備或方法；第五，家畜排泄物管理、凈化和處理設(shè)備或方法；第六，循環(huán)設(shè)備或方法；第七，污水處理設(shè)備或方法；第八，發(fā)明必須是由政府財政支持或認(rèn)可的。因此，第八類又可細(xì)分為八種子類別，比如：(1)新可再生能源技術(shù)；(2)碳減排能源技術(shù)；(3)高功率的水處理技術(shù)；(4)LED技術(shù)；(5)綠色交通系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)；(6)綠色城市相關(guān)技術(shù)；(7)經(jīng)濟(jì)并有效使用能源和資源的技術(shù)；(8)屬于第1至第7類技術(shù)但同時合并其他技術(shù)的技術(shù)。

(四)日本

日本專利局(JPO)于2009年11月1日發(fā)布了新能源專利短期申請計劃。首先,必須符合“新能源”這一標(biāo)準(zhǔn)，申請者所申請的專利應(yīng)實現(xiàn)節(jié)能或者降低二氧化碳排放。其次，申請者還要提交針對發(fā)明技術(shù)的簡短描述，聲明該項發(fā)明可以降低能源消耗或者二氧化碳排放。最后，申請者還必須進(jìn)行先前技術(shù)搜尋，披露搜尋結(jié)果，然后提交一份相比較先前技術(shù)的說明。這一點尤其值得注意，因為根據(jù)日本《專利法》第48條第6款的規(guī)定，專利局負(fù)責(zé)人認(rèn)為有必要時，可以要求專利審查員先于其他專利申請，優(yōu)先對某些特殊申請進(jìn)行審查。但是，JPO的這一新能源專利短期申請計劃將專利申請中本應(yīng)由專利局進(jìn)行先前技術(shù)搜尋的義務(wù)轉(zhuǎn)移到了專利申請者身上，而且相比較一般審查較長的實踐，新能源專利短期申請的審查期限為2個月，這就大大減少了申請者的時間成本。[4]

二、新能源專利短期申請制度評析

綜觀各國知識產(chǎn)權(quán)管理部門，所出臺的新能源專利技術(shù)短期申請制度具備諸多優(yōu)點。一方面，它賦予了專利申請者以“策略靈活性”。譬如，一家新能源公司如果需要同時在美國和英國申請某項新能源技術(shù)專利，相比之下可能會傾向于選擇英國而非美國；如果該家公司試圖開拓亞洲市場的話，那么韓國新能源專利申請的“超音速”可能會更受公司歡迎。另一方面，由于投資對新能源技術(shù)研發(fā)具有重要意義，這種短期申請制度可以大大縮短技術(shù)商業(yè)化時間，從而可以確保投資者更快收回成本，鼓勵更多投資者進(jìn)入新能源技術(shù)領(lǐng)域。投資越多，新能源技術(shù)就可能越快進(jìn)入市場，由此成為良性循環(huán)。

然而，上述新能源專利技術(shù)短期申請制度也存在明顯的缺陷，可能會使其在實踐中無法達(dá)到預(yù)期效果，下面對這些問題進(jìn)行簡單梳理。

(一)審查標(biāo)準(zhǔn)各異

就審查標(biāo)準(zhǔn)而言，有三種類型。一是寬松型審查，代表國家為英國、澳大利亞和加拿大等國。英國知識產(chǎn)權(quán)局既沒有規(guī)定新能源技術(shù)的范圍和種類，也沒有讓申請者承擔(dān)所謂的“舉證”責(zé)任，而僅僅要求其做出合理聲明即可。二是嚴(yán)格型審查，代表國家為韓國。權(quán)利與義務(wù)相輔相成，雖然韓國知識產(chǎn)權(quán)局賦予新能源專利短期申請者1個月的審查期，但同時申請者所申請的技術(shù)也必須嚴(yán)格按照韓國知識產(chǎn)權(quán)局規(guī)定的類別進(jìn)行申請。三是適度型審查，代表國家為日本、以色列和美國。這類國家的新能源專利短期申請制度相對于寬松的英國和嚴(yán)格的韓國，屬于較為適度的審查標(biāo)準(zhǔn)。

審查標(biāo)準(zhǔn)各異最大的弊端在于：一方面，增加了專利申請者的時間成本。申請者如果進(jìn)行跨國專利申請，需要調(diào)查和學(xué)習(xí)不同國家的審查標(biāo)準(zhǔn)，在寬松、適度和嚴(yán)格的不同類型審查標(biāo)準(zhǔn)中進(jìn)行選擇，所耗費的人力物力十分巨大。另一方面，增加了申請被駁回的風(fēng)險。申請者無法確定自己的發(fā)明是否屬于某一類的新能源技術(shù)范圍，無論是寬松的“凡是有利于環(huán)保”標(biāo)準(zhǔn)還是嚴(yán)格的八種類別，都無法給出明確的答案。尤其是某些屬于“灰色地帶”的發(fā)明技術(shù)，申請者必須做好被駁回的準(zhǔn)備。

(二)審查對象范圍模糊

作為最早實行新能源專利短期申請制度的國家，英國并沒有對何謂新能源專利進(jìn)行明確界定，只是籠統(tǒng)規(guī)定“所有環(huán)境友好型”發(fā)明。澳大利亞、加拿大亦是如此。韓國則指出由韓國政府認(rèn)證或資助的技術(shù)，或者由政府頒布的環(huán)境法律所規(guī)定的發(fā)明技術(shù)，才能有資格進(jìn)入短期申請程序。前者審查對象范圍過于模糊，界定不清，勢必增加專利審查員的審查壓力，而且容易讓非新能源技術(shù)趁機(jī)“搭便車”，引發(fā)新的糾紛和爭議。后者雖然有法律詳細(xì)規(guī)定的類別，但是法律的滯后無法及時反映最新技術(shù)的發(fā)展，僵硬的規(guī)定一方面阻礙了真正的新能源發(fā)明享受短期申請的優(yōu)惠，打擊了新能源技術(shù)發(fā)明者的積極性，另一方面使含金量較低但又明顯屬于法定類別的技術(shù)受到法律“庇護(hù)”，如此新能源專利短期申請制度的目的只能落空。

(三)實施效果不佳

自2009年開始，各國陸續(xù)開展新能源專利短期申請制度。2014年11月26日，英國知識產(chǎn)權(quán)局(UKIPO)公布的《綠色計劃專利數(shù)據(jù)》(Green Channel Patent Statistics)表明，截至2013年4月，UKIPO共批準(zhǔn)了969項申請，雖然只有13項被駁回，但每年的批準(zhǔn)量卻在逐步減少，即2009(206項)-2010(234項)-2011(312項)-2012(183項)-2013(21項)。[5]相比之下，美國這一制度實施效果較好，截至2015年9月，USPTO共批準(zhǔn)了10559項申請，但是首次獲批百分比僅為29.7%。[6]其他國家如韓國(截至2013年9月)為1049項，加拿大(截至2012年8月)為67項，以色列(截至2012年9月)為78項。由此可見，實行寬松審查標(biāo)準(zhǔn)的英國和嚴(yán)格審查標(biāo)準(zhǔn)的韓國，其批準(zhǔn)專利數(shù)量相差不大，但是與實行適度審查標(biāo)準(zhǔn)的美國相比，仍然有較大差距。不過，總體來說，各國新能源專利短期申請制度實施效果并不理想，僅就數(shù)量而言仍處于低水平。

三、新能源專利短期申請制度的改良與反思

目前，較為理想的做法是從平衡角度出發(fā)，一方面，擴(kuò)大審查對象范圍，明確審查標(biāo)準(zhǔn)；另一方面，增加某些合理的程序限制，降低審查員工作量壓力，規(guī)范程序流程。在此基礎(chǔ)上，消除各國知識產(chǎn)權(quán)管理部門在新能源專利短期申請具體規(guī)則上的差異，建立全球綠色專利高速路，為各國提供一個標(biāo)準(zhǔn)化的示范藍(lán)本，從而降低專利申請成本提高審批效率。

(一)擴(kuò)大審查對象范圍，明確審查標(biāo)準(zhǔn)

美國學(xué)者沙哈(Sarah Tran)曾經(jīng)在批評USPTO的專利短期申請制度時，提議拋棄既有的、僵硬的“劃類”做法，改為盡可能地擴(kuò)大新能源技術(shù)發(fā)明申請者的范圍。沙哈認(rèn)為，參與新能源技術(shù)發(fā)明申請者數(shù)量越多，就越有可能盡快建立相關(guān)的數(shù)據(jù)庫，以幫助管理部門統(tǒng)計和預(yù)判新能源發(fā)明技術(shù)的規(guī)模和趨勢，從而更好地發(fā)揮專利短期申請制度的優(yōu)勢。[7]另外，擴(kuò)大審查對象范圍也有利于減少誤判，防止某些不屬于現(xiàn)有新能源技術(shù)類別但又可使環(huán)境受益的發(fā)明被駁回。需要注意的是，擴(kuò)大審查對象范圍并不意味著可以囊括所有所謂的“新能源發(fā)明”，因為目前尚無統(tǒng)一界定的“新能源”概念，主流的觀點只把它解釋為一個覆蓋諸多技術(shù)領(lǐng)域的開放式術(shù)語。因此，對于某些具有投機(jī)性的、極小的、甚至無關(guān)環(huán)保的發(fā)明技術(shù)，就不能納入審查對象范圍。

在現(xiàn)有的寬松型、適度型和嚴(yán)格型審查標(biāo)準(zhǔn)選擇中，為了與擴(kuò)大審查對象范圍相一致，寬松型審查標(biāo)準(zhǔn)較為理想。以美國為例，在廢除了“劃類”做法之后，新能源技術(shù)發(fā)明申請者的數(shù)量有了大幅增長，基于美國雄厚的技術(shù)和資本優(yōu)勢，美國成為新能源技術(shù)專利短期申請制度實施的典型國家。

(二)增加合理的程序限制，提高審查效率

增加合理的程序限制是擴(kuò)大審查對象范圍統(tǒng)一審查標(biāo)準(zhǔn)的必然結(jié)果，這是因為擴(kuò)大的審查對象范圍極大地增加了審查員的工作量，只有規(guī)定合理的程序限制，才能確保審查員保質(zhì)保量地完成工作。具體而言，所謂合理的程序限制，即對申請者權(quán)利要求說明的相關(guān)規(guī)定。譬如，USPTO的試點項目詳細(xì)規(guī)定了申請者權(quán)利要求的數(shù)量和范圍。一方面，權(quán)利要求數(shù)量不得超出3個獨立權(quán)利要求和多重從屬權(quán)利要求，總數(shù)上不得超出20個。USPTO經(jīng)過實踐證明，這一對權(quán)利要求數(shù)量的限制是合理的，它完全可以滿足申請者對某一發(fā)明所有創(chuàng)新特征的權(quán)利要求。另一方面，一項發(fā)明只能提出一個申請，這是專利法對所有發(fā)明的基本要求。對于新能源技術(shù)發(fā)明者而言，這樣的規(guī)定也有利于縮短審查時間，以便盡早獲得授權(quán)。

(三)建立全球綠色專利高速路

2012年，美國學(xué)者艾瑞克(Eric L.Lane)提議建立“全球綠色專利高速路”(Global Green Patent Highway, GGPH)，他認(rèn)為基于現(xiàn)有的美國、英國、日本、加拿大、韓國、澳大利亞、以色列和巴西等國的新能源專利短期申請制度，建立“全球綠色專利高速路”是完全可行的。為適用“全球綠色專利高速路”，申請者除了需要提交一份書面材料，并聲明該項發(fā)明具備重要的環(huán)境益處，同時各國知識產(chǎn)權(quán)管理部門不再對該項聲明進(jìn)行調(diào)查和核實。此外，申請者還需滿足以下條件：首先，申請書包括至多2個獨立權(quán)利要求，總數(shù)不超過15個權(quán)利要求，并且沒有多重從屬權(quán)利要求；其次，申請者必須承諾當(dāng)審查員發(fā)現(xiàn)一份申請包括多個發(fā)明時，申請者必須通過電話及時溝通并決定放棄多余的發(fā)明；最后，申請者所提交的申請可以是最近提交的，也可以是先前提交的，或者當(dāng)前擱置的，但只要尚未收到第一個官方通知即可。至于審查批準(zhǔn)時間，“全球綠色專利高速路”要求是自收到申請之日起三個月，而且也不會額外收費。

四、結(jié)語

全球變暖以及發(fā)展中國家普遍面臨的環(huán)境惡化，迫使各國政府重視新能源技術(shù)創(chuàng)新與保護(hù)，與此相關(guān)的專利短期申請制度應(yīng)運而生。實踐證明，這一制度極大地促進(jìn)了新能源技術(shù)的研發(fā)和資金投入，為環(huán)境保護(hù)作出了積極貢獻(xiàn)。然而，新能源專利短期申請制度也存在諸多缺陷和不足，為解決這些問題，按照平衡理念，擴(kuò)大審查對象范圍，明確審查標(biāo)準(zhǔn)，同時，增加某些合理的程序限制。在此基礎(chǔ)上，建立全球綠色專利高速路，激勵新能源技術(shù)創(chuàng)新。

2012年8月1日，《發(fā)明專利申請優(yōu)先審查管理辦法》在中國得以施行，按照規(guī)定，國家知識產(chǎn)權(quán)局將優(yōu)先審查涉及節(jié)能環(huán)保、低碳技術(shù)節(jié)約資源等有助于綠色發(fā)展的重要專利申請，以及其他對國家利益或者公共利益具有重大意義的專利申請。同時，中國也加入了“專利審查高速路”(PPH)計劃。因此，中國已經(jīng)具備加入全球綠色專利高速路的條件，隨著中國新能源專利短期申請制度的不斷發(fā)展，這一愿望的實現(xiàn)指日可待。

[1]Christopher M A,Eduardo M C.The Business of Intellectual Property[M].Oxford University Press,2008:59.

[2]UK Intellectual Property Office.UK ‘Green’ inventions to Get Fast-Tracked through Patent System[EB/OL].(2009-05-12)[2015-08-30].http://www.ipo.gov.uk/about/press/press-release/press-release-2009/press-release-20090512.htm.

[3]U.S.Patent and Trademark Office[EB/OL].(2009-12-07)[2015-08-26].http://www.uspto.gov/news/pr/2009/09_33.jsp.

[4]李彥紅.日本專利早期審查制簡析[J].中國發(fā)明與專利,2012(8):84.

[5]UKIPO.Green Channel Patent Statistics[Z].2013-05-25.[6]USPTO.GTPP[EB/OL].http://www.uspto.gov/corda/dashboards/patents/main.dashxml?CTNAVID=1007.[7]Sarah T.Expediting Innovation[J].HARV.ENVTL.L.REV.,2012,36(1).

(責(zé)任編輯 劉成賀)

The Coordination and Unification of the New Energy Patent Fast Application System in the Global Perspective

ZHANG Man

(School of Law, Northwest University, Xi’an 710127, China)

New energy patent fast application system is the key method for promoting the innovation of green technology. However, due to the differences of examination standard and object, the effect of this system is not very desirable so that the basic aim of this system cannot be realized. So, starting from the aspect of promoting the new energy technology innovation, it is necessary to enlarge the scope of examination object, clear the examination standard and add reasonable process restrictions and global green patent highway in order to provide a uniform model for intellectual property administration offices in each country and eventually solve the global challenge of climatic change.

new energy technology; patent; fast application system

2015-09-19

2014年度陜西省教育廳專項科研計劃項目“陜西省新能源汽車專利戰(zhàn)略研究”(14JK1711)

張曼(1978—)，女，陜西紫陽人，博士，西北大學(xué)法學(xué)院副教授，研究方向：知識產(chǎn)權(quán)。

10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2015.06.005

D923.42

A

1008-3715(2015)06-0023-04