能夠實現是說明書充分公開的必要非充分條件以“一種聊天機器人系統”專利無

文 / 李文紅 / 北京市集佳律師事務所上海分所

一、引言

2012 年11 月19 日，蘋果電腦貿易（上海）有限公司（下稱“蘋果公司”）針對專利號為200410053749.9、發明名稱為“一種聊天機器人系統”的發明專利（下稱“本專利”）向國家知識產權局專利復審委員會（下稱“專利復審委”）提出無效宣告請求。專利復審委于2013 年9 月3 日作出第21307號無效宣告請求審查決定（下稱“第21307號決定”），維持本專利全部有效。隨后北京市第一中級人民法院判決維持第21307 號后決定。

2015 年4 月21 日，北京市高級人民法院判決撤銷北京一中院（2014）一中知行初字第184 號行政判決,撤銷第21307 號決定；要求專利復審委對涉案發明專利權重新作出無效宣告請求審查決定。

本案的爭議焦點之一是說明書是否已經充分公開權利要求1 所記載的“游戲功能”這一技術手段。本文將分析二審判決的論述邏輯，闡述對《專利法》第二十六條第三款的理解，論述充分公開與能夠實現之間的關系。

二、二審判決體現的觀點

對上述爭議焦點，二審判決認為：“說明書僅僅記載了具有一個游戲服務器以及提到實現互動游戲的設想，而未記載游戲服務器與聊天機器人的其他部件如何連接。例如，對什么樣的用戶輸入的什么內容傳送到游戲服務器以及如何將用戶的指令傳送到游戲服務器中，完全沒有記載。此外，根據說明書的記載，過濾器分析處理的和游戲有關的語句根本不可能送到游戲服務器中。

因此，本專利說明書未充分公開如何實現本專利權利要求1 所限定的游戲功能，違反了《專利法》第二十六條第三款的內容，本專利權應當被宣告無效。”

二審判決還回顧了一審判決針對“游戲功能”的認定內容，指出：“判斷說明書是否充分公開的依據在于本領域技術人員根據說明書能夠確定的內容，即，說明書記載的信息量應當足夠充分，或者至少應當提供足夠明確的指引，以促使本領域技術人員據此獲知相關的現有技術來具體實現本專利的技術方案。但原審判決卻認為只要本領域技術人員可以實現的內容就屬于充分公開，而不考慮這些內容是否已經在說明書中被教導、記載或指引，這顯然不符合《專利法》第二十六條第三款的立法本意。”

不難發現，二審判決的觀點可歸納為：判斷說明書是否充分公開的依據在于本領域技術人員根據說明書能夠確定的內容，即，說明書記載的信息量應當足夠充分，或者至少應當提供足夠明確的指引，以促使本領域技術人員據此獲知相關的現有技術來具體實現本專利的技術方案,而不能脫離說明書記載的技術內容，單純以技術方案是否能夠實現作為判斷說明書是否充分公開的標準。

本文認同這一觀點。對于單純基于理論假設的帶有預期于推測性質的技術方案，如果授予專利權，會導致在申請日沒有完成發明創造并掌握技術方案的專利權人獲得超乎其技術貢獻的回報，也不利于本領域技術人員從專利文件中獲得足夠的技術啟示，顯然是不符合《專利法》第二十六條第三款的立法本意的。

三、對專利法第二十六條第三款的理解

1、說明書充分公開的構成要素

《專利法》第二十六條第三款規定，說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準。包含兩方面相互獨立的要求：說明清楚、完整，以及能夠實現。

說明清楚、完整作為一個獨立的要求，具有自身不容忽視的價值。

存在這樣的可能性：有些技術方案無需過分的試驗就可以制造或使用，因而滿足所謂能夠實現的要求，但是在申請日有可能它并未發明因而也不能在說明書中被描述。

例如，對于權利要求所記載的計算機實現的功能而言，即使說明書中沒有披露計算機為實現該功能而采用的算法，通常一個普通技術人員理論上有可能為計算機編程來實現該功能。一般來說，專利權人未披露實施該功能所必須的系統結構或算法可能是由于在申請日時尚未真正掌握技術方案的實施方式，也有可能是出于保留技術秘密的目的。

再如，對于權利要求記載的某化學物質的新用途，如果說明書中未記載實驗證據，有可能不妨礙熟練技術人員通過大量的實驗去驗證該化學物質的所述新用途。但是目前的專利實踐中，依然需要在說明書中給出實驗證據來證實其所述的用途以及效果。

又如，丙基和丁基化合物或許可以通過一種與已披露的甲基相類似的方法來制備，但是如果沒有發明人已經發明丙基或丁基化合物的陳述，這些化合物由于在說明書中沒有被描述，因而不能被授予專利權。

與我國《專利法》第二十六條第三款類似的是美國專利法112（a）條的規定：說明書應該對發明、制作與使用該發明的方式和工藝過程，用完整、清晰、簡潔而精確的詞句進行書面描述，使任何熟悉該項發明所述技術領域或與該項發明最密切相關的技術領域的人都能制作及使用該項發明。說明書還應該提出發明人或共同發明人所擬定的實施發明的最佳方式【1】。

在Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly and Co.一案1 中，美國聯邦巡回上訴法院肯定了國專利法112（a）條中的“書面描述”和“能夠實現”是兩個獨立的要求。如果一個專利沒有滿足其中任何一個要求，專利都會被無效。

在Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly and Co.一案的裁判文書中，上訴法院認為：從美國專利法112（a）條的語言讀出這樣的要求：說明書應當含有該發明的書面描述。同時，認為該條款包含兩個獨立的要求：關于發明的書面描述，關于制造和使用發明的方式和方法的書面描述以至于實施發明。

最后，對發明進行描述的這一單獨要求是專利法上的基本要求。每一項專利都必須描述一項發明。這是專利對價的一部分。申請人描述一項發明，如果法律規定的其他條件得到滿足，則他獲得專利。當然，該說明書必須描述如何制造和使用該發明（即使之可以實現），但是這是一項不同的任務。對于主張的發明的描述，使得美國專利商標局可以有效審查該專利申請，法院可以有效理解該發明，判斷其是否符合專利法，并對其權利要求進行解釋；公眾可以理解和改進該發明，并避免落入專利權人獨占權的邊界【2】。

2、關于說明清楚、完整

說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以表明發明人至遲在申請日時已完成發明創造并實際掌握該技術方案。

所述清楚、完整的標準在《專利法實施細則》第十七條第一款有所體現：“說明書應當包括下列內容：……（五）具體實施方式：詳細寫明申請人認為實現發明或者實用新型的優選方式；必要時，舉例說明；有附圖的，對照附圖。”

亦可參照《專利審查指南（2010）》第二部分第二章第2.1.1 和2.1.2 節的規定。如“凡是所屬技術領域的技術人員不能從現有技術中直接、唯一地得出的有關內容，均應當在說明書中描述”。

3、關于能夠實現

能夠實現的標準可參照《專利審查指南（2010）》第二部分第二章第2.1.3 節的規定，即所屬技術領域的技術人員能夠實現，是指所屬技術領域的技術人員按照說明書記載的內容，就能夠實現該發明或者實用新型的技術方案，解決其技術問題，并且產生預期的技術效果。

本文認為，所謂按照說明書記載的內容，就能夠實現是指對所屬技術領域的技術人員來說，發明是所屬技術領域的技術人員在本專利說明書記載的內容和現有技術的基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以實現的。更具體地，發明的技術方案所集合的技術手段在本專利說明書中均有足夠的記載或者由本專利說明書給出應用現有技術的指引。

如果能夠實現并不是按照說明書記載的內容，而是由熟練技術人員經過創造性勞動導致的，則應當依據說明書對發明或者實用新型說明不清楚或不完整，認定說明書未滿足充分公開的要求。

四、結論

充分公開要求應理解為包括兩個相互獨立的要求：說明清楚、完整，以及能夠實現。換言之，能夠實現是充分公開的必要非充分條件。

【1】易繼明譯.美國專利法【M】.知識產權出版社,2013:33.

【2】崔國斌.專利法原理與案例【M】.北京大學出版社,2012:333.