說明書充分公開的判斷方法探討

李文紅

一、案情簡介

2012年11月19日，蘋果電腦貿(mào)易（上海）有限公司（下稱蘋果公司）針對本專利權(quán)向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會（下稱專利復(fù)審委）提出無效宣告請求。專利復(fù)審委于2013年9月3日作出第21307號無效宣告請求審查決定（下稱第21307號決定），維持本專利全部有效。蘋果公司不服提起行政訴訟，隨后北京市第一中級人民法院判決維持第21307號后決定。蘋果公司遂向北京高院提起上訴。

2015年4月21日，北京高院對蘋果公司訴專利復(fù)審委、上海智臻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱智臻公司）發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛上訴一案進(jìn)行了公開宣判。判決撤銷北京一中院（2014）一中知行初字第184號行政判決；撤銷專利復(fù)審委第21307號決定；要求專利復(fù)審委對涉案發(fā)明專利權(quán)重新作出無效宣告請求審查決定。

此案中，蘋果公司提出了本專利說明書未充分公開5個技術(shù)手段的主張。對于其中的4個技術(shù)手段，二審判決與一審判決的觀點基本相同：均認(rèn)為其中的三個技術(shù)手段（如何區(qū)分格式化語句與自然語句、如何實現(xiàn)精確搜索功能、如何檢索對話數(shù)據(jù)庫以獲得擬人化聊天信息）已被本專利說明書充分公開；一個技術(shù)手段（網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)擴(kuò)充對話數(shù)據(jù)庫）是本領(lǐng)域技術(shù)人員可以實現(xiàn)的，并且認(rèn)為由于網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)擴(kuò)充對話數(shù)據(jù)庫不是本專利必不可少的技術(shù)內(nèi)容，因此本專利說明書未記載相關(guān)的具體技術(shù)手段不導(dǎo)致其不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。

二審判決和一審判決主要的分歧在于：“游戲功能”是否本專利必不可少的技術(shù)內(nèi)容？“游戲功能”是否能夠?qū)崿F(xiàn)的判斷依據(jù)是什么？

對此，二審判決認(rèn)為：

根據(jù)本專利說明書記載的發(fā)明目的，實現(xiàn)游戲功能是本專利實現(xiàn)擬人化的一種表現(xiàn)形式，并非擬人化的附加功能。相應(yīng)的，游戲功能也應(yīng)當(dāng)是本專利權(quán)利要求1所記載的必要技術(shù)特征。根據(jù)本專利說明書的記載，實現(xiàn)游戲功能是本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案所要實現(xiàn)的功能。此外，智臻公司也認(rèn)為游戲功能是使本專利具備創(chuàng)造性的技術(shù)特征。因此，如何實現(xiàn)游戲功能是實現(xiàn)本專利必不可少的技術(shù)特征。

然而，說明書僅僅記載了一個游戲服務(wù)器以及實現(xiàn)互動游戲的設(shè)想，而未記載游戲服務(wù)器與聊天機(jī)器人的其他部件如何連接。例如，對什么樣的用戶輸入的什么內(nèi)容傳送到游戲服務(wù)器以及如何將用戶的指令傳送到游戲服務(wù)器中，說明書完全沒有記載。此外，根據(jù)說明書的記載，過濾器分析處理的和游戲有關(guān)的語句根本不可能送到游戲服務(wù)器中。

因此，本專利說明書未充分公開如何實現(xiàn)本專利權(quán)利要求1所限定的游戲功能，違反了專利法第二十六條第三款的內(nèi)容，本專利權(quán)應(yīng)當(dāng)被宣告無效。

二審判決還回顧了一審判決針對“游戲功能”的認(rèn)定內(nèi)容，指出：判斷說明書是否充分公開的依據(jù)在于本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書能夠確定的內(nèi)容，即，說明書記載的信息量應(yīng)當(dāng)足夠充分，或者至少應(yīng)當(dāng)提供足夠明確的指引，以促使本領(lǐng)域技術(shù)人員據(jù)此獲知相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)來具體實現(xiàn)本專利的技術(shù)方案。但原審判決卻認(rèn)為只要本領(lǐng)域技術(shù)人員可以實現(xiàn)的內(nèi)容就屬于充分公開，而不考慮這些內(nèi)容是否已經(jīng)在說明書中被教導(dǎo)、記載或指引，這顯然不符合專利法第二十六條第三款的立法本意。

二、案例分析

1、關(guān)于充分公開的對象

不難發(fā)現(xiàn)，二審判決的觀點是：只有屬于本專利必不可少的技術(shù)內(nèi)容，專利說明書才需要對其充分公開；而不屬于本專利必不可少的技術(shù)內(nèi)容，專利說明書并不需要滿足充分公開的要求。至于何謂本專利必不可少的技術(shù)內(nèi)容，二審判決則是根據(jù)本專利說明書記載的發(fā)明目的以及權(quán)利要求1的技術(shù)方案來加以確定的。

本文認(rèn)同上述觀點。理由是：

專利法第二十六條第三款規(guī)定，說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。對此，可以理解為說明書充分公開的對象是發(fā)明或者實用新型。而根據(jù)專利法第二條第二款和第三款的定義，發(fā)明或者實用新型指的都是技術(shù)方案，即對要解決的技術(shù)問題所采取的利用了自然規(guī)律的技術(shù)手段的集合。

為此，在確定說明書需要充分公開的對象時，必須找出本專利發(fā)明或者實用新型所要解決的技術(shù)問題以及解決其技術(shù)問題采用的技術(shù)方案，而所述技術(shù)方案中的技術(shù)手段則是本專利必不可少的技術(shù)內(nèi)容。

也就是說，基于專利說明書記載的發(fā)明目的（所要解決的技術(shù)問題）和權(quán)利要求界定的技術(shù)方案來確定充分公開的判斷對象，是符合邏輯的。

在說明書中列出多個技術(shù)問題時，只需要說明書對其中任一獨立技術(shù)問題所對應(yīng)的技術(shù)方案的記載達(dá)到充分公開的要求，則可認(rèn)為說明書已滿足充分公開的要求。

由于技術(shù)方案和所要解決的技術(shù)問題之間的相互適應(yīng)關(guān)系，這里的問題在于，所要解決的技術(shù)問題是只考慮原始申請文件中的記載，還是也需要綜合考慮審批和復(fù)審無效程序中所引用的對比文獻(xiàn)、申請人的意見陳述等因素？

本文認(rèn)為不能一概而論，原則上以權(quán)利要求界定的技術(shù)方案為主，只有在技術(shù)問題的調(diào)整導(dǎo)致技術(shù)方案的技術(shù)手段增刪或修改時，才需要根據(jù)增刪或修改后的技術(shù)手段來對說明書需要充分公開的對象予以調(diào)整；而如果技術(shù)問題的調(diào)整不涉及技術(shù)方案所集合的技術(shù)手段的調(diào)整的，則無需調(diào)整充分公開的對象。

具體到本案，一審判決和二審判決針對說明書記載的發(fā)明目的，就游戲功能是否屬于必不可少的技術(shù)內(nèi)容得出截然不同的觀點，應(yīng)該說這和語言文字本身的模糊性是有關(guān)的，實有必要結(jié)合其上下文和語境加以更加詳細(xì)的分析。

2、關(guān)于判斷依據(jù)

二審判決的觀點是：判斷說明書是否充分公開的依據(jù)在于本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書能夠確定的內(nèi)容，即，說明書記載的信息量應(yīng)當(dāng)足夠充分，或者至少應(yīng)當(dāng)提供足夠明確的指引，以促使本領(lǐng)域技術(shù)人員據(jù)此獲知相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)來具體實現(xiàn)本專利的技術(shù)方案。

本文認(rèn)同這一觀點在一些極端情況下，存在這樣的可能性：有些技術(shù)方案無需過分的試驗就可以制造或使用，因而滿足所謂能夠?qū)崿F(xiàn)的要求，但是在申請日有可能它并未發(fā)明因而也不能在說明書中被描述。

這種情況在計算機(jī)技術(shù)領(lǐng)域是可能存在的。對于權(quán)利要求所記載的計算機(jī)實現(xiàn)的功能而言，即使說明書中沒有披露計算機(jī)為實現(xiàn)該功能而采用的算法，通常一個普通技術(shù)人員理論上有可能為計算機(jī)編程來實現(xiàn)該功能。一般來說，專利權(quán)人未披露實施該功能所必須的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)或算法可能是由于在申請日時尚未真正掌握技術(shù)方案的實施方式，也有可能是出于保留技術(shù)秘密的目的。

這種情況在化學(xué)或生物領(lǐng)域也是可能存在的。對于權(quán)利要求記載的某化學(xué)物質(zhì)的新用途，如果說明書中未記載實驗證據(jù)，有可能不妨礙熟練技術(shù)人員通過大量的實驗去驗證該化學(xué)物質(zhì)的所述新用途。但是目前的專利實踐中，依然需要在說明書中給出實驗證據(jù)來證實其所述的用途以及效果。

對于上述單純基于理論假設(shè)的帶有預(yù)期于推測性質(zhì)的技術(shù)方案，如果授予專利權(quán)，會導(dǎo)致在申請日沒有完成發(fā)明創(chuàng)造并掌握技術(shù)方案的專利權(quán)人獲得超乎其技術(shù)貢獻(xiàn)的回報，也不利于本領(lǐng)域技術(shù)人員從專利文件中獲得足夠的技術(shù)啟示，顯然是不符合專利法第二十六條第三款的立法本意的。

因此，專利法實施細(xì)則第十七條第一款規(guī)定，說明書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：……（五）具體實施方式：詳細(xì)寫明申請人認(rèn)為實現(xiàn)發(fā)明或者實用新型的優(yōu)選方式；必要時，舉例說明；有附圖的，對照附圖。《專利審查指南（2010）》第二部分第二章第2.1.2節(jié)中也規(guī)定，凡是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能從現(xiàn)有技術(shù)中直接、唯一地得出的有關(guān)內(nèi)容，均應(yīng)當(dāng)在說明書中描述。

3、關(guān)于判斷步驟

二審判決采用的判斷步驟是：確定本專利必不可少的技術(shù)內(nèi)容；分析說明書是否披露該必不可少的技術(shù)內(nèi)容相應(yīng)的具體技術(shù)手段；如有披露且具體技術(shù)手段能實現(xiàn)該必不可少的技術(shù)內(nèi)容，則認(rèn)定為已充分公開該技術(shù)內(nèi)容，有任一條件不具備則認(rèn)定為未充分公開該技術(shù)內(nèi)容。

反觀一審判決，采用的判斷步驟是：確定本專利必不可少的技術(shù)內(nèi)容；判斷該技術(shù)內(nèi)容是否是本領(lǐng)域技術(shù)人員可以實現(xiàn)的，如是則認(rèn)定為已充分公開該技術(shù)內(nèi)容，否則認(rèn)定為未充分公開該技術(shù)內(nèi)容。

顯然，二審判決和一審判決在判斷步驟上的差異，主要是由于在判斷依據(jù)上存在的差異。本文贊同二審判決采用的判斷步驟，理由可參見本文第二節(jié)第2小節(jié)針對判斷依據(jù)的論述。

4、關(guān)于判斷標(biāo)準(zhǔn)

二審判決對判斷依據(jù)和判斷步驟的觀點來自對專利法第二十六條第三款的正確解讀。

本文認(rèn)為，說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)，包含兩方面相互獨立的要求：說明清楚、完整，以及能夠?qū)崿F(xiàn)。

具體地，首先說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以表明發(fā)明人至遲在申請日時已完成發(fā)明創(chuàng)造并實際掌握該技術(shù)方案。所述清楚、完整的標(biāo)準(zhǔn)可參照《專利審查指南（2010）》第二部分第二章第2.1.1和2.1.2節(jié)的規(guī)定。

在此基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域的技術(shù)人員在閱讀所述清楚、完整的說明的基礎(chǔ)上，能夠基于申請日前的現(xiàn)有技術(shù)實現(xiàn)該發(fā)明或者實用新型。所述能夠?qū)崿F(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)可參照《專利審查指南（2010）》第二部分第二章第2.1.3節(jié)的規(guī)定，即所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)，是指所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容，就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果。

本文認(rèn)為，所謂按照說明書記載的內(nèi)容，就能夠?qū)崿F(xiàn)是指對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在本專利說明書記載的內(nèi)容和現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以實現(xiàn)的。更具體地，發(fā)明的技術(shù)方案所集合的技術(shù)手段在本專利說明書中均有足夠的記載或者由本專利說明書給出應(yīng)用現(xiàn)有技術(shù)的指引。

《專利審查指南（2010）》第二部分第二章第2.1.3節(jié)列舉了無法實現(xiàn)的五種情況。這五種情況中，（3）和（4）屬于典型的無法實現(xiàn)，（1）和（5）是屬于說明不完整所導(dǎo)致的無法實現(xiàn)，（2）屬于說明不清楚所導(dǎo)致的無法實現(xiàn)。

但是，如果能夠?qū)崿F(xiàn)并不是按照說明書記載的內(nèi)容，而是由熟練技術(shù)人員經(jīng)過創(chuàng)造性勞動導(dǎo)致的，則應(yīng)當(dāng)依據(jù)說明書對發(fā)明或者實用新型說明不清楚或不完整，而認(rèn)定說明書未滿足充分公開的要求。

總而言之，說明不清楚或不完整必然導(dǎo)致無法實現(xiàn)，但技術(shù)方案能夠?qū)崿F(xiàn)不必然得出說明清楚、完整的結(jié)論。例如，丙基和丁基化合物或許可以通過一種與已披露的甲基相類似的方法來制備，但是如果沒有發(fā)明人已經(jīng)發(fā)明丙基或丁基化合物的陳述，這些化合物由于在說明書中沒有被描述，因而不能被授予專利權(quán)。

如果忽略說明書披露的內(nèi)容構(gòu)成而只關(guān)注本領(lǐng)域技術(shù)人員是否能夠?qū)崿F(xiàn)技術(shù)方案，認(rèn)為所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)即代表說明書已經(jīng)對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，在特殊情況是可能得出錯誤結(jié)論的。

三、美國專利法上的充分公開要求

就專利法第二十六條第三款而言，美國專利法112（a）條有類似的規(guī)定：說明書應(yīng)該對發(fā)明、制作與使用該發(fā)明的方式和工藝過程，用完整、清晰、簡潔而精確的詞句進(jìn)行書面描述，使任何熟悉該項發(fā)明所述技術(shù)領(lǐng)域或與該項發(fā)明最密切相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域的人都能制作及使用該項發(fā)明。說明書還應(yīng)該提出發(fā)明人或共同發(fā)明人所擬定的實施發(fā)明的最佳方式 。

在Ariad Pharmaceuticals， Inc. v. Eli Lilly and Co.一案 中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院肯定了美國專利法112（a）條中的“書面描述”和“能夠?qū)崿F(xiàn)”是兩個獨立的要求。如果一個專利沒有滿足其中任何一個要求，專利都會被無效。

在該案的裁判文書中，上訴法院認(rèn)為：從美國專利法112（a）條的語言讀出這樣的要求：說明書應(yīng)當(dāng)含有該發(fā)明的書面描述。同時，認(rèn)為該條款包含兩個獨立的要求：關(guān)于發(fā)明的書面描述，關(guān)于制造和使用發(fā)明的方式和方法的書面描述以至于實施發(fā)明。

最后，對發(fā)明進(jìn)行描述的這一單獨要求是專利法上的基本要求。每一項專利都必須描述一項發(fā)明。這是專利對價的一部分。申請人描述一項發(fā)明，如果法律規(guī)定的其他條件得到滿足，則他獲得專利。當(dāng)然，該說明書必須描述如何制造和使用該發(fā)明（即使之可以實現(xiàn)），但是這是一項不同的任務(wù)。對于主張的發(fā)明的描述，使得美國專利商標(biāo)局可以有效審查該專利申請，法院可以有效理解該發(fā)明，判斷其是否符合專利法，并對其權(quán)利要求進(jìn)行解釋；公眾可以理解和改進(jìn)該發(fā)明，并避免落入專利權(quán)人獨占權(quán)的邊界 。

上訴法院還闡述道：從設(shè)立之初，本院就一直認(rèn)為美國專利法112（a）條含有一個獨立于可以實現(xiàn)要求的書面描述要求。我們已經(jīng)說明了一個比較同一的標(biāo)準(zhǔn)，這里我們再次重申它。書面描述必須“很清楚地讓本領(lǐng)域的技術(shù)人員認(rèn)識到，發(fā)明人發(fā)明了他所主張的東西”。換句話說，是否充分的標(biāo)準(zhǔn)是，該申請所披露的內(nèi)容是否向本領(lǐng)域的熟練技術(shù)人員傳達(dá)這樣的信息，即發(fā)明人在申請日已經(jīng)掌握（be possession of）所主張的保護(hù)客體 。

四、結(jié)論與建議

綜合上述的分析，本文認(rèn)為：專利法第二十六條第三款所規(guī)定的充分公開的要求應(yīng)理解為包括兩個相互獨立的要求：說明清楚、完整，以及能夠?qū)崿F(xiàn)。

其中，關(guān)于說明清楚、完整的標(biāo)準(zhǔn)，可以參照《專利審查指南（2010）》第二部分第二章第2.1.1和2.1.2節(jié)的規(guī)定。關(guān)于能夠?qū)崿F(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)，可以參照《專利審查指南（2010）》第二部分第二章第2.1.3節(jié)的規(guī)定。但是，第2.1.3節(jié)的規(guī)定過于抽象，建議具體化為對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在本專利說明書記載的內(nèi)容和現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以實現(xiàn)的。

《專利審查指南（2010）》第二部分第二章第2.1.3節(jié)例舉的五種情況實際上容易導(dǎo)致對說明清楚、完整和能夠?qū)崿F(xiàn)這兩個要求的認(rèn)知混淆，建議（1）和（5）明確歸入說明不完整的范疇，（2）歸入說明不清楚的范疇。