善意地使用自己與他人注冊商標相同的品牌名稱和字號的行為不構成商標侵權

黃瑜瑜

關鍵詞

字號

商標權

品牌名稱

在現實商業運作中，商標的使用往往與品牌名稱、企業名稱、字號等使用行為交織在一起，導致商標專用權、企業名稱權、字號權等因交互使用產生權利沖突的問題。司法實踐要正確處理權利沖突問題，必須尊重權利的現狀，鼓勵權利的實際使用，尊重多元性，為品牌發展留足空間，鼓勵正當競爭，兼顧公平與秩序，全面、審慎地考慮影響侵權認定的所有事實因素，切忌機械片面理解商標侵權構成要件，不當擴大侵權認定的范圍。

【裁判要旨】

一般情況下，未經商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標、足以造成市場混淆的，構成商標侵權；但特定情況下，被告雖在相同商品上使用與原告注冊商標相同的商標，但鑒于該商標系被告在先善意使用的品牌名稱和字號，且被告在類似商品有與原告注冊商標相同的在先的注冊商標，結合被告字號以及品牌名稱持續長期使用所累積的知名度和商譽高于原告的商標，根據權利并存的原理，不宜對被告的使用行為認定為商標侵權。

案號：一審：（2012）浙杭知初字第362號；二審：（2013）浙知終字第222號

【案情】

上訴人（原審被告）：深圳歌力思服飾股份有限公司（以下簡稱歌力思服飾公司）。

被上訴人（原審原告）：王碎永。原審被告：杭州銀泰世紀百貨有限公司（以下簡稱銀泰百貨公司）。

2012年3月7日，王碎永以歌力思服飾公司在女包上使用與王碎永第7925873號、第4157840號注冊商標相同的商標，及銀泰百貨公司銷售上述商品的行為侵害其注冊商標專用權為由訴至原審法院，請求判令：1、兩被告停止侵權；2、兩被告消除影響，并在《中國企業報》和歌力思服飾公司網站首頁上連續15日刊登聲明，內容為：使用在手提包等商品上的“歌力思”商標屬于王碎永所有，歌力思服飾公司在手提包上使用“歌力思”商標屬侵權行為；3、歌力思服飾公司賠償王碎永600萬元；4、歌力思服飾公司承擔王碎永維權的合理費用11萬元；5、本案訴訟費由歌力思服飾公司與銀泰百貨公司承擔。

法院經審理查明：一、相關主體信息。2007年4月17日，王碎永作為個體工商戶的經營者，成立廣州市白云區三元里休歌皮具商行，該企業的經營范圍：批發、零售皮革制品。該企業因經營不善于2011年6月17日注銷。

深圳市歌力思服飾設計有限公司成立于1996年11月18日，2011年5月9日更名為深圳市歌力思投資管理有限公司。深圳歌力思服裝實業有限公司成立于1999年6月8日，深圳市歌力思服飾設計有限公司、歌力思國際發展有限公司為其四個股東（發起人）中的兩個，2011年11月4日，該公司更名為歌力思服飾公司。廣東省服裝服飾行業協會出具給國家工商行政管理總局商標評審委員會的證明載明：歌力思服飾公司是中國服裝協會副會長單位，是一家集設計、生產、營銷為一體的大型企業。其品牌“ELLASSAY（歌力思）”在行業中具有較高知名度和影響力。2008年入選中國500最具價值品牌排行榜，品牌價值達8.9億元；2010年，在《福布斯》中國潛力企業榜中首度上榜列22位，成為唯一入選榜單的女裝品牌。歌力思服飾公司與銀泰百貨公司自2008年11月起即存在聯營專柜合同關系，歌力思服飾公司在銀泰百貨公司設專柜經營其生產的注冊商標為“歌力思”與“ELLASSAY”的女裝。歌力思服飾公司向銀泰百貨公司提供了其經營產品的相關商標證明，并在雙方簽訂的合同中承諾確保其專柜銷售商品的質量、計量、物價及標識等符合我國產品質量法、商標法等國家有關法律、法規及各類標準的要求。2012年4月，歌力思服飾公司向銀泰百貨（集團）有限公司出函承諾：如本案導致銀泰百貨公司承擔賠償責任或遭致任何其他損失均由其承擔。

二、相關權利：1、原告的注冊商標：第7925873號“歌力思”商標的注冊人為王碎永，注冊有效期自2011年6月21日至2021年6月20日，核定使用商品（第18類）：手提包等。第4157840號商標的注冊人亦為王碎永，注冊有效期自2008年6月28日至2018年6月27日，核定使用商品（第18類）：手提袋等。2012年8月16日，國家工商行政管理總局商標評審委員會就申請人深圳市歌力思服飾設計有限公司對該商標的異議復審發出商標評審申請受理通知書。2、被告的注冊商標：第1348583號“歌力思”商標的注冊人為深圳市歌力思服飾設計有限公司，該商標核定使用商品（第25類）：服裝等。注冊有效期限自1999年12月28日至2009年12月27日。2008年12月18日，深圳歌力思服裝實業有限公司受讓取得第1348583號“歌力思”商標。2009年11月19日，該商標經核準續展注冊有效期自2009年12月28日至2019年12月27日。2012年3月1日，該商標經核準變更后注冊人為歌力思服飾公司。第4225104號“ELLASSAY”商標注冊人為深圳歌力思服裝實業有限公司，該商標核定使用商品（第18類）：手提包等。注冊有效期限自2008年4月14日至2018年4月13日。

三、侵權行為：根據浙江省杭州市錢塘公證處出具的（2011）浙杭錢證民字第7318號、第7317號、第7316號公證書，應王碎永申請，該公證處公證員李冰與工作人員王宇航會同王碎永的委托代理人應振芳于2011年9月26日上午，進行了如下證據保全事項：在杭州市銀泰百貨慶春店三樓標有“ELLAS SAY”字樣的專柜，應振芳以2682元的價格購包一個，取得貨物名稱為歌力思包、蓋有“杭州銀泰世紀百貨有限公司發票專用章”的機打發票一張；在杭州市銀泰百貨武林店三樓標有“ELLASSAY”字樣的專柜，應振芳以188l元的價格購包一個，并取得貨物名稱為ELLASSAY包、蓋有“浙江銀泰百貨有限公司發票專用章”的機打發票一張；在杭州市銀泰百貨西湖店A區四樓標有“ELLASSAY”字樣的專柜，應振芳以3116元的價格購包一個，并取得貨物名稱為箱包、蓋有“杭州銀泰百貨有限公司發票專用章”的機打發票一張。上述所購之包均為女式手提包，吊牌上均顯示：品牌中文名：歌力思，品牌英文名：ELLASSAY。被告在全國各地專賣店均有前述銷售行為，原告亦對被告在南京、上海福州等地的銷售行為進行了公證取證。

【審判】

浙江省杭州市中級人民法院審理后認為，本案爭議焦點在于：歌力思服飾公司與銀泰百貨公司是否侵犯王碎永的商標專用權。王碎永系本案所涉第7925873號、第4157840號注冊商標注冊人，現該兩商標尚在注冊有效期限內，根據《中華人民共和國商標法》第三條第一款關于“經商標局核準注冊的商標為注冊商標，包括商品商標、服務商標和集體商標、證明商標；商標注冊人享有商標專用權，受法律保護”之規定，王碎永享有的商標專用權應受法律保護。《中華人民共和國商標法實施條例》第三條規定：“商標法和本條例所稱商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中”，據此，歌力思服飾公司在其手提包產品的吊牌上標注“品牌中文名：歌力思”標識的行為應認定為將該標識作為商標在商品上的使用，歌力思服飾公司關于其被訴侵權商品吊牌上的“歌力思”標識是作為字號使用而不是作為商標使用的抗辯主張不能成立。

本案中，經庭審比對被訴侵權商品使用的“歌力思”商標與王碎永第7925873號“歌力思”注冊商標，可見二者的中文文字完全一致，故為相同商標；比對被訴侵權商品所使用的“歌力思”商標與王碎永第4157840號圈注冊商標各要素可見，雖然第4157840號商標的“歌力思”文字部分在圖文商標所占比例小于該商標圖形部分，但因中文文字部分能夠給相關公眾更為直觀、醒目和清晰的印象，故認定二者為近似的商標。《中華人民共和國商標法》第五十一條規定：“注冊商標的專用權，以核準注冊的商標和核定使用的商品為限”，第五十二條規定：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權：（一）未經商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的；（二）銷售侵犯注冊商標專用權的商品的；據此，因本案所涉被訴侵權的女式手提包與王碎永第7925873號、第4157840號注冊商標核定使用的手提包、手提袋屬相同種類商品；本案所涉被訴侵權商標與王碎永的第7925873號注冊商標相同、與王碎永第4157840號注冊商標相近似，使得被訴侵權商品極易造成相關公眾混淆；并且，歌力思服飾公司與銀泰百貨公司無法證明在生產、銷售的被訴侵權商品上使用“歌力思”商標已經獲得商標注冊人王碎永的許可或授權；該院認定歌力思服飾公司未經商標注冊人王碎永許可、在其商品上擅自使用與王碎永第7925873號注冊商標相同、與第4157840號注冊商標相近似商標的行為侵犯了王碎永上述注冊商標專用權，銀泰百貨公司銷售侵犯王碎永注冊商標專用權商品的行為亦構成對王碎永上述注冊商標專用權的侵犯。王碎永要求歌力思服飾公司與銀泰百貨公司停止侵犯王碎永商標專用權的行為，要求歌力思服飾公司賠償經濟損失并在《中國企業報》上刊登聲明消除影響（聲明內容如下：歌力思服飾公司在手提包上使用的“歌力思”商標屬于王碎永所有）的訴訟請求具有事實依據并符合法律規定，該院予以支持。歌力思服飾公司關于王碎永惡意注冊和使用涉案商標的抗辯主張依據不足，不能成立。據此判決：一、歌力思服飾公司、銀泰百貨公司立即停止侵害王碎永享有第7925873號、第4157840號商標專用權的行為，即歌力思服飾公司立即停止使用侵害王碎永商標專用權的商標標識。銀泰百貨公司立即停止銷售侵害王碎永商標專用權商品的行為；二、歌力思服飾公司于判決生效之日起十日內賠償王碎永經濟損失及維權合理費用共計10萬元；三、歌力思服飾公司于判決生效之日起三十日內在《中國企業報》刊登聲明消除影響（聲明內容須經該院審核確定），費用由歌力思服飾公司負擔；四、駁回王碎永的其他訴訟請求。

浙江省高級人民法院基于同樣的事實和理由對一審判決予以維持，該案現已生效。

【評析】

一、被告歌力思服飾公司的使用行為是否屬于商標性使用。對標識的使用一般分為兩種，描述性使用和商標性使用，前者系對商品或服務本身進行描述；后者指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用以指示商品或服務的特定來源。本案相關的注冊商標有四個，原告王碎永的第7925873號注冊商標“歌力思”、第4157840號注冊商標，核準商品種類均為第18類，手提包等；被告的第1348583號商標“歌力思”，核準商品種類為第25類，服裝等；第4225104號商標“ELLASSAY”，核準商品種類為第18類，手提包等。本案被訴侵權商品為女裝手袋，涉及到的商品種類為第18類。從字面意義上比對，被告在手袋吊牌上使用“品牌中文名：歌力思，品牌英文名ELLASSAY”，吊牌上使用的“歌力思”字樣與原告的第7925873號商標“歌力思”完全相同，與原告第4157840號注冊商標中的中文部分相同。該行為是否屬于商標性使用，關鍵看“歌力思”是否能夠指示商品的來源。被告在商品吊牌上標注“歌力思”前注明的“中文品牌名”，即已表示其以“歌力思”標識區別于其他商品之商標功能的明確意思；其次，吊牌作為附著在商品上有著該商品名稱、標識、產地等信息的小卡片，除了作為商品的合格證，標明產品名稱、成分、等級、檢驗號等情況外，在吊牌上印刷的企業名稱、Logo、地址、電話等，可以起到識別某一銷售者的產品或服務的作用，故在商品內壁、外壁、拉鏈頭等處標注商標標識屬商標使用，在商品吊牌上標注商標標識亦屬商標的使用行為。

二、被告是否侵害原告的商標權。在商標侵權認定中，道德與法律相交織的一個重要領域是對于惡意使用他人商標、攀附他人商標美譽和知名度的“搭便車”行為的遏制。通常而言，未經商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的行為，本身就足以推定其具有“惡意”。但是否任何案件都能這么一刀切的機械理解呢？1999年國家工商行政管理局在《關于商標行政執法中若干問題的意見》中指出，善意地使用自己的名稱或者地址，不屬于商標侵權行為。該意見雖已失效，但針對本案，仍具有一定參考價值。梳理本案的事實脈絡，被告于1996年開始持續使用“歌力思”的字號，并于1999年將“歌力思”注冊為第25類服飾的商標，逐漸形成自己的“歌力思”服飾品牌。原告于2004年申請、于2009年申請“歌力思”在第18類皮具上注冊。前者于2008年核準、后者于2011年核準。被告在自己生產的手袋上使用“歌力思”字樣，指示了商品的來源來自被告，屬于商標性使用；鑒于被告的字號“歌力思”已經持續使用較長時間，其“歌力思”品牌已形成良好的商譽，取得較高的知名度，被告該商標使用行為同時糅合其字號及品牌名稱，屬于持續一貫的善意使用。且被告的字號、品牌名稱與原告商標的知名度相差甚遠，被告沒有必要攀附原告的商譽；因兩者知名度相差過于懸殊，亦不會導致消費者對被告的商品產生來源于原告的混淆。故被告的行為不構成侵害原告的商標專用權。

三、原告將被告使用在先的字號和品牌名稱“歌力思”申請為注冊商標的行為是否構成侵權。本案中，原告的注冊商標與被告的在先注冊商標、字號均相同，被告如何救濟自己的相關權利呢？因法律規定，已經核準注冊的商標之間的權利沖突法院不予受理，告知其通過商標異議撤銷等行政程序解決。以他人注冊商標使用的文字、圖形侵犯其企業名稱權等在先權利為由提起訴訟，人民法院應當受理。故原告將被告使用在先的字號和品牌名稱“歌力思”申請為注冊商標的行為可能構成惡意搶注的不正當競爭行為。在處理權利沖突問題時，既要尊重使用現狀，也要避免泛道德化、情緒化，不適當的擴展惡意搶注的范圍。惡意本身是一個道德判斷，只有當惡意達到一定程度時，法律才加以禁止。關于原告是否構成惡意，可以從以下幾個方面綜合判斷：首先，歌力思三個字為被告法定代表人創建品牌時自主設計的臆造詞匯，先天就具有很高的顯著性，他人通過自己思考巧合性地臆造出“歌力思”三個字組合成一個新的詞語的幾率較低：其二，被告歌力思服飾公司成立于1996年，歌力思商標注冊于1999年，在原告2004年申請注冊、于2009年申請“歌力思”注冊時，已經持續便用字號、品牌名稱，將“歌力思”三個字累積了相當的知名度，原告一直在廣州開皮具廠，被告為深圳公司，二者地域相近，皮具與服裝均為服飾，二者在業務范圍上有很大關聯性，原告很容易知悉“歌力思”的知名度。最后，也是一個比較重要的參考因素，原告有將“張曼玉”等知名藝人名字申請注冊被駁回的先例。綜上，原告將“歌力思”三字申請為注冊商標的行為侵害了被告在先的品牌名稱、企業字號等相關權利。

在現實商業運作中，商標的使用往往與品牌名稱、企業名稱、字號等使用行為交織在一起，導致商標專用權、企業名稱權、字號權等因交互使用產生權利沖突的問題。司法實踐要正確處理權利沖突問題，必須尊重權利的現狀，鼓勵權利的實際使用，尊重多元性，為品牌發展留足空間，鼓勵正當競爭，兼顧公平與秩序，全面、審慎地考慮影響侵權認定的所有事實因素，切忌機械片面理解商標侵權構成要件，不當擴大侵權認定的范圍。