美國專利非顯而易見性Graham-TSM判定標準及其對我國的啟示
——基于“Pfizer vs. Apotex案”的實證分析*

丁錦希　傅凌宇　孟立立　王安廬（中國藥科大學　南京　211198）

美國專利非顯而易見性Graham-TSM判定標準及其對我國的啟示
——基于“Pfizer vs. Apotex案”的實證分析*

丁錦希**傅凌宇孟立立王安廬
（中國藥科大學南京211198）

創造性判斷標準是專利法的中爭議最大，最難以掌握一項審查標準。現階段，我國專利創造性司法審查標準中存在較大法律誤區，增大了涉及專利創造性案件審判的不確定性。本文以近期美國發生的“Pfizer vs. Apotex案”生物醫藥專利糾紛案例為實證分析主線，通過剖析美國專利非顯而易見性判定原則的歷史演進，為完善我國專利創造性的司法審查標準提供可行性建議。

非顯而易見性創造性Graham-TSM判定標準

作為專利三性的重要部分，創造性（在美國專利法中稱為非顯而易見性non-obviousness，下文統稱為非顯而易見性）判斷標準是專利法中爭議最大、最難掌握的一項審查標準，其判斷極具主觀性，且司法實踐過程中不僅涉及事實審查，更牽涉到法律適用和司法解釋問題，有“專利之終極要件”之稱[1]。

生物醫藥產業作為一個對專利保護高度依賴的高新技術行業，對專利判定標準的變化具有較高的敏感性。但現階段，我國創造性司法審查標準中存在較大法律誤區，增大了專利創造性案件審判的不確定性。在本文中，筆者將以近期美國發生的“Pfizer vs. Apotex案”的實證分析為主線，通過剖析美國專利非顯而易見性判定原則的歷史演進，為完善我國專利創造性的司法審查標準提供可行性建議。

1　引入案例

本案原告美國Pfizer（輝瑞）公司是全球領先的新藥研發企業，系本案項下爭議藥品絡活喜（英文商品名：Norvasc）的研發企業和專利持有人，該藥品的主要成分是氨氯地平的苯磺酸鹽，用于治療高血壓和心絞痛。本案爭議專利US.4879303（以下簡稱303專利）涉及氨氯地平的藥用鹽，尤其是苯磺酸鹽的改進，其權利要求1-3保護了氨氯地平的苯磺酸鹽及其藥物組合物和制劑[2]。

被告Apotex公司是著名的非專利藥制造企業，也是美國第8大仿制藥供應商。輝瑞公司向伊利若斯北部地區法院提起對Apotex的訴訟，稱Apotex曾向FDA提交ANDA申請，試圖在絡活喜專利到期前將其仿制藥（苯磺酸氨氯地平片）用于商業銷售，此舉侵犯了其303專利中的1-3項權利要求。

對此，被告Apotex公司向美國聯邦巡回上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit， CAFC）提起反訴（以下簡稱反訴人），稱根據Graham-TSM判定標準，303號專利因缺乏非顯而易見性而無效。其主要觀點為：首先，輝瑞于1982年申請的4572909號專利（下簡稱909專利）及Berge等[3]于1977年發表的論文“Pharmaceutical Salts”（“藥用鹽”），分別提供了氨氯地平的化學結構和藥學上最可接受的鹽的種類，為研發氨氯地平的苯磺酸鹽提供了潛在的教導和啟示；其次，發明者在制造氨氯地平片劑時所遭受的困難和發明時的市場需求為本領域技術人員尋找氨氯地平的最佳鹽形式提供了動機；最后，Apotex得出結論：在上述教導、動機和啟示的推動下，通過常規的最優化實驗，本領域技術人員就能發現最優的苯磺酸鹽，因此303號專利不具備非顯而易見性。

對此，Pfizer公司認為，Apotex的上述推導過程并不符合Graham-TSM判定標準的要求，303專利具有非顯而易見性。

美國伊利諾伊州北部地區法院一審作出判決，支持Pfizer的觀點，判定303專利具有非顯而易見性。然而，2007年，二審法院CAFC作出判決，指出地區法院過于僵化地運用了Graham-TSM判定標準，撤銷一審判決，判定Apotex侵權行為不成立。Pfizer公司不服判決，上訴至聯邦最高法院，最高院支持CAFC的判決，駁回重審請求。

美國一審、二審法院之所以會對同樣的案件和事實做出截然不同的判決，其原因在于對非顯而易見性的判斷流程和判斷標準有著不同的理解，因此本案的爭議焦點是：本案項下爭議的303號專利是否具備非顯而易見性？在進行專利非顯而易見性的判定時，法院應采取何種標準？

2　美國專利非顯而易見性判斷標準剖析

2.1美國專利非顯而易見性

美國專利法第103條（a）款規定：“一項發明，雖不與第102條規定之已為人知曉或已有敘述的情況相一致，但其與已有的技藝間差異甚為微小，以致在該項發明完成時對于本專業具有普通技藝人員是顯而易見的，則不能取得專利”。非顯而易見性的判斷要件自1850年由美國的法院判例確立以來，其判斷標準經歷了長時間的發展變化，并且始終備受司法界關注。

2.2美國專利非顯而易見性判斷標準沿革

2.2.1Graham判斷流程

早在1952年美國國會即在重新頒布的《專利法》中首次將非顯而易見性作為可專利性要件法典化。1966年，美國聯邦最高法院在Graham vs. John Deere案中確立了Graham標準。即在分析專利是否具有非顯而易見性時，應遵照如下判斷流程：① 認定現有技術的范圍和內容；② 確定現有技術與有關權利要求之間的區別；③ 確定已解決的相關技術領域的一般技術人員的水平；④ 在這個背景下，考慮有關商業上的成功，長期懸而未決的難題和他人的失敗等此類次要因素。

上述判斷流程為專利非顯而易見性的司法判定奠定了基石。然而，專利非顯而易見性的審查是一種“事后審查”，審查人員是在充分理解發明技術方案的前提之下對其非顯而易見性進行判斷的，即使在Graham流程的指導下，審查人員或法官也往往會認為該發明極其簡單而否認其創造性，即所謂的“后見之明”[4]。因此，除判斷流程之外，還應有一套相應實質判斷標準。

2.2.2TSM判斷標準

作為專利案件的專門上訴法院，CAFC自1982年成立起，即致力于建立更為統一和穩定的非顯而易見性的判斷標準，從而避免“后見之明”的產生。經South Corp. vs. United States案、In re Howard Sernaker案、Dennison Mfg. Co. vs. Panduit Corp案等一系列案件的總結和提煉，CAFC逐步發展出一套“教導-啟示-動機”判斷標準（Teaching-Suggestion-Motivation Test，下簡稱TSM判斷標準）作為具體的工作準則。根據TSM判斷標準，現有技術中存在某種動機、啟示或教導，促使人們做出該發明中的組合時，該發明是顯而易見的。

CAFC認為，這種標準不僅可以避免專利審查人員或法官采用基于發明人的公開而產生的“后見之明”來否定本應授權的專利，且使非顯而易見性的判斷在實踐中更具有可操作性。經過大量判例的鞏固，“Graham判斷流程+TSM判斷標準”構成了美國專利非顯而易見性判定的標準體系，近30年來，美國專利的非顯而易見性司法判定基本遵循這一體系。

然而，在長期司法實踐過程中，美國聯邦法院法官為避免“后見之明”而開始過于依賴TSM標準，眾多批評者認為法官和專利審查人員對于TSM判斷標準日漸僵化的應用降低了專利的非顯而易見性標準，導致了專利權過多過濫，阻礙了技術進步。

2.2.3Graham-TSM判定標準體系的發展

上述問題在著名的KSR vs. Teleflex案[5]中得到了充分的暴露。2007年，最高法院在KSR案的最終判決中，指出CAFC在使用Graham-TSM標準體系進行專利非顯而易見性判斷時存在一些誤區，最高法院重申了遵循Graham判斷流程的重要性，并對該流程中的一些關鍵術語進行了解釋；同時，最高法院對于TSM判斷標準進行了批判性的接納，確立了其輔助地位，對于如何保證TSM使用時的靈活性做出了指導，自此，美國專利非顯而易見性的司法實踐進入“后KSR時代”。

此后，在KSR案的指導下，CAFC結合各行業專利的特殊性質，不斷通過判例對Graham-TSM判定標準體系進行修正和發展。“后KSR時代”美國司法界對Graham-TSM判定標準體系的發展如圖1所示。

圖1　美國專利非顯而易見性判定標準體系

1） Graham判斷流程。Graham判斷流程作為專利非顯而易見性判斷標準體系的主體框架，對其中關鍵術語進行解釋和限定，將對專利非顯而易見性的判斷起到至關重要的指導作用。

① 本領域普通技術人員。“本領域普通技術人員”是專利非顯而易見性判定的主體，其技術水平的確定是判定發明是否具有非顯而易見性的關鍵。“后KSR時代”的判例對“本領域普通技術人員”的范圍進行了拓展，其不再是一個能夠獲知該領域中所有的現有技術，并且有應用該日期前常規實驗手段的能力，但不具有任何創造力的機器人，而是“一個具有普通創造力的人，在試圖解決某一技術問題時，他不會只注意到現有技術中提及的那些用于解決相同問題的技術方案，而是能夠根據現有技術的明確用途將多份專利的教導像智力拼圖一樣組合在一起。”

② 現有技術的范圍和內容。“確定現有技術的范圍和內容”作為Graham判斷流程的第一步，是判斷發明是否具有非顯而易見性的基礎。“后KSR時代”專利審查人員和司法人員在尋找“現有技術”時，可不再局限于專利發明人所在技術領域的嘗試或與申請相關的特定問題，而將檢索領域拓展到申請發明技術領域之外的領域，因為一個具有普通創造力本領域普通技術人員“有能力在其所在的技術領域外，通過類推的方法，尋找到與其所面臨的問題類似的問題，并將該問題的解決方法用于其所面臨的問題。”

2） TSM判斷標準。為避免僵化地使用TSM判斷標準，美國聯邦最高法院在KSR案中指出，“法院不能僅從已發表的論文中尋找動機、啟示或教導，因為一些非常基礎的常識往往是不會發表在文章中的。法院應通過拓寬動機的來源范圍，并特別強調市場因素對動機的貢獻，來保證TSM判斷標準運用時的靈活性”。

在這一法律精神的指導下，此后的Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Lupin案和Pfizer vs. Apotex案確立了“后KSR時代”TSM判斷標準中的“動機”的兩個來源。其一，來自在先技術中的明確表達，其二，“來自人們的常識、現有技術的總和，以及問題本身的性質等[6]。”

3　本案中Graham-TSM判定標準具體適用分析

3.1反訴人Apotex對303專利顯而易見的推導過程

在向CAFC提起反訴的過程中，反訴人Apotex通過Graham-TSM判定標準體系得出了本案項下303專利不具備非顯而易見性的結論，其推導過程如下：

1） 認定現有技術的范圍和內容。為證明303專利是顯而易見的，Apotex提供了在先技術證據（表1），Apotex認為，上述專利或文獻均公開于303專利的申請日（1988年8月13日）之前，并且與303專利高度相關，可認定為現有技術。

表1　Apotex提供的在先技術證據

2） 判斷發明的區別特征。Apotex認為，與現有技術相比，303專利的特征在于，其權利要求1-3公開了氨氯地平的苯磺酸鹽及其藥物組合物和制劑。

3） 確定已解決的相關技術領域的一般技術人員的水平。Apotex指出，本領域普通技術人員有能力從表1所示的現有技術中獲得教導和啟示，并從制造氨氯地平片劑時所面對的困難和發明時的市場需求中獲得動機，最終在上述教導、動機和啟示的推動下，通過常規的最優化實驗，發現最優的苯磺酸鹽。

4） 非顯而易見性的判定。在完成上述分析流程后，Apotex運用TSM判斷標準對303專利的非顯而易見性進行了判定：首先，909專利及Berge的論文分別提供了氨氯地平的化學結構和藥學上最可接受的鹽的種類，為研發氨氯地平的苯磺酸鹽提供了潛在的教導和啟示；其次，表1中所示輔助證據明確指出了苯磺酸鹽在藥代動力學、穩定性、溶解度方面的優異特性，為本領域普通技術人員提供了可將其用于縮小Berge提供的53種藥用鹽范圍的啟示。最后，303專利的發明者在制造馬來酸氨氯地平片劑時所遭遇的困難，即雙鍵無環的馬來酸鹽容易發生降解反應，產生不必要的副產物。這一問題為本領域普通技術人員提供了尋找不帶雙鍵的陰離子（如苯磺酸），來避免發生降解反應的動機。

綜上所述，Apotex認為，在上述教導、動機和啟示的推動下，通過常規的最優化實驗，本領域技術人員就能發現最優的苯磺酸鹽，因此303號專利不具備非顯而易見性。

3.2被反訴人Pfizer公司對上述推導過程的質疑

對于Apotex提出的上述專利無效推論，Pfizer公司提出兩點質疑，分別否認了909專利及輔助證據作為在先技術的地位，認為上述證據沒有為本領域的普通技術人員提供足夠的教導、啟示和動機，不能作為在先技術證明303專利是顯而易見的。

3.3CAFC的判決

根據“后KSR時代”Graham-TSM判定標準體系的發展來看，本案中Pfizer公司和一審法院對本領域普通技術人員的認定不清，對“教導、啟示、動機”的來源界定過窄，落入僵化運用TSM原則的誤區。

3.3.1關于本領域普通技術人員的認定

本案中，將氨氯地平制成苯磺酸鹽的形式并不是為了改善其治療效果，而是為了讓氨氯地平成型，而Apotex公司提供的其他證據，指出了苯磺酸鹽在藥代動力學、穩定性、溶解度方面的優異特性，雖然并未提供可將其與治療高血壓、心絞痛的藥品，如氨氯地平結合的啟示，但是本領域普通技術人員有將Apotex公司提供的其他證據中披露的苯磺酸鹽在制劑方面的優異表現，與Berge的文章結合，用于縮小Berge提供的53種藥用鹽的范圍，最終結合909專利，發明氨氯地平的苯磺酸鹽的普通創造力。因此，Apotex提供的輔助證據與本案是相關的，可以認定為現有技術。

3.3.2關于“教導、啟示、動機”的來源

本案中，人們發現苯硫酸氨氯地平的動機不僅來自于所有在先技術，其還可以來自于303專利的發明者在制造馬來酸氨氯地平片劑時所遭遇的困難的本質，即雙鍵無環的鹽容易發生降解反應，產生不必要的副產物。這一問題為本領域普通技術人員提供了尋找不帶雙鍵的鹽（如苯磺酸鹽），來避免發生降解反應的動機。

綜上，CAFC駁回了地區法院的判決，認為根據Graham-TSM判定標準體系，Apotex的證據提供了完整的動機、教導、和啟示，可促使本領域普通技術人員發明氨氯地平的苯磺酸鹽，故303專利不具備非顯而易見性，Apotex侵權不成立。

4　我國專利創造性判斷標準現狀

如前所述，作為判例法國家，自1952年美國國會將非顯而易見性作為可專利性的判斷要件法典化以來，經過數十年的發展，美國司法界已通過判例建立了一套涵蓋非顯而易見性基本定義、判斷流程、判斷標準、關鍵術語解釋的非顯而易見性的相關法律制度，并據此編纂了《美國專利審查指南》，為各級法院和專利審查人員進行專利非顯而易見性判定時提供了明確且可操作性強的指導。

反觀我國，作為一個后來者，我國在專利制度建立之初，就廣泛吸取了歐美發達國家兩百年來專利法實施過程中的積累的寶貴經驗，在1984年制定的第一部專利法中，就已經將創造性與新穎性和實用性一起，規定為獲得專利權的3個必要條件之一，這里的創造性，即為美國專利制度中的非顯而易見性。

在此后的30年間，我國的專利創造性標準亦經歷了一個不斷完善的過程，形成了與美國Graham-TSM標準體系相類似的判定標準（表2）。首先，在判斷流程方面，國家知識產權局頒布的《專利審查指南》提出了判斷專利的創造性的“三步法”，這一流程與美國的Graham判斷流程就有高度的一致性；其次，在判斷標準方面，《審查指南》也提出了與TSM原則有著較大的相似性的“技術啟示說”。

表2　我國專利創造性與美國非顯而易見性判斷標準的比較

然而，上述流程和標準和美國相較還存在較大差距。

1） 法律層級較低，司法實踐困難重重。由于上述流程和判定標準僅見于《專利審查指南》，并未上升到法律或司法解釋的層面，只能為專利審查人員在判定專利的創造性時提供技術指導，而并非法院進行司法審查時所必須遵循的強制性法律淵源。在具體的司法實踐過程中，由于大陸法系固有特點的限制，導致已生效的在先判例無法產生明確指導效應，司法實踐推薦工作進程緩慢。

2） 細節制定不夠完善，實踐缺乏指導意義。《專利審查指南》并未對非顯而易見性判斷框架中的具體細節問題給出明確解釋。故在司法實踐中，法官對于法律適用問題的不同理解，會使得創造性的判斷具有較大的不確定性，導致我國出現專利訴訟案件重審率高、審判結果爭議較大等現象，不利于制度與規則公信力的維護。

5　美國專利非顯而易見性判斷標準體系對我國的啟示

2011年國務院明確提出將重點扶持七大戰略性新興產業，并將創新驅動作為產業升級轉型的源動力。而專利創造性判斷流程和判斷標準是明確創新技術的知識產權，支撐技術創新平臺的主要法律規則。法院的每一項關于創新技術的專利創造性司法認定都將對該技術領域產生導向性的示范效應。因此在專利法律效力認定的司法實踐過程中，我國可以考慮從以下方面借鑒美國先進經驗。

5.1將創造性的判斷流程和標準上升到司法解釋的高度

作為成文法系國家，司法判例目前尚未成為我國知識產權案件審判的法律淵源。這更需要我國最高人民法院考慮到司法實踐需要，適時出臺相關的司法解釋，以《專利審查指南》中相關規定為基礎，擬定規范化的創造性判斷流程和標準，為司法實踐提供合法、合理且具有可操作性的審判指導。

5.2進一步明確創造性判斷過程中的關鍵術語

我國目前的專利創造性判斷標準中，存在一些細節問題，如對“本領域普通技術人員”的定義過于僵化，對技術啟示的來源范圍的規定過于狹窄等。筆者建議，借鑒美國在“后KSR時代”的實踐經驗，結合我國司法實踐，以創造性判斷標準體系為基本框架，通過對創造性判斷過程中的關鍵術語進行解釋和限定，提高創造性判斷標準的可操作性，提高相關判決的穩定性和一致性。

[1] Fromer JC. The Layers of obviousness in patent law[J]. Harv J L & Technol, 2008, 22(1): 75-100.

[2] Edward D, James IW. Pharmaceutically acceptable salts: United States, 4879303[P]. 1989-11-07.

[3] Berge SM, Bighley LD, Monkhouse DC. Pharmaceutical salts[J]. J Pharm Sci, 1977, 66(1): 1-19.

[4] 牛強. 專利“創造性”判斷中的“事后諸葛亮”——兼評我國《專利法》 第22條及《審查指南》中相關規定[J].知識產權, 2009, 19(4): 49-57.

[5] Ohly DC, Joike T, Morron KL, et al. It is not so obvious: the impact of KSR on patent prosecution, licensing, and litigation[J]. AIPLA Quart J, 2008, 36(3): 267.

[6] Merrill SA, Levin RC, Myers MB. A patent system for the 21st century[M]. Washington, DC: National Academies Press, 2004: 88-89.

國家食藥總局修改銀杏葉藥品檢驗方法

國家食品藥品監督管理總局（CFDA）日前發布《銀杏葉提取物、銀杏葉片、銀杏葉膠囊中游離槲皮素、山柰素、異鼠李素檢查項補充檢驗方法》。按照該檢驗方法，銀杏葉藥品生產過程中改變提取工藝、非法添加等違法行為將被檢出。

近期，CFDA通過飛行檢查發現，部分企業為降低生產成本，謀取非法利益，擅自將銀杏葉提取物生產工藝由稀乙醇提取改為3%鹽酸提取，導致銀杏葉藥品有效成分分解，降低藥品療效，而按照現行藥品標準檢驗方法卻無法發現。這次發布的補充檢驗方法，是國家藥品檢驗機構專門針對鹽酸提取工藝和非法添加其他物質研究的新方法，只要是使用鹽酸提取工藝和非法添加其他物質的，就可以直接檢驗出來。補充檢驗方法作為監管執法的重要手段，一般不公開發布。此次公開發布，是從保證公眾用藥安全的角度出發，為了在最短時間內有效控制藥品風險，給企業自查和專項治理提供技術支持。CFDA已要求所有銀杏葉藥品生產企業抓緊對本企業產品開展自檢，凡檢驗不合格的產品堅決停售停用，及時召回產品。同時要求各地藥品檢驗機構開展監督抽驗，徹底清理銀杏葉藥品市場。凡仍發現有不合格產品在市場流通的企業，堅決依法從嚴處理。

（CFDA）

The Graham-TSM Standard for the examination of non-obviousness in U.S. patent law and its enlightenment to China——based on the empirical analysis of ‘Pfizer vs. Apotex case’*

DING Jinxi**, FU Lingyu, MENG Lili, WANG Anlu
(China Pharmaceutical University, Nanjing 211198, China)

Among all the patentability examination standards in the patent law, the creativity criteria is the most debatable and the hardest one to be mastered. Currently, there exists serious misunderstanding of the patent's creativity criteria in our country, which increases the uncertainty of the trial of cases concerning patents' creativity. In this paper, the recent U.S. biomedicine patent infringement case--‘Pfizer vs. Apotex case’ is used as a main line of the empirical analysis. Through analyzing the evolution history of patent non-obviousness criteria in the U.S., some feasible suggestions are proposed to improve the judicial creativity criteria of our country.

non-obviousness; inventiveness; Graham-TSM Standard

D933.4

C

1006-1533(2015)13-0062-06

國家社會科學基金項目：TRIPS框架下中國藥品試驗數據保護制度研究（項目編號：13BFX120）

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丁錦希，教授，博士生導師。研究方向：醫藥知識產權、醫藥政策法規。E-mail: 13605152326@163.com

2015-04-28）