保護在先著作權(quán)的作品權(quán)屬認定

保護在先著作權(quán)的作品權(quán)屬認定

文/孔慶兵

【案情介紹】

原告（上訴人）江西省萬載橡膠制品有限公司（簡稱萬載公司）

被告 (被上訴人)商標評審委員會

原審第三人江西新萬載日月橡膠有限公司（簡稱新萬載日月公司）

案由：商標異議復審行政糾紛

2005年7月4日，萬載公司向商標局申請注冊第4755216號商標（簡稱被異議商標、見下圖），指定使用在第7類運輸機傳送帶、傳送帶、機器傳送帶、滑輪膠帶、皮帶輪膠帶、平行膠帶、三角膠帶、風扇膠帶等商品上。2008年1月21日,該商標經(jīng)商標局初步審定并公告。

被異議商標

新萬載日月公司于2003年6月3日向商標局申請注冊第3579405號商標（簡稱引證商標一、見下圖），2005年2月21日被核準注冊，核定使用在第17類生橡膠或半成品橡膠、合成橡膠、絕緣材料、塑料板等商品上，該商標專用期限至2015年2月20日止；于2007年8月13日向商標局申請注冊第6216986號商標（簡稱引證商標二、見下圖），2010年1月14日被核準注冊，核定使用在第12類陸地車輛傳送帶、車輛輪胎、自行車、三輪車車胎等商品上，該商標專用期限至2020年1月13日止。

引證商標一

引證商標二

新萬載日月公司在法定期限內(nèi)就被異議商標提出異議申請，2010年11月3日，商標局裁定被異議商標予以核準注冊。新萬載日月公司不服，向商標評審委員會提出異議復審申請，請求不予核準被異議商標的注冊申請，其主要理由是：被異議商標與引證商標一、引證商標二構(gòu)成近似商標，被異議商標的申請注冊侵犯了新萬載日月公司的在先著作權(quán)、字號權(quán)。2010年12月16日，新萬載日月公司在江西省版權(quán)局對引證商標的標識進行了美術(shù)作品版權(quán)登記，載明作品類型為“美術(shù)作品”，作者為“羅小龍”，著作權(quán)人為“江西新萬載日月橡膠有限公司”，作品完成日期為“2003年2月1日”等。

2012年10月29日，商標評審委員會作出商評字〔2012〕第43558號《關(guān)于第4755216號“萬橡日月及圖”商標異議復審裁定書》（簡稱第43558號裁定），認定：一、被異議商標指定使用的“運輸機傳送帶”等商品與引證商標一、引證商標二核定使用的商品不屬于類似商品。雖然雙方商標在整體外觀、構(gòu)成等方面相近，但其指定使用的商品區(qū)別較大，并存使用在非類似商品上，不易使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認，未構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標。二、新萬載日月公司早在2003年已將“萬橡日月及圖”商標申請注冊，該商標所含中文“萬橡日月”及日月圖形經(jīng)過獨特的藝術(shù)化處理，符合《著作權(quán)法》規(guī)定的作品獨創(chuàng)性要求，屬于《著作權(quán)法》保護的美術(shù)作品，新萬載日月公司對該作品享有在先著作權(quán)。被異議商標所含中文“萬橡日月”及日月圖形與新萬載日月公司上述享有著作權(quán)之作品在整體外觀、呼叫等方面相同，已構(gòu)成實質(zhì)性近似。萬載公司提交的證據(jù)不足以證明其對被異議商標文字設(shè)計具有合理出處，在未經(jīng)授權(quán)的情形下，萬載公司申請注冊被異議商標構(gòu)成對新萬載日月公司在先著作權(quán)的損害。三、新萬載日月公司提交的證據(jù)不足以證明在被異議商標申請日前，“萬橡日月”作為其企業(yè)字號在“運輸機傳送帶”等相同或類似的行業(yè)內(nèi)經(jīng)過使用已具有一定知名度，從而使消費者易將被異議商標與新萬載日月公司商號相聯(lián)系，損害新萬載日月公司的利益，亦不足以證明萬載公司搶注“萬橡日月及圖”商標的主張。綜上，商標評審委員會依據(jù)《商標法》第31條、第33條、第34條的規(guī)定，裁定被異議商標不予核準注冊。萬載公司不服，向北京市第一中級法院提起行政訴訟。

【法院審判】

北京市第一中級法院經(jīng)審理認為：新萬載日月公司對“江西新萬載日月橡膠有限公司標徽”進行了版權(quán)登記，其中所載作品包括圖形部分和文字部分，其中位于上方的圖形部分由位于左側(cè)的太陽圖形以及位于右側(cè)的彎月圖形組成，位于下方的文字部分為“萬橡日月”。結(jié)合新萬載日月公司對該作品的創(chuàng)作理念，該圖形完整表達了其某種思想，系以線條等方式構(gòu)成的有審美意義的平面藝術(shù)作品，具有獨創(chuàng)性，符合《著作權(quán)法》對美術(shù)作品的要求，認定上述圖形部分構(gòu)成美術(shù)作品。并且，該作品與引證商標一、引證商標二的標識部分相同，與新萬載日月公司提交的企業(yè)宣傳手冊、廣告照片、零售店照片等證據(jù)材料中所顯示的商標標識相同。綜合考慮新萬載日月公司針對上述作品進行的版權(quán)登記中所載作品完成日期、引證商標一的申請日期以及廣告照片等證據(jù)，認定上述美術(shù)作品在被異議商標申請日之前已經(jīng)公開發(fā)表，新萬載日月公司系該作品的著作權(quán)人。

被異議商標標識中的圖形部分同樣由位于左側(cè)的太陽圖形與位于右側(cè)的彎月圖形組成，整體與上述美術(shù)作品基本相同，構(gòu)成實質(zhì)性相似。并且，萬載公司與新萬載日月公司同位于江西省，萬載公司并未舉證證明被異議商標標識部分系由其自身獨立創(chuàng)作，或者在上述美術(shù)作品完成之前存在實質(zhì)性相似的作品在先存在。因此，被異議商標的標識系未經(jīng)許可對上述美術(shù)作品的復制，侵犯了新萬載日月公司對上述美術(shù)作品享有的著作權(quán)，違反了《商標法》第31條有關(guān)“申請商標不得侵犯他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”的規(guī)定，不應(yīng)予以核準注冊。

綜上，北京市第一中級法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第54條第（一）項之規(guī)定，判決：維持第43558號裁定。

萬載公司不服原審判決，向北京市高級法院提起上訴，并提交了第3172928號、第638552號商標檔案查詢信息，其中第3172928號商標（見下圖）申請日期為2002年5月10日，申請人為濟南槐蔭福明電動助力車廠，2003年5月28日被核準注冊，核定使用的商品為第12類機動自行車等。新萬載日月公司對該證據(jù)的真實性認可。

第3172928號商標

新萬載日月公司亦向二審法院提交了其于2003年至2006年期間的送貨單、收貨單、銷售分公司總結(jié)、產(chǎn)品調(diào)查表及月計劃、授權(quán)加工委托書及購銷合同、廣告申請表、實物照片等證據(jù)材料，用以證明在被異議商標申請日前，新萬載日月公司已廣泛使用“萬橡日月及圖”商標，萬載公司申請注冊被異議商標具有惡意。萬載公司對上述證據(jù)的真實性認可，但認為其與案件無關(guān)聯(lián)性。

北京市高級法院經(jīng)審理認為：《商標法》第31條規(guī)定“申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”中的“在先權(quán)利”包含在先著作權(quán)。認定申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先著作權(quán)，至少應(yīng)具備：在先的標識構(gòu)成作品，該作品系權(quán)利人獨立創(chuàng)作且權(quán)屬明確。

新萬載日月公司主張在先著作權(quán)的“江西新萬載日月橡膠有限公司標徽”作品與萬載公司提交的第3172928號商標標識相比，兩者除文字和圖形方向略有不同外，其它基本相同，構(gòu)成實質(zhì)性近似。第3172928號商標標識于2002年5月10日前已存在，早于“江西新萬載日月橡膠有限公司標徽”作品的完成日期2003年2月1日,不能證明新萬載日月公司或羅小龍獨立創(chuàng)作了該標微,該作品的完成時間亦不符合客觀事實，而第3172928號商標作為商業(yè)標識權(quán)屬濟南槐蔭福明電動助力車廠，并無證據(jù)證明該廠與新萬載日月公司存在許可或其它關(guān)聯(lián)關(guān)系。商標行政案件不僅要考慮具體行政行為的合法性，還要考慮行政訴訟中新的客觀事實。第3172928號商標所載圖案與新萬載日月公司版權(quán)登記的“江西新萬載日月橡膠有限公司標徽”作品近似，新萬載日月公司主張其系該作品的著作權(quán)人并以此請求對被異議商標不予核準注冊，缺乏事實和法律依據(jù)。原審法院及商標評審委員會的相關(guān)認定錯誤，應(yīng)予糾正。

《行政訴訟法》第5條規(guī)定：“人民法院審理行政案件，對具體行政行為是否合法進行審查。”第43558號裁定認定了被異議商標的申請注冊未違反《商標法》第28條規(guī)定、但違反《商標法》第31條規(guī)定，并對被異議商標不予核準注冊，萬載公司作為被異議商標的申請人，提起行政訴訟時僅主張了被異議商標的申請注冊未違反《商標法》第31條的規(guī)定，但《商標法》第28條仍為商標評審委員會作出第43558號裁定時新萬載日月公司所提的異議復審申請理由，因此，該案仍可對第43558號裁定有關(guān)《商標法》第28條認定是否合法進行審理。

被異議商標與引證商標一相比，兩商標的標識基本相同，被異議商標指定使用的運輸機傳送帶、滑輪膠帶、皮帶輪膠帶等商品與引證商標一核定使用的生橡膠或半成品橡膠、合成橡膠、再生膠等商品在生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費對象等方面具有較大的關(guān)聯(lián)性，在引證商標一已實際使用并具有一定知名度、而被異議商標尚未投入使用且未予授權(quán)的情況下，充分考慮相關(guān)公眾對商品的通常認知和一般交易觀念，防止產(chǎn)生實際的市場混淆可能，確保后期的市場穩(wěn)定，被異議商標若與引證商標一在上述商品上并存使用，相關(guān)公眾一般認為其存在特定聯(lián)系，進而產(chǎn)生混淆誤認。因此，被異議商標使用在運輸機傳送帶、滑輪膠帶、皮帶輪膠帶等商品上與引證商標一構(gòu)成《商標法》第28條所規(guī)定的使用在相同或類似商品上的近似商標，被異議商標在指定使用的商品上不應(yīng)予以核準注冊。第43558號裁定相關(guān)認定不當，應(yīng)以糾正。

綜上，雖然第43558號裁定和原審判決對《商標法》第31條的事實認定錯誤，萬載公司的相關(guān)上訴理由成立，但是，由于被異議商標的申請注冊違反了《商標法》第28條的規(guī)定，依法不應(yīng)予以核準注冊，第43558號裁定和原審判決的結(jié)論正確，故在糾正第43558號裁定和原審判決錯誤的基礎(chǔ)上，對其結(jié)論予以維持。萬載公司的上訴請求不能成立，不予支持。北京市高級法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第61條第（一）項之規(guī)定，判決：駁回上訴，維持原判。

【法官評析】

該案二審法院基于商標行政案件全面審查原則，認定被異議商標與引證商標一構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標，違反《商標法》第2 8條規(guī)定，不應(yīng)予以核準注冊，從而在結(jié)論上維持了原審判決。但是，二審法院在認定被異議商標的申請注冊是否損害《商標法》第31條規(guī)定的“他人在先著作權(quán)”時更為嚴格審慎，結(jié)合新發(fā)現(xiàn)的事實，得出與原審法院相反的認定，即新萬載日月公司并非涉案作品的著作權(quán)人，其以損害在先著作權(quán)請求對被異議商標不予核準注冊缺乏依據(jù)。一審、二審法院出現(xiàn)相反的認定，均系由在先著作權(quán)的作品權(quán)屬認定不同導致，而作品的權(quán)屬認定一直是審查《商標法》有關(guān)在先著作權(quán)與在后申請商標發(fā)生沖突問題的關(guān)鍵。

目前，在商標授權(quán)確權(quán)行政案件中，當事人以《商標法》第31條為由主張在先著作權(quán)保護越來越多。一方面，部分在后商標申請人或注冊人利用商標在商品上分類保護規(guī)則，違背誠信，在不相同或有一定區(qū)別的商品上申請注冊與在先商標相同或極為近似的商標，而在先商標的使用并未達到馳名商標跨類保護的程度，無法阻止在后商標的申請注冊，使得在先商標被搶注或惡意摹仿亦得不到有效救濟，在先著作權(quán)保護為其較好選擇；另一方面，在先商標權(quán)人以其在先商標標志或該標志的顯著部分構(gòu)成《著作權(quán)法》保護的作品，要求進行著作權(quán)保護，進而對抗在后商標的申請注冊，可以不予考慮類似商品問題，且對該標志的實際商業(yè)使用及知名度情況證明要求不高，但保護的強度和范圍較大，超出商標法一般條文的有限規(guī)定，利于在先權(quán)利人制止商標搶注或惡意摹仿行為。鑒于此，正確適用《商標法》第31條規(guī)定的保護在先著作權(quán)規(guī)則，厘清該條款的法律適用要件及標準，對于解決著作權(quán)與商標權(quán)沖突、平衡各方利益具有重要意義。

《商標法》第31條保護在先著作權(quán)實際上是對作品的保護。首先應(yīng)對作品的構(gòu)成要件進行明確，根據(jù)《著作權(quán)法實施條例》第2條的規(guī)定，作品應(yīng)為此：（1）文學、藝術(shù)和科學領(lǐng)域內(nèi)的智力創(chuàng)作；（2）具有獨創(chuàng)性；（3）能夠以有形形式復制，其中獨創(chuàng)性包含“獨立完成”和“創(chuàng)作高度”兩層內(nèi)容，而“獨立完成”即為作品權(quán)屬明確的基礎(chǔ)。其次是有損害才有保護，商標作為具有區(qū)分商品或服務(wù)來源功能的商業(yè)標識，商標權(quán)與著作權(quán)發(fā)生沖突的根本原因在于二者具有同一客體。而且作品能夠被復制，進而應(yīng)用于商業(yè)標識領(lǐng)域，由此直接引起不同主體間的權(quán)利抵觸和利益沖突，可能產(chǎn)生損害，該情況在商標法體系下以保護在先權(quán)利原則予以解決。再次是在先著作權(quán)保護的要件問題，《商標法》第31條是針對商標的申請注冊制度設(shè)置的，在判斷申請注冊商標是否對他人在先著作權(quán)構(gòu)成損害時，與著作權(quán)侵權(quán)判定標準是否一致，法律并無規(guī)定。司法實踐中，未經(jīng)許可、接觸加實質(zhì)性相似原則逐漸為適用該條款所接受。但畢竟商標授權(quán)確權(quán)行政案件又有其自身特點，涉及不同程序的啟動及救濟，該類案件主張在先著作權(quán)的主體一般又是在先商標權(quán)人，欲利用著作權(quán)保護的形式，實現(xiàn)商標權(quán)保護的目的。此情況下，作品權(quán)屬問題經(jīng)常成為在先商標權(quán)人主張權(quán)利的瓶頸。

有關(guān)作品權(quán)屬的證明及其標準問題。有觀點認為，由于在先權(quán)利人以其在先商標標志或該標志的顯著部分主張在先著作權(quán)，可以肯定該標識的完成時間早于在后商標申請注冊時間，而該標識又有一定創(chuàng)作高度，肯定系“他人”創(chuàng)作完成，至于“他人”是否為涉案當事人或利害關(guān)系人可以不予考慮，尤其是商標異議案件，任何人皆可提起異議程序，法律未規(guī)定其所依據(jù)的權(quán)利歸屬，因此，作品權(quán)屬證明以相關(guān)商業(yè)使用證據(jù)推定即可，標準不宜過高。另有觀點認為，作品權(quán)屬可以反映作品的獨立創(chuàng)作事實，證明作品權(quán)屬的過程，亦是證明作品系由作者通過獨立構(gòu)思、創(chuàng)作產(chǎn)生的，不是摹仿、抄襲他人的作品。若不能證明其權(quán)屬，明確歸屬，即無法認定作品本身權(quán)利的合法性，不應(yīng)得到法律的模糊保護。因此，存在足以推翻或質(zhì)疑作品權(quán)屬問題的證據(jù)時，在先著作權(quán)即不能得以保護，該證明標準須嚴格高度蓋然。

后一種觀點更趨于被法院及商標行政機關(guān)所接受，理由有：

1.作品的權(quán)屬確認是保護在先著作權(quán)的前提。由于作品的創(chuàng)作過程較為私密，且著作權(quán)從作品創(chuàng)作完成之日起即產(chǎn)生，受到保護，而權(quán)利的產(chǎn)生無須授予或公示程序，該權(quán)利天然即缺乏社會確認和調(diào)整規(guī)制過程，若不對其權(quán)屬進行審查和確認，直接對其權(quán)利進行實然性保護，不符程序的正當性。因此，明確作品權(quán)屬是判斷系爭商標是否損害他人在先著作權(quán)的前提。同時，《著作權(quán)法》規(guī)定，著作權(quán)屬于作者，創(chuàng)作作品的公民是作者；由法人或者其他組織主持，代表法人或者其他組織意志創(chuàng)作，并由法人或其他組織承擔責任的作品，法人或者其他組織視為作者；如無相反證明，在作品上署名的公民、法人或者其他組織為作者。可見，在我國，保護作者權(quán)益是著作權(quán)法的第一目的。真正作者的權(quán)利能否得到保護也要求首先進行作品的權(quán)屬認定。

2.作品的權(quán)屬確認是保護在先著作權(quán)的合法性要求。作品的可復制性，決定了其所產(chǎn)生的權(quán)利易受侵害，并可同時為不同主體所持有。誰為真正合法的持有者，須由法律來確認。權(quán)利本質(zhì)上是指法律為了保障主體的特別利益而提供法律之力的保護，其概念本身就包括了權(quán)利必須合法這一特性。因此，在先著作權(quán)欲產(chǎn)生阻卻在后申請商標的功效，其本身合法性須具有法律上的依據(jù)，進而受到法律的保護和支持。此外，判定前述作品構(gòu)成要件時，“獨立完成”是作品產(chǎn)生著作權(quán)保護的必要條件，作品權(quán)屬不明或不能確認，該作品是否“獨立完成”亦難以知曉，此情況下，承載于作品上的權(quán)利也就失去了保護的依據(jù)。

3.嚴格的證明標準利于防止在先著作權(quán)保護的濫用。權(quán)利的行使應(yīng)當合乎保護目的。著作權(quán)保護的是表達，商標權(quán)保護的是區(qū)別性標志，由于商標權(quán)的行使，恰恰可能利用著作權(quán)的表達，導致?lián)p害行為的發(fā)生。因為著作權(quán)的保護不考慮實際使用方式，保護的力度似比對已注冊馳名商標的保護還要強，一定程度上打破了商標法對商標權(quán)益實行有限保護的規(guī)則，使得保護商標權(quán)益的眾多商標法條文成為具文。因此對在先著作權(quán)保護，應(yīng)多方考察是否構(gòu)成作品及作品權(quán)屬問題，不宜過于寬泛以致動搖整個商標法的保護體系。這種不考慮實際使用商品的類別的保護，若不在證明標準方面嚴格限制，可能導致對商標注冊及制度體系的破壞。

基于以上考慮，在先著作權(quán)若以《商標法》第31條保護，阻礙在后商標的注冊，必須明確作品的權(quán)屬。當事人可以依據(jù)最高法院《關(guān)于審理著作權(quán)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，提供涉及著作權(quán)的底稿、原件、合法出版物、著作權(quán)登記證書、認證機構(gòu)出具的證明、取得權(quán)利的合同等作為證據(jù)，證明其對該項權(quán)利的主體身份或利害關(guān)系。需要注意的是，對于作品的權(quán)屬證明，商標注冊證僅表示商標權(quán)的歸屬，不屬于《著作權(quán)法》意義上表明作者身份的署名行為；商標轉(zhuǎn)讓行為亦并不意味該標識著作權(quán)的一并轉(zhuǎn)讓，其權(quán)屬狀況還需其它證據(jù)予以印證。依據(jù)證據(jù)規(guī)則，在先權(quán)利人已經(jīng)完成足以證明其對涉案作品享有著作權(quán)的初步舉證責任后，在后商標申請人若無法提出相反的證據(jù)，一般情況下，可以認定在先著作權(quán)成立。

綜上，《商標法》第31條在先著作權(quán)保護問題，涉及《商標法》與《著作權(quán)法》的相關(guān)規(guī)定，影響當事人之間權(quán)利沖突及利益平衡，作品權(quán)屬問題需要慎重嚴謹對待。

責任編輯/唐明