涉外貼牌加工不構(gòu)成商標(biāo)使用

劉曉春

涉外貼牌加工是國(guó)際加工貿(mào)易中的一種主要方式，也稱為定牌生產(chǎn)或委托加工，指的是我國(guó)境內(nèi)企業(yè)接受境外商標(biāo)權(quán)人或商標(biāo)使用權(quán)人的委托，根據(jù)委托方要求加工產(chǎn)品，貼附委托方提供的商標(biāo)，并將加工的產(chǎn)品全部交付給境外委托人的貿(mào)易形式。在貼牌加工行業(yè)，如果所貼附的境外商標(biāo)與在中國(guó)境內(nèi)已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)發(fā)生沖突，就會(huì)引發(fā)商標(biāo)侵權(quán)的嫌疑與糾紛。涉外貼牌加工中的商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)一直是困擾我國(guó)加工企業(yè)的一朵法律疑云。

在司法實(shí)踐中，由于適用標(biāo)準(zhǔn)的不同，曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)截然不同的法院判決，這也給貼牌加工企業(yè)的運(yùn)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)很大的不確定性。最近，最高人民法院就“PRETUL”商標(biāo)的貼牌加工案件作出的再審判決，確定了僅為出口的貼牌加工行為不構(gòu)成“商標(biāo)使用”，因此不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。這個(gè)判決或許能夠在很大程度上確立一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于貼牌加工行業(yè)而言，也可能意味著“商標(biāo)魔咒”的松綁，能夠大大降低其侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。不過(guò)，圍繞著這“一錘定音”的判決及其可能的后續(xù)效果，也引發(fā)了廣泛的討論和爭(zhēng)議。相關(guān)行業(yè)的企業(yè)和商標(biāo)注冊(cè)人，都有必要對(duì)此跟進(jìn)了解，未雨綢繆，制定對(duì)策。

商標(biāo)權(quán)地域性與貼牌加工

涉外貼牌加工涉及到的商標(biāo)使用和侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，與商標(biāo)權(quán)的地域性有關(guān)。一般在此類案件中，都會(huì)涉及到兩個(gè)相同或者近似的商標(biāo)，一個(gè)注冊(cè)在中國(guó)，一個(gè)注冊(cè)在境外，分別被稱為“中國(guó)商標(biāo)”和“境外商標(biāo)”。需要注意的是，中國(guó)商標(biāo)的注冊(cè)人并不一定是中國(guó)企業(yè)或個(gè)人，而境外商標(biāo)的注冊(cè)人也可能身在中國(guó)。由于商標(biāo)的效力只及于注冊(cè)地的范圍，因此，如果在中國(guó)境內(nèi)使用商標(biāo)，一般是要受到中國(guó)商標(biāo)注冊(cè)人的控制，而境外商標(biāo)的效力也只在境外有效。

比如，在最高院判決的“PRETUL”案件中，在中國(guó)擁有“PRETUL”商標(biāo)的是原告萊斯公司，而被告亞環(huán)公司作為貼牌加工企業(yè)，其委托方儲(chǔ)伯公司擁有“PRETUL”的墨西哥商標(biāo)。亞環(huán)公司受儲(chǔ)伯公司委托，按照其要求生產(chǎn)掛鎖，在掛鎖上使用“PRETUL”相關(guān)標(biāo)識(shí)并全部出口至墨西哥，該批掛鎖并不在中國(guó)市場(chǎng)上銷售。從儲(chǔ)伯公司的行為看，這的確是它使用自己商標(biāo)的行為。但是，由于商標(biāo)貼附行為發(fā)生在中國(guó)，中國(guó)商標(biāo)權(quán)人是否有權(quán)要求禁止此種貼附行為，就成為問(wèn)題的核心。

承攬加工抑或商品銷售

在以往的許多司法判決中，法院根據(jù)《商標(biāo)法》關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)的規(guī)定，認(rèn)為貼牌加工的確是“在相同或者類似的商品上使用了相同或者近似的商標(biāo)”，屬于注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的范圍，因而構(gòu)成了商標(biāo)侵權(quán)。但是，近年來(lái)漸漸也有很多法院認(rèn)為，貼牌加工制造的產(chǎn)品如果全部交付給委托方，到境外銷售，而并不在中國(guó)市場(chǎng)上銷售，那么，所“貼”之“牌”并沒有在我國(guó)境內(nèi)發(fā)揮商標(biāo)的識(shí)別功能，因而不構(gòu)成“商標(biāo)使用”行為，進(jìn)而也就不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。這也對(duì)應(yīng)了《商標(biāo)法》修改后對(duì)于商標(biāo)使用的界定，要求是“用以識(shí)別商品來(lái)源的行為”。

最高院在“PRETUL”案件中支持了上述第二種觀點(diǎn)，認(rèn)為：“商標(biāo)作為區(qū)分商品或者服務(wù)來(lái)源的標(biāo)識(shí)，其基本功能在于商標(biāo)的識(shí)別性，亞環(huán)公司依據(jù)儲(chǔ)伯公司的授權(quán)，上述使用相關(guān)‘PRETUL’標(biāo)志的行為，在中國(guó)境內(nèi)僅屬物理貼附行為，為儲(chǔ)伯公司在其享有商標(biāo)專用權(quán)的墨西哥國(guó)使用其商標(biāo)提供了必要的技術(shù)性條件，在中國(guó)境內(nèi)并不具有識(shí)別商品來(lái)源的功能。因此，亞環(huán)公司在委托加工產(chǎn)品上貼附的標(biāo)志，既不具有區(qū)分所加工商品來(lái)源的意義，也不能實(shí)現(xiàn)識(shí)別該商品來(lái)源的功能，故其所貼附的標(biāo)志不具有商標(biāo)的屬性，在產(chǎn)品上貼附標(biāo)志的行為亦不能被認(rèn)定為商標(biāo)意義上的使用行為。”

盡管在亞環(huán)公司與儲(chǔ)伯公司之間的合同上存在著“買賣”的字樣，但是法院結(jié)合雙方整體合同內(nèi)容，將雙方關(guān)系被界定為“承攬加工”而非“商品銷售”，而貼附標(biāo)識(shí)的行為也因而被認(rèn)定為“物理貼附”和“技術(shù)性條件”，而非《商標(biāo)法》意義上的“商標(biāo)使用”。這一界定提示我們，在判斷某個(gè)場(chǎng)景是否符合“貼牌加工”從而可以豁免侵權(quán)時(shí)，首先要關(guān)注中外企業(yè)之間究竟是“承攬加工”關(guān)系——亦即提供的是加工服務(wù)而非商品本身，還是“商品銷售”關(guān)系，如果被界定為后者，那么恐怕還是逃不開商品侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)。

商標(biāo)使用的多重功能

最高院對(duì)于貼牌加工行為不構(gòu)成商標(biāo)使用的這一認(rèn)定，盡管是在商標(biāo)侵權(quán)案件中作出的，但是由于“商標(biāo)使用”這一概念在《商標(biāo)法》中還有其他制度性功能，因此，有可能導(dǎo)致制度上的連鎖反應(yīng)。

對(duì)于商標(biāo)權(quán)人來(lái)說(shuō)，商標(biāo)使用是維持商標(biāo)權(quán)效力的一個(gè)前提條件，反過(guò)來(lái)說(shuō)，如果商標(biāo)權(quán)人連續(xù)三年不使用商標(biāo)，會(huì)面臨商標(biāo)被撤銷的可能性。對(duì)于出口型企業(yè)來(lái)說(shuō)，很多自有品牌的商品可能并不在中國(guó)境內(nèi)直接銷售，而是僅在中國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)，全部銷售到境外。如果類推適用上述規(guī)則，那么有可能使得這種“使用”無(wú)法構(gòu)成“商標(biāo)使用”，而面臨被撤銷的境地。

實(shí)踐中法院曾經(jīng)判決此種情況下，可以認(rèn)定為商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)使用行為，如北京市高院在“SCALEXTRIC”商標(biāo)案中的判決。這或許通過(guò)將出口型企業(yè)的行為解釋為“銷售”行為而非“加工”行為來(lái)實(shí)現(xiàn)。

由于“商標(biāo)使用”在《商標(biāo)法》中存在多重功能，貼牌加工中的商標(biāo)貼附行為性質(zhì)的認(rèn)定，有必要在不同的領(lǐng)域進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，這有賴于法院在實(shí)踐中建立更具有可預(yù)期性的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，而對(duì)于商標(biāo)權(quán)人和貼牌加工企業(yè)來(lái)說(shuō)，也有必要深入理解司法規(guī)則背后的邏輯和精神，預(yù)先制定有利于自己的操作方案。

后續(xù)影響與應(yīng)對(duì)方案

涉外貼牌加工行為不構(gòu)成商標(biāo)使用，這一認(rèn)定相當(dāng)于給貼牌加工企業(yè)建立了一個(gè)商標(biāo)侵權(quán)豁免的“避風(fēng)港”。而從商標(biāo)權(quán)人的角度，也意味著在主張商標(biāo)侵權(quán)的時(shí)候，除了關(guān)注商品在生產(chǎn)階段的商標(biāo)貼附行為（或者說(shuō)商標(biāo)和商品之間的物理聯(lián)系）之外，還需要考慮商品的后續(xù)銷售渠道等市場(chǎng)情況，如果商品后續(xù)沒有進(jìn)入中國(guó)境內(nèi)的銷售渠道，那么商標(biāo)貼附行為很可能在中國(guó)就不會(huì)被認(rèn)為是一種“商標(biāo)使用”。這一方面減輕了貼牌加工企業(yè)的商標(biāo)合規(guī)義務(wù)，另一方面的確是增加了商標(biāo)權(quán)人主張商標(biāo)侵權(quán)的負(fù)擔(dān)。因而這些規(guī)則也引發(fā)了業(yè)內(nèi)的爭(zhēng)論和質(zhì)疑。

這種影響可能對(duì)于工商、海關(guān)等行政執(zhí)法產(chǎn)生比較直接的影響。比如，當(dāng)工商或者海關(guān)查封涉嫌商標(biāo)侵權(quán)的產(chǎn)品時(shí)，如果被查封企業(yè)提供了證明自己為涉外貼牌加工的相關(guān)文件，比如委托方持有在非洲某小國(guó)的注冊(cè)商標(biāo)，那么就可以證明不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。但是，實(shí)踐中很可能出現(xiàn)規(guī)則被“鉆空子”的情形，比如，某些中國(guó)企業(yè)為了規(guī)避侵權(quán)，有可能去非洲某小國(guó)注冊(cè)很多中國(guó)的商標(biāo)，打著“貼牌加工”的幌子行假冒商標(biāo)之實(shí)，卻有可能在實(shí)踐操作中獲得豁免。

從貼牌加工企業(yè)的角度，“PRETUL”案件的規(guī)則的確能夠讓他們從商標(biāo)侵權(quán)的疑云之下解放出來(lái)，只要能夠證明自己是純粹的貼牌加工，并且產(chǎn)品全部用于出口，則不需再承擔(dān)侵權(quán)之責(zé)。在實(shí)際操作中，貼牌加工企業(yè)應(yīng)當(dāng)在接受委托加工業(yè)務(wù)之時(shí)，就注意審查和保存委托方相關(guān)的權(quán)利證明文件，以及雙方的合同相關(guān)往來(lái)文件，主要證明兩個(gè)方面：第一，委托方擁有合法的境外商標(biāo)，即貼牌加工所貼附之標(biāo)識(shí)存在合法來(lái)源；第二，所加工的產(chǎn)品全部運(yùn)往國(guó)外用于國(guó)外銷售。如果存在部分產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)境內(nèi)的流通渠道，那么這部分產(chǎn)品就很可能構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)產(chǎn)品，而不再能進(jìn)入“貼牌加工”的避風(fēng)港。

從商標(biāo)權(quán)人的角度，需要明確的是，他人純粹用于出口的貼牌加工行為已經(jīng)不需要再取得商標(biāo)權(quán)人的許可。但是，商標(biāo)權(quán)人依然可以監(jiān)控國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，如果出現(xiàn)打著“貼牌加工”之名而行國(guó)內(nèi)銷售之實(shí)，依然可以追究其商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任。除此之外，出口型企業(yè)也應(yīng)當(dāng)關(guān)注自己出口商品的商標(biāo)使用方式，通過(guò)證明自己行為屬于“銷售”行為，避免被認(rèn)定為“連續(xù)三年不使用”，而面臨被撤銷的尷尬。

（ 作者單位：中國(guó)青年政治學(xué)院法學(xué)院 ）