從“一種全保護無人機”無效案看專利復審委員會對優先權的核實

陳華成 劉 倜 金光華

一、引 言

對于一件專利申請而言，優先權是非常重要的一項權利。一件專利申請能否享有優先權可能會對其新穎性和創造性判斷有很大的影響。在實審過程中進行新穎性和創造性的審查時，當檢索到PX、PY、PE類文件時，實審審查員會核實優先權。然而，在無效宣告請求審查過程中，核實優先權的情況并不常見。

下面筆者結合“一種全保護無人機”無效宣告請求案件（案件編號5W111384）的審查過程，與大家交流一下在無效案件中對優先權的核實。

二、相關法律規定

關于優先權，《專利法》第29條規定：申請人自發明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起12個月內，或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起6個月內，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優先權的原則，可以享有優先權。

在《專利審查指南》（2010版）第二部分第八章第4.6節規定了有關優先權核實的相關要求，具體而言：

“當檢索得到的所有對比文件的公開日都早于申請人所要求的優先權日時，不必核實優先權。出現下列情形之一時，需要核實優先權：

（1）對比文件公開了與申請的主題相同或密切相關的內容，而且對比文件的公開日在申請日和所要求的優先權日之間，即該對比文件構成PX或PY類文件；

（2）任何單位或者個人在專利局的申請所公開的內容與申請的全部主題相同，或者與部分主題相同，前者的申請日在后者的申請日和所要求的優先權日之間，而前者的公布或公告日在后者的申請日或申請日之后，即任何單位或者個人在專利局的申請構成PE類文件；

（3）任何單位或者個人在專利局的申請所公開的內容與申請的全部主題相同，或者與部分主題相同，前者所要求的優先權日在后者的申請日和所要求的優先權日之間，而前者的公布或公告日在后者的申請日或申請日之后，即任何單位或者個人在專利局的申請構成PE類文件。”

“審查員應當在初步審查部門審查的基礎上核實：

（1）作為要求優先權的基礎的在先申請是否涉及與要求優先權的在后申請相同的主題；

（2）該在先申請是否是記載了同一主題的首次申請；

（3）在后申請的申請日是否在在先申請的申請日起12個月內。

進行上述第（1）項核實，即判斷在后申請中各項權利要求所述的技術方案是否清楚地記載在上述在先申請的文件（說明書和權利要求書，不包括摘要）中。為此，審查員應當把在先申請作為一個整體進行分析研究，只要在先申請文件清楚地記載了在后申請權利要求所述的技術方案，就應當認定該在先申請與在后申請涉及相同的主題。審查員不得以在先申請的權利要求書中沒有包含該技術方案為理由，而拒絕給予優先權。”①中華人民共和國國家知識產權局. 專利審查指南2010 [M]. 北京. 知識產權出版社，2010.

三、“一種全保護無人機”無效案件的案情簡介

“一種全保護無人機”是專利權人北京零零無限科技有限公司的實用新型專利，其申請日為2015年8月31日、申請號為201520667976.4、授權公告日為2016年3月30日、授權公告號為CN205113731U。該申請要求了申請日為2015年1月4日、申請號為62/099512的美國臨時申請的優先權。

該實用新型專利于2016年11月1日被提出無效宣告請求（案件編號5W111384），審查員在該無效案件的審理過程中，對優先權進行了核實。

具體案情如下：

（1）無效請求人鄧蘊弘于2016年11月1日向專利復審委員會對該實用新型專利提出了無效宣告請求，其理由包括：涉案專利權利要求1不符合《專利法》第22條第2款的規定；涉案專利權利要求1～10不符合《專利法》第22條第3款的規定等。

無效請求人提交了8項證據，其中包括：

證據6：授權公告日為2015年7月29日，授權公告號為CN204502398U的中國實用新型專利的復印件。

證據8：申請公布日為2015年7月1日，申請公布號CN104743104A的中國發明專利申請的復印件。

此外，無效請求人認為由于涉案專利所要求的優先權申請未獲公開，請求人無法確定涉案專利的各項權利要求是否均有效享有優先權，因此請專利復審委員會進行核實。

（2）專利權人于2016年12月29日提交意見陳述書。在意見陳述書中，專利權人指出：

證據6的公開日期為2015年7月9日，證據8的公開日期為2015年7月1日，均晚于該實用新型專利的優先權日2015年1月4日。因此，證據6和證據8不能用于評價該實用新型專利的創造性。

（3）2017年1月9日，合議組將專利權人提交的意見陳述書以及所附附件的副本轉送給無效請求人，并要求其在指定期限內答復。

（4）2017年2月10日，請求人提交“意見陳述書”，并隨“意見陳述書”提交如下附件：

證據9：編號為PCT/CN2015/099339的優先權副本的復印件。

證據10：針對申請號為201510547151.3的專利申請的“第一次審查意見通知書”的復印件。

在上述“意見陳述書”中，請求人認為：請求人提交證據9用于證明涉案專利的優先權不能成立。申請號為201510547151.3的專利申請為專利權人在涉案專利申請日同日提出的與涉案專利相同的發明專利申請，國家知識產權局己經針對上述發明專利申請發出“第一次審查意見通知書”（即證據10），認定該發明專利申請不享有優先權。

（5）2017年2月24日，請求人提交了編號為PCT/CN2015/099339的優先權副本的中文譯文。

（6）2017年2月28日，合議組將請求人于2017年2月10日提交的“意見陳述書”以及所附附件副本、2017年2月24日提交的證據9的中文譯文以及“意見陳述書”轉送給專利權人，并要求其在指定期限內答復。

（7）2017年3月28日專利權人提交意見陳述書，指出：請求人于2017年2月10日提交的證據9、證據10以及于2017年2月24日提交的證據9的譯文超出了補充證據期限，應當不予考慮。

（8）2017年5月3日進行口審，并在口審后作出相關審查決定（第32382號）。

四、無效宣告請求審查決定中有關優先權問題的評述

第32382號無效宣告請求審查決定指出：

在該案中，請求人主張，專利權利要求1～10均不能享受優先權，請求人提交該專利的優先權文件（證據9），作為評價該專利能否享受優先權的基礎。

專利權人主張，請求人提交證據9的時間超出了自請求之日起1個月的舉證期限，應當不予接受：該專利權利要求1～10與證據9涉及相同主題，能夠享受優先權。專利權人認可證據9是該專利的優先權文件，并未對證據9中文譯文的準確性提出異議。

經核實，合議組對證據9的真實性以及證據9中文譯文的準確性予以認可，證據9公開內容以其中文譯文所載內容為準。

關于證據9是否應予接受，合議組認為：第一，請求人隨請求書提交的用于評價該專利杈利要求創造性的證據6和證據8的公開時間在該專利的申請日和優先權日之間，合議組若要針對涉及證據6和證據8的創造性的無效理由進行審查，需要核實該專利的優先權是否成立。第二，證據9并非用于證明該專利相關權利要求應予無效的直接證據，合議組接受上述證據并不影響專利權人對于請求人提出的無效理由進行充分答辯。第三，該專利的優先權文件是專利權人所能夠掌握的證據，在專利權人收到請求人基于證據6和證據8提出的該專利相關權利要求不具備創造性的無效理由，以及請求核實該專利優先權的請求后，專利權人具有針對上述主張進行具體答辯的能力。而且在請求人提交了證據9之后，合議組也進一步給予了專利權人充分的時間進行答辯。第四，請求人在請求書中提出過要求核實優先權的主張，且在請求書中陳述了不能獲得證據9 的具體理由，上述舉證困難的理由具有一定的合理性。綜上，合議組對證據9予以接受。

針對該專利權利要求1～10能否享受優先權，合議組認為：在核實優先權時，應核實作為要求優先權基礎的在先申請是否涉及與要求優先權的在后申請相同的主題。相同主題的發明或者實用新型，是指技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果相同的發明或者實用新型。

具體到該案：通過比較可知，證據9所記載的無人機并不具有如該專利權利要求1所限定的“無人機主體”部件，進一步地，證據9也未記載該專利權利要求1所限定的關于“無人機主體”的所有技術特征，即“包括無人機主體和與其連接的旋翼，其還包括與所述無人機主體連接的保護殼”。因此，證據9所載的方案與該專利權利要求1相比所表達的技術方案不同，上述兩個不同的技術方案所解決的技術問題以及所獲得的預期技術效果也基于技術方案的不同而存在差異，因此兩者不屬于相同主題的專利申請，該專利權利要求1及其從屬權利要求2～10不能享受優先權。②專利復審委員會第32382號無效宣告請求審查決定書。

五、關于無效宣告請求審查過程中優先權審查的一些思考

筆者認為，與實質審查核實優先權的情況類似，在無效宣告請求審查過程中，在以下三種情況下，合議組應對優先權進行核實：

（1）評價新穎性和創造性時，所選用的對比文件的公開日在涉案專利的申請日和所要求的優先權日之間（對比文件構成PX類或PY類文件）。

（2）評價新穎性時，對比文件的申請日在涉案專利的申請日和所要求的優先權日之間，而對比文件的公布或公告日在涉案專利的申請日或申請日之后（對比文件構成PE類文件）。

（3）評價新穎性時，對比文件的優先權日在涉案專利的申請日和所要求的優先權日之間，而對比文件的公布或公告日在涉案專利的申請日或申請日之后（對比文件構成PE類文件）。

進一步而言，對于優先權的核實，即使無效請求人所提供的證據（例如優先權文本、優先權文本譯文）或提供證據的時機有瑕疵，甚至在無效請求人沒有提供相關證據的情況下，合議組也應在需要的情況下（上述三種情況下），對涉案專利的優先權進行核實。如在“一種全保護的無人機”的無效宣告請求案件中，請求人提交有關優先權的證據9和10的時間超出了補充證據期限，按照常理而言應當不予考慮，但是合議組仍然對其進行了核實，并作出了對專利權人不利的決定。

試想一下，如果無效請求人無法或沒有提供相關的證據，但是考慮到證據6和8的公開日期在涉案專利的優先權日和申請日之間，筆者認為合議組也有義務調取優先權文件，對其進行核實。

此外，在該案中，雖然是無效請求人質疑該申請的權利要求1～10無法享受優先權，但是在口審過程中，合議組會讓專利權人一方答辯為什么該專利的權利要求能夠享受優先權。這樣，能夠有助于合議組對優先權的核實。這一點有些像舉證責任倒置的情況。

筆者考慮到一種極端的情況，就是無效請求人無法獲得優先權文件，無法判斷涉案專利能否享受優先權。在這種情況下，如果需要核實優先權，合議組應該自己調取優先權文件，或讓專利權人提供相應的優先權文件。在核實過程中，合議組可能會只讓專利權人答辯涉案專利的權利要求為什么能夠享受優先權，作為其作出判斷的參考。

綜上所述，在無效宣告請求過程中，在需要核實優先權的情況下專利復審委員會對優先權的核實是較為客觀的，受證據因素影響較小。即使請求方證據存在瑕疵，專利復審委員會也會依據實際的事實情況進行優先權的核實，可能作出對專利權人不利的決定。