技術問題包括多個特性時創造性的爭辯

王未東

一、引 言

《專利審查指南》（2010版）規定了發明創造性的顯而易見性判斷的“三步法”：（1）確定最接近的現有技術；（2）確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題；（3）判斷要求保護的發明對本領域技術人員來說是否顯而易見。相對于預料不到的技術效果等創造性判斷的輔助考慮因素，顯而易見性的判斷具有更為嚴謹、明確的邏輯推理過程，因此在專利審查實踐中被普遍采納。其中，技術問題的確定是判斷顯而易見性的基礎，它指導著本領域技術人員努力的方向，對創造性的判斷起到了至關重要的作用。

在基于最接近的現有技術確定技術問題時，所確定的技術問題有時會包括多個特性。例如，該發明與對比文件1（最接近的現有技術）的區別特征為A，其要解決的技術問題包括改善a和b兩個特性（當然，還可能包括更多的特性，為簡化起見，僅以包括兩個特性的情況為例）。從筆者代理過的案件來看，除了認定該區別特征為公知常識的情況外，審查員一般會引用對比文件1中公開了該區別特征的其他部分或者對比文件2，如果其中僅記載有其中一種特性，例如特性a，審查員經常會推定，本領域技術人員在面臨改善特性a時，有動機將對比文件1其他部分或對比文件2與對比文件1結合，至于特性b，是在改善了特性a的同時自然帶來的（或必然具有的）。針對這種情況，筆者總結了一般的答復思路，并結合復審案例進行了剖析，進而提出了相應的應對策略。

二、一般答復思路探討

在實踐中應對上述問題時，有兩種答復思路可供參考。

思路1：越過顯而易見性的判斷，直接爭辯上述特性b所對應的技術效果是預料不到的技術效果。

思路2：將預料不到的技術效果（特性b）融入到發明實際要解決的技術問題當中，進而蘊含于非顯而易見性的判斷過程中。

如上所述，相對于預料不到的技術效果等創造性判斷的輔助考慮因素，顯而易見性的判斷具有更為嚴謹、明確的邏輯推理過程，因此在專利審查實踐中被普遍采納。

進而，在專利審查實踐中，一般認為，預料不到的技術效果應當被融入非顯而易見性的判斷過程中，而不應當被作為創造性判斷的單獨因素。例如，“是否產生預料不到的技術效果不應當是創造性判斷的單獨因素，而應通過發明實際解決的技術問題和技術啟示的確定，蘊含于非顯而易見性的判斷過程中，或在非顯而易見性的初步判斷后，用做衡量發明人所作出的技術貢獻與其獲得的保護是否相稱的輔助考慮因素”，①馬文霞. "預料不到的技術效果"在創造性判斷中的考量——專利法熱點問題專家談（三）［EB/OL］. （2014-08-06）. http：//www.sipo-reexam.gov.cn/alzx/scrdzjt/19915.htm.“單獨出現的是否產生‘預料不到的技術效果’并不構成創造性判斷的完整方法，但可以作為重要因素嵌入于非顯而易見性的判斷過程中；或者在非顯而易見性的判斷后，對于顯而易見性判斷結論是否客觀進行檢驗”。②李越，等.預料不到的技術效果與專利創造性評判［EB/OL］. （2015-10-15）. http：//www.sipo-reexam.gov.cn/alzx/scrdzjt/19927.htm.

雖然在實踐中也有采取上述思路1進行判斷的個案，③參見北京市高級人民法院（2013）高行終字第1754號判決書。但很顯然，采用上述思路2進行爭辯更易于被審查員接受。下面，本文通過一個復審案例對上述思路2進行展開說明。

三、案例介紹和淺析

該申請涉及光半導體元件封裝用熱固性樹脂組合物及其固化材料，以及利用其獲得的光半導體裝置。④參見國家知識產權局專利復審委員會第110553號復審請求決定。

該申請權利要求1要求保護一種光半導體元件封裝用熱固性樹脂組合物，其包含：（A）由通式（1）表示的含環氧基的硅氧烷化合物，（B）酸酐固化劑，（C）可熱縮合的有機硅氧烷及（D）固化促進劑。

駁回決定、復審請求書、前置審查意見書和復審通知書均認為，該申請權利要求1與對比文件1的區別特征在于：權利要求1還包括成分（C）可熱縮合的有機硅氧烷。

復審請求書爭辯：（1）該申請相比于對比文件1實際要解決的技術問題是提高光半導體元件封裝用熱固性樹脂組合物的耐光性和耐熱性。而對比文件1已經明確教導了其組合物的固化產物顯示出優異的耐龜裂性能和優異的耐光性，所以對比文件1沒有提出提高耐光性問題的技術需求。（2）對比文件2要解決的是由脂環族環氧樹脂所帶來的對短波長光的耐光性不能令人滿意，而對該環氧樹脂改性則導致低應力性能降低的問題，實施例表明技術效果是由具體的A、B、C三種成分組合使用帶來的，沒有教導當具體的環氧樹脂被改換成如該申請權利要求1中的成分（A）時，所得技術方案還能否實現其期望的技術效果，即對比文件2沒有給出針對含環氧基的硅氧烷化合物提高耐光性的啟示。（3）該申請說明書的實施例證實了權利要求1的技術方案給該申請帶來了顯著有益的技術效果：高的透光率且透明性優異，高的撓曲模量和撓曲強度及大的撓度且因此強度優異，并且還顯示長的耐光性壽命且因此耐光性優異。

駁回決定、前置審查意見書和復審通知書均認為，基于上述區別特征確定權利要求1相對于對比文件1實際解決的技術問題是：提高組合物的耐光性。對于該區別特征，對比文件2給出了具有特定結構的硅氧烷組分（C）能夠與對比文件2的環氧樹脂具有良好相容性的啟示，本領域技術人員能夠預期硅氧烷組分（C）與該申請和對比文件1中的具有硅氧烷結構的環氧樹脂同樣能夠相容，所以本領域技術人員為了提高組合物的耐光性，有動機向其中加入對比文件2公開的具有特定結構的聚硅氧烷樹脂。

其中，復審通知書對此意見具體如下：（1）雖然在對比文件1說明書中描述了所述組合物具有優異的耐龜裂性能和優異的耐光性，然而不同光半導體裝置對密封材料的耐光性要求是不同的，綜合分析該申請說明書和對比文件1的記載（具體分析過程略）可知，本領域技術人員有動機進一步提高密封材料的耐光性。（2）首先，對比文件2并未提及是針對由脂環族環氧樹脂所帶來的問題；其次，對比文件2指出，組分A對環氧樹脂并沒有特別的限制，可以是通常已知的環氧樹脂，而在這些環氧樹脂中，基于透明性和變色性考慮，優選使用具有結構式（a）和（b）的脂環族環氧樹脂，而該申請權利要求1和對比文件1中的含環氧基的硅氧烷化合物同樣屬于環氧樹脂；再次，對比文件2公開了包含特定聚硅氧烷樹脂的環氧組合物具有優異耐光性的原因在于“特定聚硅氧烷樹脂能夠相容于體系中”，而對比文件1的含環氧基的硅氧烷化合物與對比文件2優選的環氧樹脂結構式（a）同樣含有異氰脲酸縮水甘油酯結構，二者結構相近，本領域技術人員可以預期具有特定結構的硅氧烷組分（C）能夠與具有硅氧烷結構的環氧樹脂相容，所以本領域技術人員在面對提高組合物耐光性的技術問題時，有動機將對比文件2與對比文件1相結合。（3）對于該申請技術方案帶來的技術效果，實施例與比較例的透光率、撓曲模量、撓曲強度、撓度范圍重疊（具體對比過程略），該申請實施例相對于未加入組分（C）的比較例而言，并未在整體上達到復審請求人所聲稱的高的透光率、高的撓曲模量和撓曲強度及大的撓度且因此強度優異的技術效果。也就是說，該申請與對比文件1在透光率、撓曲模量、撓曲強度、撓度方面效果相當。對于耐光性，對比文件2給出了使用特定硅氧烷可以提高環氧樹脂組合物耐光性的技術啟示，所以本領域技術人員能夠預期對比文件1和2結合后同樣具有改善組合物耐光性的技術效果，其并非預料不到的技術效果。

針對上述復審通知書，復審請求人進一步限定了權利要求1中組分（C）的組成單元（具體單元結構略）。并主張：（1）比較例1與實施例1、2、4之間，比較例2與實施例3之間，比較例3與實施例5～7之間的區別僅在于不含有成分（C），結果顯示比較例顯示出更大的撓度和更短的耐光性壽命，該申請中成分（C）帶來了撓度更小、耐光性壽命更長的有益技術效果。對比文件2雖然提及成分（C）可以提高環氧樹脂組合物的耐光性，但沒有教導或暗示環氧樹脂組合物的撓度，更沒有教導或暗示環氧樹脂組合物的撓度與使用成分（C）之間的關系，所以當本領域技術人員在面對獲得具有小的撓度的環氧樹脂組合物的技術問題時，不能從對比文件2得到啟示。（2）對比文件1和2沒有公開對構成單元具體限定后的成分（C），根據該申請說明書的記載具體限定后的成分（C）能夠賦予（保持）固化材料適度的硬度和適當的彈性模量的效果……（此處省略的部分為復審請求人堅持的在復審請求書中陳述的理由）。

合議組考察了該申請聲稱要解決的技術問題，即提高熱固性樹脂組合物的耐光性、耐熱性和耐回流破裂性。進而，合議組通過詳細分析該申請的實施例和比較例，對上述特性分別進行了考察，具體如下：

（1）組分（A）的存在為組合物提供了良好的耐回流破裂性，而對比文件1已經公開了該申請組分（A）含有環氧基的有機聚硅氧烷組分，預期對比文件1也具有與該申請相當的耐回流破裂性，即該申請聲稱的改善耐回流破裂性的技術問題已被對比文件1所解決。

（2）實施例的玻璃化轉變溫度和熱膨脹系數并未在整體上優于比較例，而玻璃化轉變溫度和熱膨脹系數對應于組合物的耐熱性能，即未使用組分（C）的對比例具有與該申請組合物相當的耐熱性，也就是說，權利要求1與對比文件1的區別特征組分（C）可熱縮合的有機硅氧烷并未起到改善耐熱性的作用。

（3）實施例和比較例顯示，使用了組分（C）的樹脂組合物同時具有更好的耐光性壽命和小的撓度，即組分（C）在該申請中所起作用為提高組合物的耐光性壽命同時保持小的撓度。

基于上述區別特征在該申請中的作用，合議組確定，權利要求1相對于對比文件1實際解決的技術問題是：提高組合物耐光性的同時保持小的撓度。

對比文件2的目的在于“提供一種用于封裝光學半導體元件的環氧樹脂組合物，所述組合物相對于線性膨脹系數增加產生的機械應力，具有優異的應力松弛性能，特別地，對短波長的光具有優異的耐光性，以及使用該環氧樹脂組合物的具有高可靠性的光學半導體器件”。雖然對比文件2給出了加入具有特定結構的聚硅氧烷樹脂可以提高光半導體元件封裝用熱固性樹脂組合物耐光性的技術信息，但未涉及環氧樹脂組合物的撓度，也沒有給出環氧樹脂組合物的撓度與特定結構的聚硅氧烷樹脂成分（C）之間的關系。當本領域技術人員出于提高樹脂組合物耐光性的目的，在對比文件1基礎上，添加對比文件2公開的硅氧烷組分（C）時，由于耐光性屬于材料的物化性質，撓度屬于材料的機械性質，二者之間并無直接關聯，因此，本領域技術人員不能預期加入硅氧烷組分（C）時，在改善了樹脂組合物耐光性的同時，還能降低樹脂組合物的撓度，使其在作為光半導體封裝材料時表現出更穩定的機械性質，也沒有證據表明其屬于本領域的公知常識，其屬于本領域技術人員基于現有技術難以預料到的技術效果。也就是說，本領域技術人員在對比文件1和對比文件2基礎上得到權利要求1的技術方案并非是顯而易見的。同時，該申請的實驗數據也驗證了權利要求1限定的樹脂組合物具有改善耐光性的同時降低撓度的有益技術效果。因此，權利要求1相對于對比文件1和對比文件2具有突出的實質性特點和顯著的進步，符合《專利法》第22條第3款有關創造性的規定。

在該案中，合議組采用“三步法”，通過全面分析該申請說明書（尤其是實施例和比較例），基于區別特征，將技術問題確定為提高組合物耐光性的同時保持小的撓度，進而將撓度作為預料不到的技術效果，融入到非顯而易見性的判斷中，思路清晰、邏輯嚴密，為此類案件的答復提供了明確的爭辯思路。

四、討論及建議

如上所述，技術問題的確定對于顯而易見性的判斷非常關鍵。《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第3.2.1.1節（2）規定：“發明實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務。審查過程中，由于審查員所認定的最接近的現有技術可能不同于申請人在說明書中所描述的現有技術，因此，基于最接近的現有技術重新確定的該發明實際解決的技術問題，可能不同于說明書中所描述的技術問題；在這種情況下，應當根據審查員所認定的最接近的現有技術重新確定發明實際解決的技術問題。……作為一個原則，發明的任何技術效果都可以作為重新確定技術問題的基礎，只要本領域的技術人員從該申請說明書中所記載的內容能夠得知該技術效果即可。”

因此，在多數情況下，發明實際解決的技術問題往往不同于說明書中記載的技術問題。在這種情況下，重新確定發明實際要解決的技術問題時，需要準確確定效果差異與區別特征之間的邏輯關系，例如，說明書記載的技術效果與區別特征之間是否存在因果關系。

另外，在確定實際解決的技術問題時，需要注意有一些技術效果是隱含在實驗數據之中的，有時實施例和對比例的差異正是這些區別特征之所在，這些實驗數據就成為確定實際解決的技術問題最客觀、最直接的證據。因此，在運用“三步法”的過程中，需要對實驗數據進行完整的分析整理和細致的歸納分析，從而正確地確定發明實際解決的技術問題。

再者，在實踐當中還存在一種情況，即特性a和特性b之間存在直接關聯。這種情況下，站位本領域技術人員的角度，即使對比文件1的其他部分或者對比文件2中僅記載有特性a而沒有涉及特性b，特性b所對應的技術效果也不會被認定為預料不到的技術效果。相應地，該技術方案也會被認為是顯而易見的。對此，可以考慮針對特性b補充實驗數據，即在平行的實驗條件下證明由區別特征帶來了與特性b相關的預料不到的技術效果；進而，再按照上述步驟論述非顯而易見性。此外，應當注意，通過在具體技術方案之間進行對比實驗，意圖證明的是由區別特征的引入帶來的技術效果，而權利要求以及現有技術的技術方案則很有可能經過概括，并非具體技術方案，從而，首先要求用以對比的具體實驗對象應具有代表性，通過二者的對比應該能夠體現爭議專利與現有技術之間的效果差異；并且，實驗方法的設計要能夠體現上述效果的差異是需要考察的因素帶來的結果，要盡可能排除非考察因素對結果的影響。

最后，一般來說，對于特性a和特性b之間是否存在直接的關聯，應當由提出主張的一方承擔舉證責任。但如果審查員認定特性a和特性b之間存在直接的關聯，僅斷言性地反駁實際上效果并不好，如果申請人（專利權人）在反駁的同時主動充分說明各特性之間沒有直接關聯，必要時，提供現有技術中的公知常識性證據進行證明，則會有相當的說服力。例如，在一份復審決定中，復審請求人詳細陳述了應力緩和與抗沖擊性是不同的特性，且它們之間不存在直接關聯，并且提供了多份現有技術進行證明，由此使合議組形成了初步的內心確信，甚至于合議組還主動引用了多份公知常識性證據來證明，應力緩和與抗沖擊性分別反映了基體抵抗來自內部以及外部不同種類作用力的性質；雖然二者都可以通過調節基體的韌性以達到對作用力的吸收，然而應力緩和與抗沖擊性的機理并不相同，均含有不同的多種改性手段，檢測方法也并不相同，因而不能將應力緩和與抗沖擊性完全等價，也就是說，這二者之間不存在直接關聯。⑤

五、結 語

本文介紹了技術問題包括多個特性時創造性爭辯的一般思路，進而，結合復審案例對于爭辯思路進行了具體的說明，最后，還對爭辯過程中需要注意的一些問題進行了探討。由此，針對此類問題，提供了切實可行的應對方案。