答復(fù)發(fā)明專利審查意見通知書需注意的問題

田書鳳

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局，北京100088）

答復(fù)發(fā)明專利審查意見通知書需注意的問題

田書鳳

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局，北京100088）

本文結(jié)合實(shí)際審查工作指出了申請人在答復(fù)發(fā)明專利審查意見通知書時(shí)需注意的一些問題。除了重視新穎性、創(chuàng)造性缺陷外，申請人還應(yīng)關(guān)注易被忽略但嚴(yán)重影響發(fā)明專利審批的修改文本是否超范圍、避免專利申請被直接駁回、陳述意見是否前后矛盾或明顯錯誤等問題，從而有效地答復(fù)通知書，使具備授權(quán)前景的專利申請?jiān)缛斋@得授權(quán)。

發(fā)明專利申請；實(shí)質(zhì)審查；審查意見通知書；意見陳述；修改文本

Abstract:Combining the practical examination work,this article points out some problems that claim attention when the applicant responds the notification of examination opinion(Office Action)on invention patent.In addition to at?taching importance to novelty and inventive step,the applicant should pay attention to the problems that are prone to be ignored but significantly affect the invention patent application examination and approval,which include whether the amendment goes beyond the scope of disclosure contained in the initial description and claims,avoiding that the patent application is directly rejected,whether the stated opinions are inconsistent or obviously wrong.Accordingly,the notification of examination opinion is effectively responded and the patent application having prospect of being granted the patent right gains the patent right earlier.

Keywords:patent application for invention;substantive examination;notification of examination opinion;opinion statement;amendment

發(fā)明專利申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查程序，審查員對其進(jìn)行審查后，通常以審查意見通知書的形式，將審查意見和傾向性結(jié)論通知申請人[1]。申請人在通知書指定的答復(fù)期限內(nèi)提交意見陳述書，針對通知書指出的缺陷陳述意見，通常還包括對申請文件進(jìn)行修改。這種往復(fù)過程可能進(jìn)行多次，直至專利申請以被授予專利權(quán)、駁回或視為撤回結(jié)案。此過程中，審查員發(fā)出的審查意見通知書和申請人提交的意見陳述書，是審查員和申請人之間進(jìn)行溝通的橋梁，但它們又不同于普通書信，而是具有約束力的法律文書。申請人針對審查意見通知書進(jìn)行的答復(fù)對于發(fā)明專利申請的結(jié)案走向起著不容忽視的作用。以下結(jié)合實(shí)際審查工作，提出答復(fù)發(fā)明專利審查意見通知書時(shí)需注意的幾個(gè)問題，以期引起申請人對此類問題的重視，從而準(zhǔn)確地、有針對性地、高效地進(jìn)行答復(fù)，使每件具有授權(quán)前景的專利申請都能早日獲得專利權(quán)。

1 重視修改文本是否超范圍的問題

答復(fù)發(fā)明專利審查意見通知書時(shí)，申請人通常都要修改專利申請文件以使其符合專利法及其實(shí)施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定。專利法第33條規(guī)定了申請人對其專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。但實(shí)際上，經(jīng)常會出現(xiàn)申請人答復(fù)通知書時(shí)提交的修改文本不符合上述規(guī)定，究其原因，可能是申請人不太熟悉或未真正理解專利法及其實(shí)施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定，將針對通知書的答辯焦點(diǎn)集中于新穎性和創(chuàng)造性上，而沒有給予修改文本是否超范圍足夠的重視。事實(shí)上，對該問題的重視不足會對發(fā)明專利審批以及后續(xù)專利權(quán)的有效性造成以下嚴(yán)重后果：

1.1 延長審查程序

實(shí)際審查過程中，審查員首先審查的是申請人答復(fù)通知書時(shí)提交的修改文本是否符合專利法第33條的上述規(guī)定，之后才會繼續(xù)審查申請文件是否還存在其他缺陷，若修改文本不符合專利法第33條的上述規(guī)定，審查員可以視情況僅發(fā)出通知書指出該缺陷，待申請人再次提交的修改文本克服了該缺陷之后再進(jìn)行后續(xù)的審查程序。這增加了通知書的次數(shù)，延長了審查程序。

1.2 導(dǎo)致申請被駁回

根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第53條的規(guī)定，審查員可以專利申請不符合專利法第33條為由對其作出駁回決定。審查員發(fā)出通知書要求申請人克服修改文本不符合專利法第33條的缺陷，若申請人答復(fù)時(shí)堅(jiān)持其修改，且陳述的理由不具有說服力，其申請將被駁回，此外，若申請人多次修改均存在不符合專利法第33條的缺陷，且審查員已發(fā)過兩次通知書指出過該缺陷，但申請人仍未克服，此情況屬于涉及同類缺陷，其申請也很可能會被駁回，這在以專利法第33條為由駁回的案件中比較常見，特別是兩次指出修改文本不符合專利法第33條的通知書之間還有涉及新穎性/創(chuàng)造性等缺陷的通知書，申請人往往會關(guān)注于新穎性/創(chuàng)造性等缺陷而忽略修改文本是否超范圍。

1.3 導(dǎo)致已授專利權(quán)無效

專利法第33條作為無效理由，可以使已獲得的專利權(quán)被全部或部分無效。合議組首先審查的無效理由就是專利法第33條，以確定一個(gè)審查基礎(chǔ)。在其他權(quán)利要求均直接或間接引用權(quán)利要求1的情況下，僅僅是權(quán)利要求1不滿足專利法第33條就足以使整個(gè)專利權(quán)被全部無效，合議組也就不再審查其他的無效理由和證據(jù)。

鑒于以上，答復(fù)通知書時(shí)，要對修改文本是否超范圍的問題給予足夠的重視，首先要保證所作的修改不超范圍。這里給出以下提醒和建議：

專利法第33條中的“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”具有以下含義：一、原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容；二、根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容及說明書附圖能夠直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。申請人應(yīng)當(dāng)依據(jù)其于申請日提交的原說明書和權(quán)利要求書（不包括摘要）對其專利申請文件進(jìn)行修改，對于進(jìn)入中國國家階段的PCT申請，申請人應(yīng)依據(jù)其提交的原始外文文本，即原始PCT公開文本，對其專利申請文件進(jìn)行修改。此外需注意，專利法第33條的“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”不同于專利法第26條第4款的“說明書公開的范圍”，后者不但包括了前者，還包括根據(jù)說明書記載的信息概括得出的內(nèi)容。因此，根據(jù)專利法第26條第4款，允許原權(quán)利要求的某些內(nèi)容是對原說明書內(nèi)容的適當(dāng)概括，但對于此后的修改，根據(jù)專利法第33條，則不允許增加概括得出的內(nèi)容。

導(dǎo)致修改文本超范圍的情況有很多，這里僅提出以下幾種易被忽視的情況：

1.3.1 將原說明書和權(quán)利要求書中記載的技術(shù)特征重新進(jìn)行組合而形成了原說明書和權(quán)利要求書中未記載且無法由本領(lǐng)域技術(shù)人員直接地、毫無疑義地確定的新技術(shù)方案，該修改文本超范圍。在權(quán)利要求的項(xiàng)數(shù)較多時(shí)，由于各項(xiàng)權(quán)利要求之間相互引用，上述情況更易發(fā)生。因此，在針對審查意見通知書指出的新穎性/創(chuàng)造性或其他缺陷進(jìn)行答復(fù)時(shí)，若所作的修改是將某項(xiàng)從屬權(quán)利要求的附加技術(shù)特征補(bǔ)入到獨(dú)立權(quán)利要求中時(shí)，需注意核對引用該獨(dú)立權(quán)利要求的其他從屬權(quán)利要求是否因隨之增加了該附加技術(shù)特征而導(dǎo)致技術(shù)特征重新組合形成了新技術(shù)方案。

1.3.2 從申請中刪除某個(gè)或某些特征，可能導(dǎo)致修改文本超范圍。若刪除的特征與其他特征之間具有協(xié)同作用、相互聯(lián)系或相互支持，則刪除該特征將產(chǎn)生原說明書和權(quán)利要求書沒有記載的各技術(shù)特征之間新的組合，導(dǎo)致修改文本超范圍；若刪除的特征與其他特征之間雖沒有相互聯(lián)系而彼此獨(dú)立，但根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書的記載，該特征是發(fā)明的必要技術(shù)特征，則刪除該特征的修改也是超范圍的。

1.3.3 對于物質(zhì)固有的但在發(fā)明申請日前尚未公開的特征，由于本領(lǐng)域技術(shù)人員在申請日前根本無從認(rèn)定，因此其不屬于“直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”，將其補(bǔ)入申請文件也會導(dǎo)致修改超范圍。

2 最好實(shí)質(zhì)性修改獨(dú)立權(quán)利要求以降低被直接駁回的風(fēng)險(xiǎn)

在答復(fù)發(fā)明專利審查意見通知書時(shí)，對申請文件的修改不是必須的，若申請人確信審查員所發(fā)通知書有誤而不需修改申請文件，可以僅陳述意見。但是，由于申請人和審查員對現(xiàn)有技術(shù)的認(rèn)定和對專利法規(guī)的理解存在不同，申請人的陳述意見在審查員看來未必具有說服力。如果申請人在第一次審查意見通知書指定的期限內(nèi)未針對通知書指出的可駁回缺陷提出有說服力的意見陳述和／或證據(jù)，也未針對該缺陷對申請文件進(jìn)行修改或者修改僅是改正了錯別字或更換了表述方式而技術(shù)方案沒有實(shí)質(zhì)上的改變，則審查員可以直接作出駁回決定[2]。答復(fù)第二次、第三次審查意見通知書時(shí)，若未進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改且未提出有說服力的意見陳述和／或證據(jù)，更是可以駁回申請。可見，僅陳述意見的答復(fù)使專利申請面臨更大的被直接駁回的風(fēng)險(xiǎn)，因此，在答復(fù)通知書時(shí)，最好實(shí)質(zhì)性修改獨(dú)立權(quán)利要求以降低該風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，對于沒有授權(quán)前景的專利申請，無論進(jìn)行怎樣的修改，最終也會被駁回。

3 注意避免前后矛盾、明顯錯誤不當(dāng)?shù)年愂鲆庖?/h2>

實(shí)際審查過程中，經(jīng)常出現(xiàn)申請人陳述的意見與申請文件記載的內(nèi)容或本領(lǐng)域技術(shù)常識相矛盾。例如某案，申請人在針對創(chuàng)造性缺陷答復(fù)時(shí)認(rèn)為對脫模膜的至少脫模層側(cè)的表面進(jìn)行梨皮面加工能夠發(fā)揮出高脫模性，但是根據(jù)專利申請的說明書記載，梨皮面加工是指在脫模膜表面形成微細(xì)的凹凸，凹凸較大的話反而會降低脫模膜的脫模性，進(jìn)行梨皮面加工實(shí)際是為了抑制成型品的外觀變差。出現(xiàn)這種錯誤可能是由于代替申請人答復(fù)通知書的專利代理人對該技術(shù)不太了解，也沒有認(rèn)真閱讀理解申請文件，從說明書的某個(gè)詞直接斷章取義而造成的。這使得所陳述的意見不具有說服力。

還有，申請人答復(fù)通知書時(shí)所陳述的意見不但沒有說服力，反而會使審查員從中意識到該申請可能存在未指出的其他實(shí)質(zhì)性缺陷，這些缺陷通常包括獨(dú)立權(quán)利要求缺少解決其技術(shù)問題的必要技術(shù)特征、權(quán)利要求沒有以說明書為依據(jù)等。例如某案，要求保護(hù)一種化學(xué)物質(zhì)的合成方法，申請人意見陳述：修改后的權(quán)利要求1公開的制備方法所得到的產(chǎn)物是異相混合物，且只有在異相混合物共存的情況下，才能出現(xiàn)本發(fā)明圖6的性能結(jié)果（即，在相應(yīng)的測試條件下具有較大的光電流和光電壓），通過本發(fā)明的方法如果得到的是純相的，則通過相應(yīng)的方法測試得到的光電壓和光電流非常小甚至難以觀察到。可以看出，根據(jù)申請人的陳述意見，其發(fā)明的方法既可以得到異相混合物共存的化學(xué)物質(zhì)，也可以得到純相的化學(xué)物質(zhì)，審查員由此可能會質(zhì)疑制得異相混合物共存的化學(xué)物質(zhì)存在隨機(jī)性，該申請可能還存在不具有實(shí)用性的缺陷。

實(shí)際審查中，有時(shí)還會發(fā)現(xiàn)申請人在多次意見陳述書中先后陳述的意見相互矛盾，這很可能是由于多次意見陳述書相隔時(shí)間較長，申請人針對審查員在后所發(fā)通知書改變了觀點(diǎn)，卻又未查看較早的意見陳述書的內(nèi)容。這種情況會導(dǎo)致申請人自己的部分意見成為審查員論證正確的進(jìn)一步印證，使專利申請面臨被駁回的風(fēng)險(xiǎn)。

此外，還有由于申請人在答復(fù)通知書時(shí)不夠細(xì)心導(dǎo)致的明顯錯誤，例如計(jì)量單位錯誤、化學(xué)物質(zhì)名稱錯誤，這些錯誤失之毫厘，謬以千里，雖然錯誤明顯，審查員也不能代替申請人進(jìn)行修改，需要申請人再次提交修改文本進(jìn)行糾正，導(dǎo)致審查程序延長。對此，申請人最好對修改后的文本進(jìn)行再次核對，以發(fā)現(xiàn)從而避免該類錯誤的發(fā)生。

4 注意有針對性地答復(fù)涉及新穎性、創(chuàng)造性的審查意見通知書

新穎性和創(chuàng)造性缺陷，尤其是創(chuàng)造性缺陷，是發(fā)明專利審查意見通知書最常涉及的。針對新穎性、創(chuàng)造性缺陷進(jìn)行答復(fù)時(shí)，切忌空洞的“沒有公開”、“無法結(jié)合”這樣的套語。針對新穎性缺陷，要核實(shí)引用的對比文件日期、內(nèi)容以及審查員所進(jìn)行的特征對比是否正確。針對創(chuàng)造性缺陷，也要首先進(jìn)行上述核實(shí)工作，在質(zhì)疑對比文件的事實(shí)認(rèn)定、公知常識認(rèn)定、對比文件的結(jié)合啟示時(shí)，要從技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)方案、技術(shù)問題以及技術(shù)效果等方面結(jié)合實(shí)際案情進(jìn)行有理有據(jù)的陳述[2]。特別要注意在審申請與對比文件兩者的技術(shù)方案的內(nèi)在實(shí)現(xiàn)原理是否相同，若不同，則雖然解決的技術(shù)問題貌似相同，該對比文件也可能未給出結(jié)合啟示。鑒于這部分內(nèi)容是申請人答復(fù)通知書重點(diǎn)關(guān)注的，且對這方面的探討[3]也很多，這里就做一簡單提醒，不再詳述。

5 結(jié)語

在答復(fù)發(fā)明專利審查意見通知書時(shí)，除了重點(diǎn)關(guān)注的新穎性、創(chuàng)造性缺陷，首先要注意修改文本是否超范圍，同時(shí)也要避免前后陳述的意見是否相互矛盾、是否存在明顯的錯誤、是否會使審查員從中意識到該申請可能還存在其他缺陷，為避免專利申請?jiān)诖饛?fù)第一次審查意見通知書后被直接駁回，最好實(shí)質(zhì)性地修改獨(dú)立權(quán)利要求。這些易被申請人在答復(fù)通知書時(shí)忽略的問題會嚴(yán)重影響發(fā)明專利的審批甚至后續(xù)專利權(quán)的有效性，希望引起申請人對此類問題的重視，使具備授權(quán)前景的專利申請?jiān)缛斋@得授權(quán)。

[1]國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010[M].北京.知識產(chǎn)權(quán)出版社.2010.

[2]職秀娟.如何答復(fù)發(fā)明專利審查意見通知書[J].河南科技·知識產(chǎn)權(quán).2016.07.

[3]張殊卓，旭昀，趙楠，唐甜甜.創(chuàng)造性意見陳述的撰寫重點(diǎn)及誤區(qū)[J].中國發(fā)明與專利.2016-02-16.

On Problems that Claim Attention When the Applicant Responds The Notification of Examina

Tian Shufeng
(The Patent Office of SIPO,Beijing 100088)

N18

A

1003-5168（2017）01-0057-03

2017-2-20

田書鳳（1980-），女，碩士研究生，審查員，研究方向：半導(dǎo)體領(lǐng)域。