全球化背景下專利申請文件的撰寫對策（中）

關鍵詞

專利申請

文件撰寫

對策

基于歐洲審查實務特點的撰寫對策

基于歐洲專利審查過程中嚴格的修改條件以及歐洲對專利創造性的判斷標準，本文對專利說明書的撰寫方法，作以下說明。

1.滿足修改規定的實施例記載法

（1）歐洲專利申請過程中的修改規定

歐洲的修改條件比日本、美國的修改條件更加嚴格，在歐洲專利條約123（2）中，有“The European patent application or Europeanpatent may not be amended in such a way that itcontains subject-matter which extends beyond thecontent of the application as filed.（歐洲專利申請或者歐洲專利經修改后不得包含超出原始提交時的申請內容的客體）”的規定。而且在歐洲審查指南中，超過最初申請對象的判斷標準為 “是否能夠直接并且明確地（directly and unambiguously）從最初申請時披露的發明內容導出”。此處 “直接并且明確”的標準是指EPO在申請人修改權利要求中“不得超出原始申請說明書范圍內”的基本原則。

權利要求的修改以權利要求的范圍擴大（變更），或者權利要求的縮小為目的。下文以，審查時經常會以權利要求縮小為目的的修改進行討論。

把說明書中記載的技術特征加入到權利要求中進行修改時，根據上述“直接并且明確”的標準，容易被認定為超出原始申請說明書范圍的修改是中等概括修改，或在說明書中沒有披露的技術特征的組合為目的的修改。

中等概括（intermediate generalisation）修改是指在說明書中披露的技術特征的組合中，一部分的技術特征獨立地分離出來，用分離出的技術特征作為修改的構成要件。在歐洲審查指南中，分離出的技術特征與其他技術特征不存在結構上或功能上的組合關系，才允許從原始披露的特征組合中摘取作為獨立的具體特征。比如，在說明書中技術特征A、B和C組合被披露時，A+B的構成組合在說明書沒有提及的情況下，說明書公開技術特征A以及B分離出技術特征A+B的限定是不允許的。

反過來說，在說明書中公開了較多的技術特征的情況下，這些技術特征任意組合的限定修改也不一定是允許的。歐洲專利局是不允許在說明書中沒有充分依據的情況下，在原始披露中將未公開的技術特征進行組合的限定修改。例如，說明書中分別描述了技術特征A以及技術特征B，但沒有說明技術特征A和技術特征B的組合實施例，那么技術特征（A+B）為限定目的的修改是不允許的。

（2）不可以點代面地進行撰寫

在上文（1）的闡述中，在向歐洲申請的說明書中披露了較多的技術特征，分離出該特征的一部分申請修改時，申請人要對修改行為屬于中等概括允許的情況進行說明。而一般情況下，在日本的申請實務中，撰寫專利說明書時不一定考慮到歐洲實務的修改要求，從而導致進入到歐洲專利申請時，會產生許多不符合規定的情形。

日本實務中撰寫典型的專利說明書（特別是機械或者電器領域）時，為避免被狹義解釋的風險，描述權利要求的范圍時要特別注意用詞表述。在“發明實施例”部分中，許多技術說明都通過附圖來體現，實際上，在附圖中顯示的實施例由很多技術特征組成，但申請人以點代面，通過個別實施形式進行說明，忽略了整體概括。所以在審查階段中，如果申請人想用最小范圍的技術限定來回避現有技術，將說明書披露的個別實施例中的一部分技術特征分離出來，以全面概括式修改技術思想，這樣的情況被認定為不允許的中等概括修改，很可能不符合“在原始說明書中的權利要求范圍”的修改規定。

以申請文件說明書為例，例如，獨立權利要求1具有技術特征A的情況下，圖1表示技術特征A+B+……（實施例1）以及圖2表示技術特征A+C+……（實施例2），概念圖1顯示的是說明書披露了兩“點”，為實施例1和實施例2，這兩者實施例是以技術特征A+B或者技術特征A+C及其他多種技術特征的組合的形式被披露，技術特征A的技術思想是一個“面”，而技術特征A+B是一個“點”。所以，技術特征A+B或者技術特征A+C的技術思想在申請后作為限定添加到權利要求中，而實施例1和實施例2中“兩點”式內容披露是不符合中等概括的修改規定的，會被認定為超出原始申請對象的范圍而被駁回。

為了避免出現中等概括不允許的修改行為，需要改變典型的日本實務（或者中國實務）的專利說明書的撰寫方法。在專利說明書撰寫過程中，用文字說明附圖時，不能以點代面地僅描述個別實施例（點），而應該描述涵蓋該實施例的多種形式的集合（面），通過全面概括的方式描述技術特征。

（3）以多層次的技術思想撰寫專利申請文件

在上文（2）的闡述中，筆者闡述了不能僅對說明書附圖中披露的內容進行說明，而要對多個實施形式的技術思想進行全面概括的撰寫。但是實際情況中，在向歐洲專利局申請專利時，申請人不能預測后續將會如何修改專利的權利要求，因此在撰寫專利文件時，可以考慮未來可能修改的方向，將大部分技術思想的中位概念，多層次地在說明書中披露，這樣更有利于申請人在審查過程中進行修改。

例如，權利要求1具有技術特征A的情況下，通過實施例1（技術特征A+B+C+D+……）顯示的圖1，以及實施例2（技術特征A+B+C+E+……）顯示的圖2，以及實施例3（技術特征A+B+F+G+……）顯示的圖3來披露發明的內容。在此種情形下，如概念圖2顯示，以技術特征A+B的技術思想，技術特征A+B+C的技術思想，技術特征A+B+F的技術思想……的方式，盡可能多層次地分離技術思想，把這些技術思想作為多層次架構的“面”在說明書中進行概括說明。

（4）實施例披露基準點應對質量及數量進行充分說明

如（2）的論述，附圖是對具有“面”（眾多實施例的集合）的概括性技術思想中的“點”進行披露，由于附圖的實施例相當于“面”上的“點”，故本論文中對個別實施例的技術披露標準，稱為“披露基準點”。在容易滿足歐洲專利局專利申請的修改規定的前提下，應當確保披露基準點的質量和數量。

質量和數量上充分披露為基準準備附圖。專利說明書中的附圖撰寫一般以發明者提供的設計圖為基礎，而發明者的設計圖是為說明發明中的一個實施例而提供的，并沒有考慮到歐洲專利審查過程中的修改規定，所以根據歐洲專利修改規定，從權利要求披露的基準角度來看，這樣的設計圖在質量上、數量上都不夠充分。考慮到為披露發明內容而存在的附圖，為了能夠覆蓋全面的技術思想，需要準備一定數量的附圖說明（在數量上，能夠達到充分披露的基準）。當然，即使數量多，但附圖說明的質量很低也是不行的，所以也要同時提高披露內容的質量基準。

披露的數量基準按照說明對象的技術思想范圍（技術廣度），以及該技術思想包含的下位技術思想的數量來決定。比如，若獨立權利要求的技術思想領域較廣，那么僅僅用一張技術設計圖紙作為內容披露，從數量上來看就是不充分的。同時，即使是完全相同的技術思想，該技術思想具體的下位技術也會有許多不同實施方式，這種情況下，增加技術特征的披露，對下位技術概念進行充分說明是非常必要的。特別在撰寫上期所說的橋頭堡權利要求時，下位技術概念中不同的實施例也會得到充實，同時要確保披露基準的數量。一方面，在保證提高披露基準點的數量的同時，也要考慮到各個披露基準點之間的距離，在獨立權利要求技術思想最廣的領域內，將披露基準點緊湊地集中在特定的技術領域是較為低效率的披露方式。為了提高披露基準點在技術思想范圍內的價值，應適當地分散披露基準點位置。例如，在概念圖3所示的案例中，需要對技術特征A+B進行說明，實施例1和實施例2中除了構成要素X1及構成要素X2以外，其他的技術構成要素都是相同的。由于二者的技術相似部分過大，選擇這樣的披露基準點進行實施例說明并不適當。實施例3與實施例1具有較大差異，并且包括需要說明的技術特征A+B，對于本案例來說，選擇其為披露基準點是可取的。在撰寫說明書時，選擇分離散布的披露基準點可以減少說明書和附圖的整體數量，與此同時，可以披露多樣的技術思想，制作出性價比較高的專利說明書。

綜上所述，專利說明書中不應直接使用發明者的設計圖，而應考慮技術思想的內容，充分保證披露基準點的質量和數量來準備必要的附圖說明。

（5）以“橫串方式”撰寫說明書

一般在專利說明書中，實施例是以“第1實施例→第2實施例→第3實施例……”的順序進行撰寫，在本文中，將這樣的撰寫方式稱為“縱串方式”。“縱串方式”是指如概念圖4所示，各不同的實施例就如同團子，縱向地、自上而下地進行說明，因其形態，筆者以“縱串方式”來描述此種撰寫方式。說明對象作為“點”的實施例時，雖然以“縱串方式”撰寫的說明書能夠更清晰明了地將技術思想傳達給讀者。但是在上文（2）及（3）的情況中，此種撰寫方式披露技術思想容易發生重復說明。

在一般的專利說明書撰寫中，申請人為了避免重復說明，會使用以下類似的表述“第2實施例的……裝置，……的部分以外和第1實施例是相同的，所以此處與第1實施例相同的技術結構不再重復說明，只針對第1實施例不同的部分做說明”等。但是，用這個方法避免重復說明意味著針對第2實施例以后的各實施例中的技術特征中的固有組合，不配以文字說明。如上文（1）中闡述，在向歐洲申請專利時，如果修改該限定的技術組合構成沒有在原始說明書中披露，會以“超過原始申請說明書的范圍”為理由駁回該修改。

所以，用上文（2）及（3）的方式說明技術思想時，為了不省略文字說明，同時避免重復說明，需要一種新的說明書撰寫方法。

在本論文中，筆者建議一種“橫串方式”撰寫說明書，與一般的“縱串方式”不同，該方法是將較多的實施方式（披露基準點）并列說明。“橫串方式”如概念圖5所示，把各實施例作為團子，將各實施例相同的內容橫向排列，通過橫串的方式將各個實施例聯系起來。筆者將這種撰寫思路稱為“橫串方式”。

例如，概念圖5中所示，實施例1具有技術特征A+B+C，實施例2具有技術特征A+B+D，實施例3具有技術特征A+E+F，實施例是圖示1～3中的情況，可以用“橫串方式”說明各個實施例，如：“在若干個實施例（實施形態）中，如實施例圖1～3中所示，具有技術特征A。在若干個實施例中，如實施例圖1～2所示，同時具有技術特征A和技術特征B。如實施例圖1所示，具有技術特征A、B以及C。如實施例圖2所示，具有技術特征A、B以及D，如實施例圖3所示，具有技術特征A、E以及F。”

通過這種方法來描述技術特征，能避免重復說明，同時又可以用文字說明上位概念的技術思想（技術特征A），中位概念的技術思想（技術特征A+B）以及下位概念的技術思想（技術特征A+B+C，技術特征A+B+D，技術特征A+E+F）。因為在說明書中，已經通過文字來說明中位概念的技術思想（技術特征A+B），所以在歐洲審查階段，再把這樣的技術思想添加到權利要求中，這樣的修改不會被認為是中等概括修改，從而獲得允許。另外，在說明書中，也通過文字對下位概念的技術思想進行了說明，在歐洲審查階段中，以組合各實施例中技術特征為目的的修改也可能不被認為是“超過原始說明書內容范圍”的情形，所以此種修改被允許的可能性很大。

在實際案例中，各實施例中可能具有更多的技術特征，實施例中的技術關系也更加復雜，相比概念圖5所顯示的簡單案例，“橫串方式”比“縱串方式”能夠更清晰地描述實施例中的技術特征，可見其具有更明顯的優勢。

2.為了主張創造性的發明效果記載方法

在歐洲實務中，發明創造性的判斷是用問題解決法（the problem-and–solution approach）來判斷的，該判斷方法重視發明解決的技術問題。因此，在歐洲進行審查的專利說明書撰寫中，技術問題以及發明效果的記載是非常重要的，在問題解決法中的技術問題由與最接近的現有技術的關系決定。

所以，原始申請書中的記載，不一定直接影響審查階段中的創造性判斷，但是在提交申請后，很難將技術問題以及發明的效果通過事后修改追加到專利說明書中。在審查過程中，申請人至少向專利局主張與原始申請說明書中披露的技術效果相關的意見，因創造性證據被采用的可能性存在。若申請人認為可能會向歐洲申請專利，那么申請時應該在申請文件中充分披露技術問題及其發明效果。

但在專利說明書中，按照歐洲專利審查規定撰寫技術問題及發明效果，可能會在向美國申請專利時產生被限定權利要求范圍解釋的風險，所以按照在上期闡述撰寫專利技術問題以及發明效果的方法，可以僅作為專利說明書中的實施例說明進行描述。

注：《全球化背景下專利申請文件的撰寫對策（上）》見《中國知識產權雜志》第108期。