未經保密審查向外國申請專利的法律責任

王宏

近日，專利復審委員會公開審理的一件宣告發明專利無效案件引起了業內人士的廣泛關注。該案件涉及專利號為201110089122.9，發明名稱為“電動獨輪車”的發明專利。經了解，針對上述專利，不同請求人曾先后八次提出無效宣告請求，與該專利相關的專利侵權糾紛波及國內大部分電動平衡車生產廠家。除了該專利在所屬技術領域具有較大的經濟利益外，此次專利復審委員會公開審理受到關注的另外一個原因是：本次無效宣告請求中，請求人提出了一項非常“新穎”的無效理由，即涉案專利未經保密審查就向外國提交了專利申請，不符合《專利法》第二十條第一款有關保密審查的規定。據悉，這是我國《專利法》設立該條款以來，第一次在無效宣告請求中使用該理由。由此，在業內引發了該條款法律內涵、適用范圍、要素認定、法律責任、救濟途徑等諸多方面的討論。本文試從當事人權利義務、法律責任承擔等角度對未經保密審查就向外國申請專利的法律后果，當事人應當承擔的法律責任進行辨析。

一、相關法律規定

根據《中華人民共和國保守國家秘密法》（以下簡稱《保守國家秘密法》）第三條1的規定，任何公民都有保守國家秘密的義務。基于該規定，如果專利申請的某些事項涉及國家秘密，需要按照《保守國家秘密法》來執行。具體而言，《中華人民共和國專利法》（以下簡稱《專利法》）第二十條第一款2對在我國完成的發明創造向外國申請專利時需要經過保密審查進行了規定，該規定與《專利法》第四條3一起形成了我國《專利法》中對于需要保密處理的專利申請的法律規定。其中《專利法》第四條強調的是涉及國家安全或者重大利益的發明創造向國內申請專利時需要進行保密處理的規定，而《專利法》第二十條第一款強調的是發明創造向外國申請專利時是否需要進行保密處理以及如何進行保密處理。該條款的立法目的是為了防止涉及國家安全或者重大利益的發明創造因向外國申請專利而公開，從而維護國家安全或者重大利益。根據該條款的規定，凡是在我國境內完成的發明創造，在向外國申請專利之前都需要經過國務院專利行政部門的審查，確定其申請的技術內容不涉及國家安全或者重大利益，才能向外國申請專利。

那么，如果當事人沒有依照《專利法》前述條款的規定，就在中國境內完成的發明創造向外國申請了專利而沒有向國務院專利行政部門提出保密審查請求，該承擔何種法律后果呢？

《專利法》第二十條第四款4對此進行了規定。即任何單位或者個人如果將在中國完成的發明創造向外國申請專利而沒有向國務院專利行政部門提出保密審查請求的，該項發明創造在中國提出的專利申請將不能被授予專利權。這應當是我國《專利法》中對違反保密審查規定向外國申請專利的當事人應當承擔的法律責任給出的最直接也是最明確的法律規定。

此外，《中華人民共和國專利法實施細則》（以下簡稱《專利法實施細則》）第六十五條規定，違反《專利法》第二十條第一款的規定是請求宣告專利權無效的理由之一。如果申請人就某項發明創造向外國申請了專利，且因某種原因未被國務院專利行政部門知曉，并對其中國專利申請做出了授權決定，那么自該專利權授予之日起，任何人均可以依據《專利法》第四十五條及《專利法實施細則》第六十五條的規定，請求宣告該項專利權無效。

再有，《保守國家秘密法》第三條規定，任何危害國家秘密安全的行為，都必須受到法律追究。因此，如果涉案專利涉及國家安全或者重大利益，需要保密而未保密的，還可能要承擔保守國家秘密法規定的相關法律責任。

二、《專利法》規定的法律責任

《專利法》第二十條第四款是對違反保密審查的規定直接向外國申請專利行為進行約束的條款，即相應的“法律責任”條款。也就是說，當申請人不主動地就在我國境內完成的發明創造向外國申請專利時提出保密審查請求，就應當承擔相應的不利法律后果。具體來說，如果申請人向外國提交了專利申請但并未經過國務院專利行政部門的保密審查，那么其中國專利申請不能被授予專利權，而無論該發明創造是否滿足授予專利權的其他條件。另外，仔細研讀《專利法》第二十條第四款不難發現，該條款所稱的《專利法》第二十條第一款中并未就提出中國專利申請和外國專利申請的時間順序進行規定。也就是說，無論提出中國專利申請的時間在前，還是提出外國專利申請的時間在前，都不影響中國專利申請因“在向外國提交專利申請時未經保密審查”而不能被授予專利權的法律后果。

相對于國內申請不能被授權的法律后果而言，申請人提出保密審查請求的行為應當簡單得多。實際上，在我國境內完成的絕大多數發明創造都不涉及國家安全或者重大利益，保密審查將發明創造內容確定為確需保密的可能性非常小。如果申請人采取不經保密審查就直接向外國申請專利的方式，一旦查實，只會給其帶來嚴厲的法律后果，可謂得不償失。

此外，《專利法實施細則》第六十五條將違反《專利法》第二十條第一款作為請求宣告專利權無效的理由之一。這實際上是把“向外國申請專利應當經過保密審查”的規定置于全民監督之下。眾所周知，一項專利權自其被授予專利權并公告之日起，任何單位和個人認為該專利權的授予不符合《專利法》相關規定的，都可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。通過設立該條款，使公告授權的專利權處于一種相對不穩定的狀態。《專利法實施細則》第六十五條將違反保密審查規定納入可宣告專利權無效的理由之一，就是為了彌補在專利確權過程中，國務院專利行政部門無法一一獲取向外國申請專利的發明創造是否進行了保密審查的缺陷。因為如果一旦有人以此為由向專利復審委員會請求宣告專利權無效，那么無論該發明創造的內容是否涉及國家安全或者重大利益，是否需要保密，只要沒有經過保密審查，專利復審委員會都會做出宣告涉案專利權無效的決定。

三、與《保守國家秘密法》有關的法律責任

在審查實踐中，如果申請人就在我國境內完成的某項發明創造向外國申請了專利而不提出保密審查請求，國務院專利行政部門實際上并不能獲知該項發明創造已向外國提交專利申請的事實。既然缺少相關的監督機制，為什么《專利法》上還要這么規定呢？這主要是出于保密義務的原因。此處的保密義務來源于《保守國家秘密法》。《保守國家秘密法》第九條規定了國家秘密的種類，其中包括“科學技術活動中的秘密事項”。顯然，發明創造屬于科學技術活動，所以特定的發明創造內容也屬于國家秘密，基于該發明創造形成的專利申請也屬于國家秘密，其完成者有保守國家秘密的義務。根據《保守國家秘密法》的相關規定，應當進行保密處理。當發明創造的內容涉及了國家的安全或者重大利益，能夠按照《保守國家秘密法》對其密級進行認定時，發明創造的內容必然屬于《保守國家秘密法》規定的國家秘密的范疇，應當根據相關規定進行保密處理。

如果某項向外國申請的專利涉及國家安全或者重大利益，需要根據《專利法》第二十條的規定進行保密審查而未請求的，實際上是相關人員違反了保密義務的相關規定，理應承擔相應的法律責任。《保守國家秘密法》第三條規定，任何危害國家秘密安全的行為，都必須受到法律追究。《保守國家秘密法》第四十八條、第四十九條、第五十條、第五十一條分別對違反該法規定的情形應當承擔的法律責任進行了規定。

我國《專利法》之所以對科學技術中的秘密事項申請專利時的處理方式進行規定，實際上是為了滿足《保守國家秘密法》的相關規定，同時又滿足了專利法乃至專利制度中“公開換保護”的一般要求。

四、現有法律規定的不足及建議

仔細分析前述各種法律責任條款不難發現，現行的各個法律條款以及不同的法律之間在銜接上還存在一定問題。對于違反保密規定而向外國申請專利的情形，尚不能全面實施相應的法律制裁。例如，如果申請人就一項在我國境內完成的發明創造向外國申請專利，而并不向我國提交相應的專利申請。那么國務院專利行政部門很難發現這樣的行為，更談不上對其進行處罰，《專利法》也沒有賦予國務院專利行政部門相應的權利。另外，《專利法》或者其他相關法律也沒有提供相應的監督機制，能夠將此種行為納入監管者的視野。《保守國家秘密法》雖然規定了違反該項法律的情況，但其中并不涉及因向外國申請專利而導致的國家秘密被公開的情形，操作起來難免有法律條款適用不準確的嫌疑。

為了克服現有法律制度方面的不足，可在適當的時候對相關法律法規進行修改。例如，可在專利法相關章節中增加以下內容，“中國公民就在中國境內完成的發明創造向外國申請專利的，無論是否提交相應的中國專利申請，均應向國務院專利行政部門提出保密審查請求并由國務院專利行政部門就簡單事項進行公告”。通過公告，使廣大公眾得知相關內容，從而發揮社會公眾的群體監督力量。同時，對專利法中的相關條款進行完善，明確此種僅向外國提交專利申請違反保密審查規定的情形應當承擔的法律責任。

長期以來，我國的《專利法》第二十條第一款的相關內容不為公眾所熟知，甚至存在為公眾所忽視的情況。同時，相關的法律制度也很不完善，實踐中更缺少相應的案例指導。本文作者希望能夠拋磚引玉，引起立法者和社會公眾的重視和關注，促進我國相關法律制度的不斷完善，全面實現專利法的立法宗旨。