評價新穎性的對比文件是否要求公開充分

徐擎紅+吳小瑛

目前很多國家都要求評價新穎性的對比文件必須是披露了權利要求所涉及的技術方案，其次是該技術方案的披露是公開充分的。1對于技術方案是公開充分的這一要求，在中國卻并沒有被納入專利審查的標準中，從最近最高人民法院院的判例[（2015） 知行字第264號]中可見一斑。

最高人民法院提審了有關中國專利CN 03814382.8無效決定的行政訴訟案，該專利的發(fā)明名稱為“用于微生物細胞和微生物油的巴氏消毒方法”，專利權人為帝斯曼知識產(chǎn)權資產(chǎn)管理有限公司。專利的權利要求1在無效程序中被修改為含有高含量花生四烯酸（ARA）的微生物油。權利要求1中的每個技術特征都被對比文件10（“Hempenius”）2所披露。整個無效和行政訴訟期間爭議的焦點都在于對比文件10能否破壞權利要求1的新穎性，以及由誰來承擔舉證責任。

中國專利實踐——沒有關于對比文件公開充分的規(guī)定

總體而言，中國沒有規(guī)定對比文件需滿足公開充分的要求。《專利審查指南》（2010版）的第二部分第10章第5.1節(jié)“化合物的新穎性”中寫到：

“專利申請要求保護一種化合物的，如果在一份對比文件里已經(jīng)提到該化合物，即推定該化合物不具備新穎性，但申請人能提供證據(jù)證明在申請日之前無法獲得該化合物的除外。這里所謂“提到”的含義是：明確定義或者說明了該化合物的化學名稱、分子式（或結構式）、理化參數(shù)或制備方法（包括原料）。”

盡管上述規(guī)定是針對化合物權利要求審查的規(guī)定，但已經(jīng)清楚地闡明審查通過對比文件評價新穎性時所考慮的因素包括（1）假定發(fā)明是可以實現(xiàn)的，（2）舉證責任在對方（即申請人提供證據(jù)來證明無法獲得），和（3）公開充分的低門檻（可以說，對于對比文件沒有公開充分的要求）。

盡管上述規(guī)定是針對化合物發(fā)明專利申請的，但縱觀《專利法》、《實施細則》和《審查指南》，這是唯一的有關規(guī)定，從法理而言，應該適用于其他技術領域。專利法的一個基本要求就是不能使處于公知領域的技術獲得專利權，可授權的發(fā)明必須是新的，是由專利權人首次公開的技術。通過上述《審查指南》的規(guī)定可見，中國專利實踐關注更多的是權利要求主張的技術是否已被公開，而不是評價新穎性的對比技術應該滿足哪些條件。

美國和歐洲的實踐——明確規(guī)定了評價新穎性的對比文件需滿足公開充分的要求

在美國，評價新穎性的對比文件需滿足公開充分的要求可追溯到1870年（見Seymour v. Osborne， 78 U.S. （11 Wall.） 516 （1870））。公開充分的要求在美國專利法案第112條1款（ U.S. law. Section 112， ? 1）中有規(guī)定，其規(guī)定專利申請人提交的專利申請文件的記載需使本領域技術人員無需額外的過度勞動或?qū)嶒灳湍軌蛑圃旌褪褂脵嗬笞畲蠓秶Ｗo的發(fā)明。

與之不同，本文所討論的對比文件的公開充分的要求，是要求對比文件的披露可使本領域技術人員能夠利用預先存在的知識來實現(xiàn)權利要求的技術方案。具體而言，美國專利審查指南（MPEP）§ 2121.01 中規(guī)定，要使引用的對比文件能夠?qū)е乱豁棛嗬髥适路f性，該文獻必須公開充分了該權利要求的技術方案。MPEP的該章節(jié)繼續(xù)寫道，僅僅提到發(fā)明的名稱或描述了發(fā)明的技術方案還不夠充分，所引用的對比文件必須闡明了公眾在本發(fā)明之前獲得了權利要求涉及的技術方案。換言之，引用的對比文件必須詳細描述了權利要求主張的技術方案，達到本領域技術人員無需過度實驗就能夠?qū)崿F(xiàn)該技術方案的程度。3

在歐洲，審查指南（G， VI， 4，）規(guī)定：當文獻中披露的信息足以使本領域技術人員在文獻公開之時，可結合該領域的公知常識，能夠?qū)崿F(xiàn)該技術方案，則文獻中描述的技術方案才會被認為是公眾可獲得，方可作為Art. 54（1）中所述的現(xiàn)有技術。4類似地，如果一篇對比文件提到某化合物的名稱、結構式，并不能因此認為這個化合物就是已知的，除非該文獻中的信息，連同該文獻公開之時的本領域公知常識，能夠使該化合物被制得或如果是天然產(chǎn)物能夠被分離得到。

中國專利CN 03814382.8的獨立權利要求1和現(xiàn)有技術

無效程序修改后的涉案專利的權利要求1涉及一種微生物油，其含有至少90%的甘油三酯，其中，所述的油包含至少35%的花生四烯酸（ARA），并且具有不超過3.0的過氧化值（POV）和不超過20的茴香胺值（AnV），其中ARA的來源是來自高山被孢霉（Mortierellaalpina）。

對比文件Hempenius是一篇名為“源自Mortierella alpina的富含ARA的微生物油進行用于嬰兒營養(yǎng)品用途的安全性評價研究”的論文，其在涉案專利的優(yōu)先權日之前公開。該論文的研究人員使用富含ARA的兩個批次的微生物油（Batch A 和Batch B）進行安全性評價研究，其中Batch B的組成為甘油三酯 96.5%， ARA含量38.6%， AnV為 1.9，POV為0.8（見第574頁右欄表1）。

在歐洲同族的異議程序中，EPO認為對比文件Hempenius公開不充分

該專利的EP同族（EP1513922B）經(jīng)歷了異議程序。5EPO的異議結論是，Hempenius（D21）公開不充分，原因是所用的菌株是無法獲得的，由此導致該對比文件不能用于評價權利要求的新穎性。Hempenius在實驗部分使用了高山被孢霉CBS 168.95和CBS 169.95作為生產(chǎn)花生四烯酸的菌株（見第574頁第2欄最后一段）。專利權人提供了證據(jù)（D50a和D50b）證明菌株CBS 168.95和CBS 169.95在該專利的優(yōu)先權日之前并不是公眾可自由獲得的。

專利權人提供的證據(jù)是該兩個菌株的保藏機構（Fungal Biodiversity Centre， Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences （“the KNAW”） ）出具的聲明，其聲明菌株CBS 168.95和CBS 169.95作為CBS （Centra albureauvoor Schimmelcultures）的特殊物品限制性保藏在KNAW，僅僅可供保藏人或經(jīng)保藏人授權的其他人使用。6

Hempenius 中的Batch B不為公眾可獲得，除非無效請求人提出反證—PRB和一審法院

在中國的無效決定（17476）中，專利復審委（PRB）不認可Hempenius可以用于評價新穎性的理由是無效請求人沒有承擔舉證責任來證明Batch B在優(yōu)先權日之前可以被公眾獲得，而只字未提對比文件是否公開充分的問題。7復審委結論的法律依據(jù)是審查指南第二部分第三章2.1“現(xiàn)有技術”，“現(xiàn)有技術應當是在申請日以前公眾能夠得知的技術內(nèi)容。換句話說，現(xiàn)有技術應當在申請日以前處于能夠為公眾獲得的狀態(tài)，并包含有能夠使公眾從中導致實質(zhì)性技術知識的內(nèi)容”。8關于公眾可獲得的舉證責任，復審委認為該舉證責任在無效請求人一方。行政訴期間，北京一中院維持了復審委的無效決定[（2012） No. 1971]。

Hempenius 中的Batch B能夠破壞權利要求1的新穎性，除非專利權人證明其是公眾不可獲得的—終審法院和最高院

在終審中，北京高院撤消了復審委的無效決定，北京高院認為Hempenius 中的Batch B公開了作為產(chǎn)品權利要求的獨立權利要求1的每一個技術特征，因此破壞了權利要求1的新穎性（（2013）高行終字第686）。終審法院認為復審委錯誤地將舉證責任施加給無效請求人（即，Hempenius 中的Batch B不屬于公眾已知的舉證責任應該是專利權人），并進一步評述到，Batch B是否能被制備得到與產(chǎn)品權利要求1的新穎性無關。

最高院維持了終審法院的判決，最高院再次重申了舉證責任的原則，即Batch B的微生物油能否被公眾所獲得的證據(jù)應該由專利權人承擔，由專利權人來舉證證明該產(chǎn)品為何不能被獲得。專利權人提交的專利局檢索報告和微生物保藏證明等證據(jù)均不足以證明Hempenius公開的技術無法獲得。

中國對用于評價新穎性的對比文件沒有公開充分的要求

通過二審判決和最高院的裁定可以看出，法院將《審查指南》中關于化合物權利要求的規(guī)定用到了評價組合物權利要求上。甚至，二審法院還強調(diào)，產(chǎn)品權利要求1的新穎性評價與Batch B的微生物油能否被制得無關，即用于評價新穎性的對比文件不需要公開充分（引用的對比文件不需要將技術方案描述到可使本領域技術人員能夠獲得的程度）。

與之不同，美國專利體系在開始實施的第一個世紀內(nèi)就提出了對比文件需滿足公開充分的要求。9在近期的一個案件中，聯(lián)邦巡回法院再次提出公開充分的要求，其要求對比文件在發(fā)明提交時已教導本領域技術人員無需過度勞動就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明（見In re Morsa， No. 15-1107 （Fed. Cir. Oct. 19， 2015）。開始，法院懷疑產(chǎn)品發(fā)布宣傳能否公開涉案發(fā)明，并將案件發(fā)回專利審判和上訴委員會（The Patent Trial and Appeal Board（PTAB））重審；而PTAB則認為該產(chǎn)品發(fā)布宣傳公開得足夠充分，本領域技術人員看了產(chǎn)品發(fā)布宣傳就知道如何實現(xiàn) Morsa的發(fā)明，最后法院給予了支持。

與美國實踐相同，歐專局要求作為評價新穎性的對比文件必須將發(fā)明公開到使本領域技術人員能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明的程度。換言之，該文獻必須是公開充分的。上訴委員會在其決定“Overlapping ranges of thickness”中（見T 26/85 （OJ EPO 1990， 22， 27））解釋有關新穎性的法條（EPC Art. 54）時說，只有當文獻的信息公開充分到使本領域技術人員可以結合公知常識能夠?qū)崿F(xiàn)權利要求的技術方案的程度時，方可被認為是現(xiàn)有技術。

在中國，如本文所討論，由涉案專利的終審和最高院的決定清晰可見，中國專利實踐不要求評價新穎性的對比文件滿足公開充分的要求，在審查時更注重于是否公眾已經(jīng)知曉了權利要求的技術方案，無論該對比文件是否是公開充分的文獻。